专利实务复习笔记

  1专利实务复习笔记绿皮书专题一专利申请文件的格式及形式要求1、说明书摘要应当写明发明或者实用新型所公开内容的概要，即写明发明或者实用新型名称和所属技术领域，并清楚地反映所要解决的技术问题、解决该技术问题的技术方案的要点以及主要用途，其中以技术方案的要点为主。说明书中有附图的，应当指定并提供一幅昀能说明该发明或者实用新型技术方案要点的附图；摘要中可以包含发明的化学式，该化学式视为摘要附图。摘要应当简明扼要，全文包括标点符号在内不超过300字，摘要不分段。如：本发明公开了一种便携式牙刷，具有牙刷柄和牙刷头（4），牙刷头（4）上设置有刷毛，牙刷柄由折叠柄（1）和握柄（3）构成...。本发明提供的牙刷具有使用和携带都方便、卫生的优点。（名称+技术方案要点+主要用途）2、“根据权利要求4至7中任一项所述的...”不得写为：“如权利要求...所述的...”一类用语。3、权利要求中附图标记的数字要用括号括起来。4、不能引用含有“或”的从属权利要求。5、产品的新用途也属于方法，例如“组合物X作为抗菌剂的应用...”。  2专题二与撰写有关的法条解析1、《专利法》第2条第2款规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。（判断时查看申请文件中的特征是不是技术特征，有没有采取利用自然规律的技术手段，解决的是否是技术问题，是否取得了技术效果）2、《专利法》第2条第3款规定：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案。（方法不属于实用新型，自然存在的物品不属于实用新型，分子结构、组分、金相结构不属于实用新型，但是权利要求中可以包含已知材料的名称。）当权利要求中出现了材料特征（如组成成分）时，要判断它是否是实用新型保护的客体。这一关键在于权利要求中出现的材料特征是否被对比文件公开。如果对比文件公开了实用新型的权利要求中的材料特征（不属于对材料本身提出的改进）则权利要求属于实用新型的技术方案。如果对比文件没有公开（权利要求中用到的材料属于对材料本身提出的改进），则权利要求不符合《专利法》第2条第3款的规定，因此不属于实用新型的技术方案。3、《专利法》第26条第3款规定：说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。说明书只需要描述可以实现发明的优选实施例，不需要描述昀佳实施例。昀佳实施例可以作为技术秘密加以保护。在技术方案具有新颖性和创造性的前提下，不公开技术诀窍的好处在于能保留技术秘密，从而使己方在市场竞争中处于有利地位；其弊端在于一旦上述技术方案不具有新颖性和创造性时，就不能通过将申请时所保留的技术诀窍在审查过程或专利无效过程中补入专利申请文件或专利文件中使本专利申请或本专利相对于现有技术具备新颖性和创造性。4、《专利法实施细则》第20条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征。独立权利要求对于其所要解决的技术问题是一个完整的技术方案。对产品独立权利要求来说，不仅要写明解决该技术问题所必须具备的各个部件，还应当写明对解决该技术问题必不可少的部件之间的相互关系；对方法独立权利要求来说，不仅要写明解决该技术问题所必须的步骤，还应当写明对解决该技术问题必不可少的各步骤之间的顺序关系。确定必要的技术特征时，在前序部分除了主题名称之外，只需要写明那些与发明或实用新型技术方案密切相关的、共有的必要技术特征。特别注意部件之间的连接关系属于必要技术特征。优选实施方式不是必要的技术特征。在产品的组成部件是否是属于必要的技术特征、需不需要写入独立权利要求中时，要判断该部件是否与所要解决的技术问题有无直接的关联，如果仅为一个必要的部件，但与要解决的技术问题并无直接关联，则不是必要的技术特征，不需要写入独立权利要求中。（独立权利要求中写入非必要技术特征是不行的）5、《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。  3权利要求的类型应当清楚，是产品权利要求还是方法权利要求。不允许写为：一种...技术；一种...方案；一种...配合；一种...装置及其制造方法等。权利要求中不得使用含义不确定的用语：“厚”，“薄”，“强”，“弱”，“高温”，“高压”，“很宽范围”等。不得出现“例如”，“昀好是”，“尤其是”，“必要时”，“约”，“接近”，“等”，“或类似物”。句号只能出现在权利要求的昀末尾，中间分割技术特征可采用分号。除附图标记或者化学式及数学式中使用的括号之外，权利要求中避免使用括号。昀好不要用“可以”，将其替换为“能够”。为了尽可能保护大的范围，在独立权利要求中常用概括的方式。可以采用上位概括，利用下位概念的共性进行概括：铆接、螺钉→连接件。可以采用功能性和效果性概括，轴销，铆钉→A、B两个部件活动连接。6、《专利法》第26条第4款（“万能条款”，必考）规定：权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。常考保护范围不清楚和权利要求书得不到说明书的支持。比如从属权利要求做进一步限定的而技术特征在其引用的权利要求中未出现过，从属权利要求引用关系不正确等等。实务考试中判断要点在于，如果能在权利要求概括的范围内找出结构上属于概括的范围、但实际上不能够解决相应技术问题的反例，则权利要求得不到说明书的支持。【例】...采用了较宽的上位概括的方式来限定...，上述两种情形显然不能解决说明书中记载的...的技术问题。因此，权利要求...没有以说明书为依据，得不到说明书的支持，不符合《专利法》第26条第4款的规定。【例】在判断权利要求是否的到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。本申请的说明书的发明内容中明确记载...。对本领域技术人员来说，可以推知...，因此权利要求...能够得到说明书的支持，符合《专利法》第26条第4款的规定。7、《专利法》第31条第1款规定：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。其中特定技术特征是每一项发明或实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。【例】二者为体现发明对现有技术作出贡献的相应的技术特征，因此，这两项独立权利要求在技术上相互关联，它们属于一个总的发明构思，符合《专利法》第31条第1款的规定，可以将它们合案申请。【例】由此可见，两个独立权利要求对现有技术作出贡献的技术特征既不相同，彼此之间在技术上也无相互关联，从而两个独立权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，彼此之间不具备单一性，因此应当分别作为两份专利申请提出。  4专题三新颖性的概念及判断1、《专利法》第22条第2款规定：新颖性，是指该发明或实用新型不属于现有技术；（分号）也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日（含申请日当天）以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（实用新型必须要有附图，申请日为附图提交日。）根据法条规定，两种情况影响发明或者实用新型的新颖性：现有技术和抵触申请。2、现有技术，只是申请日以前在国内外为公众所知的技术。3、抵触申请是指，任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在本专利的申请日以前向国务院专利行政部门提出了申请，并记载在本专利的申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件。申请日自己的在先申请也可以构成抵触申请，抵触申请必须是向中国国家知识产权局提出的专利申请，外国专利申请、期刊、杂志都不会构成抵触申请。4、构成抵触申请的4个相同原则：技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。5、抵触申请不属于现有技术，抵触申请只能单独用于评价权利要求的新颖性，不可以和公知常识结合，也不可以和其他对比文件结合评价权利要求的创造性。6、新颖性的判断对象：对比文件的全部内容与权利要求的技术方案进行比较。7、新颖性的判断原则：（1）单独对比原则。将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术和抵触申请中的相关内容单独进行比较，每一次对比只能使用一份文件。（2）同样的发明或者实用新型原则。参照4个相同原则。8、新颖性判断的常见情形：（1）具体下位概念（对比文件公开）破坏权利要求为上位概念的技术方案的新颖性。（2）惯用手段的直接置换（仅抵触申请适用：螺栓固定装置→螺钉固定装置）。（3）相同的发明或者实用新型。（4）数值和范围。9、数值和范围：（1）对比文件公开的数值或数值范围落在专利申请权利要求限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或实用新型的新颖性。（2）对比文件公开的数值范围与专利申请权利要求限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或实用新型的新颖性。（3）如果专利申请权利要求限定的技术特征为离散的数值，则对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏与该两端点任一个端点数值相同的权利要求的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。（【例】该对比文件破坏干燥温度分别为40°和100°时权利要求的新颖性，不破坏干燥温度分别为58°和75°时权利要求的新颖性）（4）对比文件公开的数值范围包括专利申请权利要求限定的技术特征的数值或者数值范围，但是上述限定的技术特征的数值或者数值范围没有共同的端点，将不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性（对比文件的上位不破坏权利要求的下位的新颖性）。（5）开放式权利要求：一种A，包括B、C。封闭式权利要求：一种A，由B和C（和C）组成。若开放式为权利要求，封闭式为对比文件，则破坏了新颖性；反之则不破坏。10、新颖性判断的一般步骤：  5（1）从时间上判断对比文件是否为现有技术或抵触申请。（2）判断技术方案是否实质相同。（3）确定对比文件公开的技术方案与权利要求所要求保护的技术方案是否在实质上属于相同的技术领域、解决相同的技术问题，具有相同的预期效果。只有4个相同原则全部满足，才能得出权利要求不具有新颖性的结论。11、不具备新颖性的论述流程：首先从独立权利要求不具有新颖性开始评述。（1）写明法条：《专利法》第22条第2款规定，新颖性，是指...（2）简要描述所评述的权利要求的主题。（3）从时间上明确对比文件是现有技术还是可能构成抵触申请，如果对比文件可能构成抵触申请，还应当在评述中具体说明其构成抵触申请的理由，并对“抵触申请”术语做适当的解释。（4）描述对比文件的相关内容，包括指出对比文件所披露的技术方案以及所引用的内容在对比文件中的具体位置。（5）将被评述的权利要求的技术方案与对比文件的技术方案进行对比，客观地指出两者技术方案相同，或者虽然描述方式不同，但实质上相同；或者对比文件公开的技术方案已经落入所评述的权利要求的范围内。特别要注意指出两者技术领域、所解决的技术问题和预期效果实质相同。（6）结论中明确指出所评述的权利要求不具有新颖性，不符合《专利法》第22条第2款的规定。从属权利要求新颖性的评述与独立权利要求的评述类似，一般简化论述。【例】其公开的...分别落入权利要求1的数值范围以内，因此对比文件1公开的技术方案与权利要求1所要求保护的技术方案实质相同。（落入范围以内也可以称为实质相同）【例】由此可见，该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比，仅仅是文字表达方式上略有差别，技术方案实质上相同，且两者属于相同的技术（写明是什么领域）领域，要解决的技术问题相同和产生的效果相同，即...，因此该权利要求不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性。【例】权利要求2是权利要求1的从属权利要求，因此当其引用的权利要求1不具备新颖性时，该从属权利要求也不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性。【例】权利要求1要求