律师办理知识产权业务指引

律师办理知识产权业务指引1目的和主题内容1.1为了指导律师办理知识产权业务，制订本指引。1.2本指引规定了律师办理商标权、专利权、著作权的一般经验和一般提示。2适用范围2.1本指引由律师参考。2.2下列人员应通晓本指引：1）办理知识产权业务的律师2）协助律师办理知识产权业务的律师助理2.3下列人员应了解本指引：其他律师3术语3.1知识产权：是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识的结晶而依法享有的权利，它涉及文学、艺术、科技、工商领域的智力成果及相关权利。3.2商标：是指在商品服务项目上所使用的，用以识别不同经营者所生产、制造、加工、拣选、经营的商品或者提供的服务，有显著的文字、图形或者其组合构成的标志。3.3专利：是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的、符合专利条件的发明创造。我国《专利法》规定了三种专利：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。3.4专利权：是指就一发明创造的申请人向专利行政管理部门提出申请，经专利行政管理部门依法审查合格后，向申请人授予的在一定期限内对该发明创造享有的专有权利。3.5著作权：是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。著作人身权，又称精神权利，是指作者对其作品所享有的各种人身相联系而又无直接财产内容的权利。著作人身权具体包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权等4项权利。著作财产权包括使用权和获得报酬权，具体包括复制权、发行权、展览权、表演权、播放权、制片权、演绎权等7项权能。4职责本指引的编制和修订由本所标准化委员会提出，经合伙人会议批准后，由首席合伙人颁布。5引用法律、司法解释《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》（法释[2002]2号，2001年12月25日）最高人民法院《关于诉前停止侵犯专利行为适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号，2001年6月5日）6知识产权法调整的范围6.1知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的，以及在确认、保护和行使智力成果所有人的知识产权过程中所发生的各种社会关系的总称。知识产权法律体系一般包括以下法律制度：（1）著作权法律制度。这是保护文学、艺术、科学作品的创作人的权利（著作权和版权）和传播人的权利（邻接权）的法律法规。目前，很多国家还将计算机软件列入著作权的保护范围。（2）商标权法律制度。这是保护商品商标和服务商标使用人的权利的法律制度。（3）专利权法律制度。这是保护各个技术领域发明创造人因完成智力成果而获得专有权利（包括发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权）的法律制度。（4）商号权法律制度。这是保护工商企业名称或者工商企业字号的专用权的法律制度。（5）产地标记权法律制度。这是保护商标原产地名称、货源标记或者产地标记权利的法律制度。（6）工业版权法律制度。这是保护集成电路图设计权等新型知识产权的法律制度。（7）商业秘密法律制度。这是保护未公开的技术信息和经营信息权的法律制度。（8）反不正当竞争法律制度。这是制止生产经营者以不正当手段进行市场竞争，损害同行业竞争对手合法权益的法律法规。（9）其他保护知识产权的法律制度。这是指目前世界上少数国家已经制定的、另一些国家主张应当制定的保护新的技术领域的智力成果权的法律制度。6.2本指引只规定律师办理商标权、专利权、著作权的一般经验和一般提示。7商标权律师实务7.1商标法商标能够给商品的生产者带来一定的经济收益。因此，为了保护商标的专用权，我国制定了《商标法》。《商标法》主要是调整因注册、使用、管理和保护商标专用权所发生的各种社会关系。通过对这些社会关系的调整，保护商标专用权，维护商标所有权人的利益。7.2商标权诉讼代理律师实务7.2.1概述商标权诉讼代理，主要是指律师接受注册商标所有人的委托，在法律规定的保护范围内，根据委托人的授权，以委托人的名义并为了委托人的利益，代理委托人进行诉讼的行为。商标权诉讼案件主要有商标侵权案件、商标使用许可合同纠纷案件、注册商标转让合同纠纷案件。7.2.2商标侵权案件侵犯商标专用权的案件一般有以下表现形式：（1）未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的。这类案件有四种情况：1）在同一种商品上使用与注册商标相同的商标；2）在同一种商品上使用与注册商标相近似的商标；3）在类似商品上使用与注册商标相同的商标；4）在类似商品上使用与注册商标相近似的商标。（2）销售明知是假冒注册商标的商品。这是商品销售者实施的侵权行为。只要销售者主观上明知或者应知销售的是假冒注册商标的商品，即构成此类侵权行为。（3）伪造、擅自制造他人注册商标，或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识。这类侵权行为的表现形式主要有四种：1）伪造他人注册商标标识；2）未经商标权人委托或者授权而制造其注册商标标识；3）超越商标权人授予的权限任意制造其注册商标标识；4）销售属于伪造、擅自制造的注册商标标识。（4）给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。7.2.3商标使用许可合同诉讼案件律师代理商标使用许可合同纠纷案件时，首先应确认商标使用许可合同的法律效力、违约一方应承担的违约责任以及合同的变更、解除等。对这类合同必须审查以下几项条件，否则合同应确认无效：（1）许可人必须是该商标注册人；（2）商标必须与注册商标一致（文学、图形）；（3）许可使用注册商标的商品，应当以注册商标核定使用的商品为限；（4）许可合同的期限，不得超过注册商标的有效期限；续展后，可继续签订。7.2.4商标权诉讼案件律师代理应注意的问题（1）查明商标权是否已经取得，或商标权的享有是否超过了法律规定的期限；（2）查明侵犯商标权的时间、地点、造成的影响，为此要全面搜集证据；（3）代理人要及时地向人民法院提出采取强制停止侵权行为的措施。根据2001年12月25日最高人民法院颁布的《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》规定，律师作为商标注册和利害关系人的代理人，应及时向法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专用权或者保全证据的申请，切实保护商标注册人的合法权益。（4）确定商标侵权案件的管辖法院。由于商标侵权行为而引起的诉讼，管辖比较复杂。我国《民事诉讼法》规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为或者被告住所地人民法院管辖。”有时商标的侵权行为地既不在原告住所地，也不在被告住所地，而是在第三地，甚至第三地还不止一处。律师选择被告住所地起诉比较合适。（5）注意提出赔偿的请求。律师应为向委托人提供计算赔偿的标准。侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。如果不能确定侵权人因侵权所获得的利益，也不能够计算被侵权人因侵权事实所遭受的损失，法院将根据情节判决给予50万元以下的赔偿。7.3商标权非诉讼律师实务7.3.1概述律师非诉讼商标代理，主要是指律师接受委托，以委托人的名义并为了委托人利益，在委托人的授权范围内，代理委托人办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及代为办理被撤销注册商标后的复审申请等法律事务的行为。7.3.2律师商标非诉讼代理应进行的工作（1）接受委托委托人在办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及办理被撤销注册商标后的复审申请等非诉讼法律事务过程中，可以委托律师代理。（2）律师代办商标注册申请商标注册申请，是指商标使用人为了取得商标专用权，将其使用的商标依照《商标法》规定的注册条件、原则和程序，向商标管理机关提出注册申请，经商标管理机关审查批准，授予申请人商标专用权的活动。具体程序为：1）填写《商标注册申请书》，写明以下内容：申请注册商标的名称；使用商标的商品类别和商品名称；使用商标商品的主要用途；商品生产所执行的技术标准类别；申请人的名称或姓名、地址和营业执照号，并加盖申请人的印章。2）附送10张商标图样。在送交正式图样前，律师应当就商标设计草图，附函说明注册的商品类别，向工商行政管理机关查询。查询后，如果没有混同，再将设计的正式商标图样送交。3）附送有关证件。申请人申请药品商标注册，应当附送卫生行政部门发给的证明文件。申请卷烟、雪茄烟和有包装烟丝的商标注册，应当附送国家烟草主管机关批准生产的证明文件。4）向当地工商行政管理机关交纳商标申请费和商标注册费。7.3.3律师代办商标注册申请应注意的问题我国主要实行商标自愿注册原则，但根据《商标法》的规定，符合条件的商标申请才能获准注册。商标注册的条件包括商标注册申请人应当具备的条件和申请注册的商标应当具备的条件两个方面。申请商标注册，应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。同一申请人在不同类别的商品上使用同一商标的，应当按商品分类表提出申请。注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出申请。7.3.4律师代办转让注册商标的申请注册商标转让，是指商标注册人在有效期内，依法定程序，将商标专用权转让给另一方的行为。律师代办转让注册商标的申请时，应当注意相关的程序和相关的问题：（1）律师代办转让注册商标申请的程序1）要求转让人和受让人双方共同向商标局提出申请，共同填写《转让注册商标申请书》。申请书的内容包括商标的名称、转让人和受让人的地址、营业执照号等，并加盖双方的印章。2）附送原《商标注册证》正本，即交回原《商标注册证》。3）向当地工商行政管理机关交纳转让申请费和转让注册费。（2）律师代办转让注册商标申请应注意的问题1）转让的形式有两种：合同转让和继受转让。合同转让是指转让人和受让人通过签订合同的方式转让注册商标专用权。继受转让是指受让人通过法律上的承继关系而享有注册商标专用权的行为。2）转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似的商标，必须一并登记。3）转让国家规定必须使用注册商标的人用药品、烟草制品及其他商标的，受让人应当提供有关主管部门的批准文件。7.3.5律师代办商标使用许可法律事务商标使用许可，是指商标注册人以订立书面合同的形式，允许他人使用其注册商标。（1）律师代办商标使用许可法律事务的程序1）要求许可人、被许可人双方签订《商标使用许可合同》。该合同应当包括以下条款：许可使用的形式；许可使用的注册商标的名称、注册证号、许可使用的注册商标的商品范围和名称；使用期限和产品销售区；许可使用费的数额和支付方式；商品质量的保证和监督办法及违约责任。2）要求许可人、被许可人双方填写《商标使用许可合同备案表》。3）将《商标使用许可合同》和《商标使用许可合同备案表》报国家商标管理机关备案和当地工商行政管理局存查。（2）律师代办商标使用许可应注意的问题1）明确商标使用许可的范围，不得超出商标注册的核定使用范围，被许可使用人只能自己使用，而无权再许可给第三人使用。2）对于被许可使用人使用许可商标的商品质量，许可人享有质量控制权。被许可人如果不能保证商品质量，许可人有权制止被许可人出售使用该商标的商品。8专利权律师实务8.1专利权诉讼案件律师专利诉讼代理，主要是指律师接受专利所有权人的委托，在法律规定的保护范围内，根据委托人的授权，以委托人的名义并为了委托人的利益，代理委托人进行诉讼的行为。专利权纠纷案件主要有以下几种：1）关于实施强制许可使用费的纠纷案件；2）关于专利申请公布后，专利权授予前使用发明、实用新型、外观设计的费用的纠纷案件；3）关于专利侵权纠纷案件；4）关于转让专利申请权或者专利权的合同纠纷案件；5）专利权属纠纷案件；6）专利申请权纠纷案件。（1）专利侵权纠纷案件专利侵权也称侵犯专利权，是指在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的权利的行为。《专利法》规定，未经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用或者销售其专利产品，或者使用其专利方法的行为以及假冒他人专利的行为，都属于侵犯专利权的行为。专利侵权行为应同时具备以下几个条件：1）专利侵权被侵犯的