答复和修改(潍坊授课系列教材Ⅱ)-裴志红

中华人民共和国国家知识产权局StateIntellectualPropertyOfficeofthePeople'sRepublicofChina1答复和修改的基本要求及常见问题———“潍坊授课系列教材Ⅱ”主讲人：裴志红专利局机械发明审查部2实质审查程序简介1答复的常见问题2主要内容答复的基本要求33修改的常见问题44修改的基本要求53实质审查程序核对分类号查对文档文本确定理解发明授权、视撤或驳回检索前的审查检索检索后的审查发首次审查意见通知书答复后的继续审查审查程序4答复的基本要求第一次审查意见通知书第二次…第N次审查意见通知书当事人有正当理由的，可以在期限届满前提交请求；对同一通知书指定的期限只能延长一次，不得超过两个月。答复期限四个月两个月延长期限期满未答复恢复权利？5答复的基本要求A33申请人的答复应当提交给专利局受理部门方式及内容采用专利局规定的意见陈述书或补正书•意见陈述书•经修改的申请文件61核查审查基础的正确性以及相关文件的有效性2全面阅读审查意见通知书4正确撰写意见陈述书3仔细分析审查意见、制定答复策略答复的一般过程答复的基本要求7答复的基本要求•审查通知书表格中的著录项目•审查文本•对比文件第一步：核查8答复的基本要求•阅读过程中，申请人应明确审查员对专利申请的倾向性意见，对审查意见进行整理归纳，把握审查意见所指出的主要缺陷并正确理解审查意见的具体内容；•对于审查意见中所指的缺陷，要以实质性缺陷作为核心内容进行阅读。第二步：全面阅读9答复的基本要求•分析审查意见中对事实、证据和理由的认定是否存在不正确之处，包括对比文件和申请文件的事实认定是否存在不客观的或者引起误解的内容以及证据的无效使用；•分析审查意见中的说理是否恰当；•制定相应的答复策略。第三步：仔细分析、制定策略10答复的基本要求I．起始部分，对意见陈述所涉及的内容进行概括性说明；II．修改说明部分；III．意见陈述部分；IV．结尾部分。第四步：撰写意见陈述书11答复的基本要求答复充分，避免不必要的多次答复；充分利用辅助手段；注意“禁止反悔”原则；考虑到可能产生的各种后果。需要注意的几个方面12答复的常见问题【案例1】•本案请求保护的发明涉及一种形状记忆合金装置，审查员在第一次审查意见通知书（以后简称“一通”）中采用一篇对比文件结合公知常识评述部分权利要求不具备创造性。•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：本发明已经在国际上取得了发明金奖，在国内获得了科技进步成果奖，可见本发明具备创造性，望审查员早日授权。Ⅰ意见陈述的内容无理无据13答复的常见问题【案例2】•本案请求保护的发明涉及一种印刷装置，审查员在一通中采用对比文件1和对比文件2评述权利要求1-3不具有新颖性或创造性，不符合《专利法》第22条第2款或第3款的规定。•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：申请人认真研读了第一次审查意见、对比文件1和对比文件2的内容，请按相关程序进行处理。Ⅰ意见陈述的内容无理无据14答复的常见问题【案例1】•权利要求1：一种步行微型发电装置，包括鞋子，其特征在于，鞋子底部固定有充气气垫，鞋底充气垫通过气管与固定于背包内的微型气轮发电机相连。•审查员一通中采用一篇对比文件1评述权利要求1不具备新颖性。•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：对比文件1公开的“带发电设备的鞋子”的“充气腔”与权利要求1的“充气垫”并不相同。首先，对比文件1公开的“充气腔”，其腔壁是刚性的，而本申请中的“充气垫”是柔性的；其次对比文件1公开的“充气腔”，位于鞋后跟，而本申请中的“充气垫”覆盖整个鞋底。由此，权利要求1具有新颖性。Ⅱ未以权利要求技术方案本身为出发点15答复的常见问题【案例2】•权利要求1：一种余热循环发电方法，其特征在于由热转换器回收余热，然后将余热循环使用。权利要求2：根据权利要求1所述的余热循环发电方法，其特征在于：蒸汽轮机的出口管路与压缩机相连。•审查员一通中采用对比文件1评述权利要求1不具备新颖性，并结合公知常识评述权利要求2不具备创造性。•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：对比文件1属于现有技术的范畴，而本发明说明书中已强调，本发明的发电效率比现有技术中发电装置的发电效率提高了10个百分点，而在发电领域效率上提高10个百分点是一件很难完成的任务，这足以使本发明的技术方案明显优于对比文件1中的发电装置，具有显著的进步，因此本发明的发电装置具有新颖性和创造性。Ⅱ未以权利要求技术方案本身为出发点16答复的常见问题【案例】•权利要求1：一种服务车内板的制造方法，包括：将板料剪裁；安装冲压模具，将板料两端冲裁缺口；安装专用弯曲模具，对板料进行单楞V形凸尖弯曲以及二次逐楞弯曲；安装专用成形模具，对弯曲过的板料进行逐楞加压成型。•说明书中描述专用弯曲模具为专用Y型020机，专用成形模具为专用Y型021机。•审查员一通评述申请文件说明书公开不充分，评述意见如下：根据说明书的描述，本申请技术方案中的专用模具为专用Y型020-021机，然而并未就其具体结构进行说明，所属技术领域的技术人员根据本领域的公知常识也无法获知该专用Y型020-021机具有怎样的结构，如何进行相关工作，因此，根据说明书记载的内容，所属技术领域的技术人员无法实施这一技术手段，继而无法实施该发明，本申请不符合《专利法》第26条第3款的规定。Ⅲ举证不当17答复的常见问题•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：“申请人认为航空客机上的服务车以及相关模具已经形成相应的行业标准，属于标准产品，因此它是公知常识的范畴，所以申请人无需对其作出详尽的描述，也就是申请人即使不对申请文件进行修改，也不存在公开不充分的问题”，并未提供任何证据证明该行业标准的存在。•审查员在现有技术中并未获得与此行业标准相关的内容，发出第二次审查意见通知书（下文简称“二通”）要求申请人提供相关证据，申请人二通答复基本与一通答复相同，且仍未能提供相关证据。Ⅲ举证不当18答复的常见问题【案例1】•权利要求1：一种叶片式风力发电机，它由发电机、叶片和内外锥筒组成，其特征在于...叶片位于导流板后方…。•权利要求2：根据权利要求1所述的叶片式风力发电机，其特征在于所说的叶片的宽度L随着叶片的旋转半径变化。•审查员一通中采用对比文件1评述权利要求1不具备新颖性，并结合公知常识评述权利要求2不具备创造性。•申请人未对申请文件进行修改，仅陈述意见如下：对比文件1中存在问题:（1）叶片迎风夹角不合理；（2）方向自动控制太过复杂。鉴于对比文件存在上述不足之处，说明本发明的权利要求具有突出的实质性特点和显著进步，是符合《专利法》规定的创造性要求的。Ⅳ针对对比文件的争辩误区19答复的常见问题【案例2】•权利要求1：一种推动车，包括：前辊、上辊、减速器、以及控制器，用于进行远程控制。•对比文件1公开了一种推动车，包括权利要求1中的前辊、上辊和减速器，但未公开控制器；对比文件2公开了一种可控推车，包括权利要求1中的前辊和控制器，但未公开上辊和减速器。•审查员一通中采用对比文件1和2的结合来评述权利要求1不具备创造性。•申请人针对一通进行如下意见陈述：1.对比文件1与本申请的区别在于：不包括信号控制器，因此本申请相对于对比文件1具备创造性；2.对比文件2与本申请的区别在于：不包括上辊和减速器，因此本申请相对于对比文件2具备创造性。Ⅳ针对对比文件的争辩误区20答复的常见问题【案例3】•权利要求1：一种发条发电装置，其特征在于：发条装置驱动传动轴带动发电机的转子轴运动，通过连接套实现两轴之间的连接。•对比文件1公开了一种发条发电装置，同样是利用发条带动传动轴并带动发电机发电，其未公开发电机转子轴和传动轴之间用连接套进行连接。对比文件2公开了一种连接件，其通过套管实现两端轴之间的连接，从而对连接节点进行保护。•审查员一通中采用对比文件1和对比文件2（公开了权利要求1与对比文件1之间的区别技术特征“通过连接套实现两轴之间的连接”）评述权利要求1不具备创造性。•申请人未对申请文件进行修改，部分意见陈述内容如下：虽然对比文件2中的连接套实现了轴之间的连接，但对比文件2是连接装置领域，而本申请是发条发电领域，对比文件2与本发明不属于相同的技术领域。审查意见将非本领域的技术搬到本领域中，显然不符合有关规定。因此，在对比文件1的基础上无法结合对比文件2破坏本发明的创造性。Ⅳ针对对比文件的争辩误区21修改的基本要求•专利法第三十三条•专利法实施细则第五十一条法律依据22被动修改R51.3申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改修改时机主动修改R51.1发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改审查文本的确定23修改的基本要求•对于申请文件中文字部分的修改，要按照规定格式提交经过修改的申请文件的替换页，还应当附有在原始申请文件上有修改标注的对照页或者是修改对照表，与此同时，在意见陈述书中指出修改的内容在原始申请文件中的位置，以便审查员审查核对。•对于申请文件的附图部分的修改，则应当提交修改替换页。修改文本的格式24修改的常见问题1．主动删除或更改独立权利要求中的技术特征，扩大了请求保护的范围【案例】原始权利要求书：•1．一种密闭式输送锌合金液的装置，包括熔化设备、输送设备，所述的熔化设备为合金熔炼炉，所述的输送设备包括锌液泵和输送管道，其特征在于所述的锌液泵为液下泵且安装于与合金熔炼炉内腔相连通的小熔池内。•2．如权利要求1所述的装置，其特征在于小熔池与合金熔炼炉内膛的容积比为1∶6～1∶10。•在原始申请文件中记载为“小熔池与合金熔炼炉内膛的容积比为1∶8～1∶10”。审查意见通知书中没有对权利要求1进行评述，仅指出权利要求2得不到说明书的支持，建议申请人对申请文件进行修改。•申请人在按照审查意见修改权利要求2的同时，还主动将权利要求1的技术特征“所述的锌液泵为液下泵”删除。Ⅰ修改时机把握不当25修改的常见问题2．主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过【案例】•原始权利要求书中仅有一项独立权利要求：•1．一种保护渣烧结温度测试方法，其特征在于，具体步骤包括：…2．根据权利要求1所述的连铸保护渣烧结温度测试方法，其特征在于，…。•审查意见通知书中仅指出说明书存在表述不清楚之处，申请人在修改说明书时，主动增加另一项独立权利要求3：•3．一种保护渣烧结温度测试装置，其特征在于，…。Ⅰ修改时机把握不当26修改的常见问题【案例1】•原始权利要求书：•1．一种滚筒扒渣机扒渣方法，其特征在于：利用扒渣装置将渣罐内粘性钢渣扒入滚筒溜槽中。•2．根据权利要求1所述的滚筒扒渣机扒渣方法，其特征在于对所述的扒渣装置进行远程遥控。•审查意见通知书中指出权利要求1和2不具备创造性。•申请人答复时仅将原权利要求1和2合并为新的独立权利要求1。没有陈述任何理由。修改后的权利要求为：•1．一种滚筒扒渣机扒渣方法，其特征在于：利用扒渣装置将渣罐内粘性钢渣扒入滚筒溜槽中；对所述的扒渣装置进行远程遥控。Ⅱ无实质性修改27修改的常见问题【案例2】•原始独立权利要求1为：•1.旋转式中包冷却系统，它至少包括冷却罩(1)、风管(4)，其特征在于：所述风管(4)一端与鼓风机(5)连接，另一端接有引风机(6)。•审查意见通知书对其进行了创造性评述。申请人根据评述进行了修改，但在意见陈述书中未对修改后的技术方案给出任何说明。•修改后的权利要求1为：1．旋转式中包冷却系统，它至少包括冷却罩(1)、风管（4）、鼓风机（5）、引风机（6），其特征在于：风管(4)一端与鼓风机(5)相连，另一端与引风机(6)相连。Ⅱ无实质性修改28修改的常见问题【案例3】•原始独立权利要求1为：1．一种用于滩涂贝类管式培育装置，其特征在于该装置的主体为培育管，筛绢网固定在培育管下口与水流调配器上口之间；在水流