专利申请的审批、复审与无效(201107)

专利申请的审批复审与无效江苏省知识产权局陈苏宁2011年7月12日第一部分：专利申请的审批一、发明、实用新型专利申请的初步审查（一）初步审查的范围国家知识产权局专利局对发明专利申请案除了实行初步审查外，还要实行实质审查。对实用新型申请案除初步审查外，只进行有限“查重”，即审查是否与审查员所掌握的已有申请案重复。这种“查重”尚不能达到新颖性的高度。对外观设计申请案则只进行一般形式审查。初步审查的范围主要涉及以下几个方面：1、明显实质性缺陷的审查。目的是尽早向申请人指出专利申请中存在的一般难以用补正方式来消除的实质性缺陷，尽早结束审查程序，以免不必要的拖延。应当审查的实质性问题包括：（1）申请发明专利的主题是否明显不属于专利法及其实施细则所规定的发明（法第2条二款）；（2）申请发明的主题是否明显违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益（法第5条）；（3）申请发明的内容是否明显属于不授予专利权的范围（法第25条）；（4）申请是否明显不符合发明单一性的规定（法第31条第一款）；（5）初步审查中审查员为了公布申请的目的而要求申请人修改其申请时，申请人提出修改是否明显超出原说明书和权利要求书的记载的范围（法第33条）；（6）说明书和权利要求书的撰写是否明显不符合有关规定（细则第17条和第19条）。需要指出的是：初步审查中原则上不审查实质问题。上面所述的实质性缺陷应当以明显并影响公布为限。细则第17条：发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容：（一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；（三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；（四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明；（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。背景技术（引证文件）发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号，最好包括公开日期；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详细出处。此外，在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。引证文件还应当满足以下要求：（１）引证文件应当是公开出版物，除纸件形式外，还包括说明书和权利要求书电子出版物等形式。（２）所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。（３）引证外国专利或非专利文件的，应当以所引证文件公布或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息，必要时给出中文译文，并将译文放置在括号内。如果引证文件满足上述要求，则认为本申请说明书中记载了所引证文件中的内容。对于那些就满足专利法第26条第3款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。细则第19条：权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图。除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。细则第20条：权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。发明的必要技术特征2、对申请主体及代理事项的审查。我国专利法第18条和第19条第一款规定，只有符合一定条件的外国人、外国企业或者外国其他组织才可以在中国申请专利，并要求在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。所以，初步审查的过程中还应对下列事项予以审查：（1）在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织向我国申请专利的，其申请人是否有权在中国获得专利保护；《专利法》第18条：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，根据本法办理。（2）经过对上一问题的判断，认定在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织向我国申请专利之后，进一步核实该申请人是否委托了依法设立的专利代理构。3、形式审查。初步审查中还应审查申请人提交的申请文件和其他与专利申请有关的文件是否符合专利法及其实施细则规定的形式要求（1）请求书是否使用了规定的表格，其填写是否符合规定的要求；（2）说明书的撰写是否符合规定的要求；（3）权利要求书的撰写是否符合规定的要求；（4）是否有摘要，说明书中有附图的，摘要是否提供了适合的附图；（5）说明书写明有附图的，其附图是否符合规定的要求；（6）委托专利代理机构申请专利的，是否有委托书，以及委托书是否符合要求；（7）申请人要求优先权的，是否已在申请时提出了声明，并提供了必要的证明文件；（8）申请人主张享有不丧失新颖性的宽限期的，是否已在申请时提出了声明，是否已经提交了有关证明文件；（9）申请费（如果要求优先权，还有优先权要求费）是否已经缴纳。4、对某些特殊专利申请的审查。如果专利申请属于分案申请或者涉及需要保藏的生物材料的申请，初步审查还应就有关专门事项进行审查：（1）一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。对于分案申请，还应该核实下列各项：分案申请请求书中注明的原申请日是否正确；分案申请的发明人、申请人与原申请注明的发明人、申请人是否一致，不一致的是否有转让证明；要求优先权的是否提交民原申请优先权文件副本。申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。（2）对于涉及需要保藏的生物材料的发明专利申请，还应当审查是否提交了保藏生物材料的证明，并核实保藏日期是否在申请日之前或者最迟在申请日，保藏证明是否与请示书中所填写的一致等。5、其他问题的审查。除上述审查外，对某些专利申请还可能需要进行特殊的处理和审查。如国家知识产权局受理的涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，应当移交有关主管机构进行审查；如果某些个人提出的专利申请主题明显不是非职务发明，则应当通知申请人要提供所在单位出具的非职务发明证明等等。二、实质审查实质审查是指国家知识产权局对发明专利申请的申请文件进行仔细研究，对要求保护的发明进行检索，确定该申请是否符合专利法及其实施细则的规定，特别是有关专利性的规定，最终作是否授予专利权的决定。《专利法》35、36、37、38、39条；《专利法实施细则》53条。《专利法》第35条：发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。第36条：发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。第37条：国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。第38条：发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。第39条：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。《专利法实施细则》第53条依照专利法第38条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：（一）申请属于专利法第5条、第25条规定的情形，或者依照专利法第9条规定不能取得专利权的；（二）申请不符合专利法第2条第2款、第20条第1款、第22条、第26条第3款、第4款、第5款、第31条第1款或者本细则第20条第2款规定的；（三）申请的修改不符合专利法第33条规定，或者分案的申请不符合本细则第43条第1款的规定的。实质审查程序概要在发明专利申请的实质审查中可能发生的行为如下：(1)对发明专利申请进行实质审查后，审查员认为该申请不符合专利法及其实施细则的有关规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见或者对其申请进行修改；审查员发出审查意见通知书（包括分案通知书）和申请人答复可能反复多次，直到申请被授予专利权、被驳回、被撤回或者被视为撤回；(2)对经实质审查没有发现驳回理由、或者经申请人陈述意见或修改后消除了原有缺陷的发明专利申请，审查员应当发出授予发明专利权的通知；(3)发明专利申请经申请人陈述意见或者修改后，仍然存在通知书中指出过的属于专利法实施细则第53条所列的缺陷的，审查员应当予以驳回；(4)申请人无正当理由对审查意见通知书、分案通知书或者提交资料通知书逾期不答复的，专利局应当发出申请被视为撤回通知书。此外，根据需要，审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。实质审查程序中的基本原则(1)请求原则除专利法及其实施细则另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查（包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时）的申请文件进行审查。(2)听证原则在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。(3)节约程序原则在对发明专利申请进行实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之，审查员要设法尽早地结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。实质审查的内容主要包括：（1）申请发明专利的主题是否明显不属于专利法及其实施细则所规定的发