全国专利代理人考试实务要点与答题模板

全国专利代理人考试实务要点第一部分、涉及法条及审查指南内容一、答复审查意见细则53条：驳回情形：（1）【基本不考】法5条（违法不授予专利权）、法25条（不授予专利权情形）（2）【间接】法9条：同样的发明创造只能授予一项专利权；（先申请原则）两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（3）【重点】法22条：（新颖性、创造性、实用性）授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。（1款）新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没用任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（2款）创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。（3款）实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或使用，并且能够产生积极效果。（4款）本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。（4）【重点】法26条：（公开充分、清楚、权利要求书以说明书为依据）说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为新颖性考察方式：（1）隐藏考察方式：现有技术与抵触申请，通过申请文件与对比文件的著录项中的申请日与授权公告日进行判断。（2）直接考察方式：陈述权利要求具有新颖性。（要点：单独对比原则，全文与权利要求书对比）创造性考察方式：（1）隐藏考察方式：分清现有技术与抵触申请，抵触申请不能评价创造性。（3）直接考察方式：陈述权利要求具有创造性。（要点：三步法）对比要点：权利要求书与权利要求书对比。准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明和实用新型的技术要点。（3款）权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。（4款）（5）【重点】法31条：（单一性）一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。（1款）（6）【重点】细则20条：（独立权利要求）独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。（2款）（7）【间接考察】法33条：（修改原则）申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请的修改不得超出原说明书与权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。（8）【重点】细则42条：（分案）一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第54条第一款规定的期限（授权登记期限）届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。（9）【一般】细则43条：（分案申请不得超出原申请记载范围）依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，考试时多抄原文，少自己概括。考试时只以试卷上出现的东西为准，不要将自己脑海中掌握的东西带入，得不到说明书支持。单一性不作为无效宣告理由。但是不得超出原申请记载的范围。答审要点：修改原则：（1）细则51条3款：申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。（2）在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。（3）不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。修改方式：（1）在独立权利要求中增加技术特征，进一步限定，克服无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。（2）变更独立权利要求中的技术特征（如数值范围），克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。（3）变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。（4）删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷。（5）将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。（6）修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。（7）修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。二、无效宣告细则65条：依照专利法第45条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。（1款，明确无效宣告请求范围以及无效宣告理由）无效宣告理由：法2条（发明、实用新型、外观定义）、法20条1款（国外申请先保密审查）、法22条（新颖性、创造性、实用性）、法23条（外观授权条件）、法26条3款（清楚、完整）、26条4款（权利要求书以说明书为依据）、法27条2款（外观清楚）、法33条（修改不得超范围）、法9条（同一专利只能授予一项专利权）、细则20条2款（独权记载必要技术特征）、43条1款（分案申请不得超出原申请记载的范围）细则69条：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。《审查指南》：A.修改原则：发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。B.修改方式：在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求书的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除：从权利要求书中去掉某项或者某些权利要求。权利要求的合并：两项或者两项以上相互无从属关系、但在授权文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，所合并的从属权利要求的全部技术特征组合在一起形成新的权利要求。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除：从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。C.修改时机：在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书；（2）针对请求人增加的无效宣告请求或者补充的证据；（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告请求或者证据。第四部分第三章中关于无效宣告理由的增加：（1）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则、专利复审委员会不予考虑。（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；（ii）对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。第二部分、实务模板审题要点：（1）看申请文件（或专利文件）以及对比文件的著录项，分辨出其中的现有技术、抵触申请与无效证据，还要注意有无优先权日。（2）权利要求书自身存在缺陷，一般是权利要求引用错误、不清楚、主题名称错误等等。（3）圈申请文件与对比文件的技术特征并标号。一、答复无效宣告尊敬的专利复审委员会：本人是专利号为、名称为“”的专利的专利权人，日前接到了专利复审委员会转来的无效请求人于年月日提交的《专利权无效宣告请求书》以及同时提交的对比文件D1…Dn（，又收到转来的该请求人于年月日提交的补充意见和对比文件Dm）。先本专利权人针对无效请求人提出的所有无效意见、理由以及证据提出如下答辩意见：1、修改说明针对无效宣告请求人提出的理由和证据，本专利权人对权利要求书进行了修改。（情形1：删除与合并）本专利权人将原独立权利要求1删除，将原从属权利要求2、……n合并后作为新的独立权利要求，修改后的权利要求1的技术方案来自于说明书第页第段、第段，以及说明书附图中的图和图。将原权利要求n+1调整为引用新修改的权利要求1，并将其标号调整为2，修改后的权利要求2的技术方案来源于说明书第页第段；……（情形2：技术方案的删除）将原权利要求中的“”的并列技术方案删除，并将其标号调整为m。2、无效宣告请求人提交的证据（以及意见的）效力。【证据分析】本专利的申请日是年月日，授权公告日是年月日，（情形1：抵触申请）对比文件D1的申请日是年月第一步：开场白第二步：分析对比文件：（1）申请日与授权公告日，确定是现有技术还是抵触申请或者不能用于评价新颖性创造性；（2）有无优先权日，有优先权日的话，申请日为优先权日。（3）证据提交日期不能超过1个月举证期。日，公开日（或授权公告日）是年月日，构成本专利的抵触申请，因此只能用于评价本专利的新颖性，而不能用于评价本专利的创造性。（情形2：具有优先权）对比文件D2的申请日是年月日，公开日是年月日，优先权日是年月日，由于申请日晚于本专利的申请日，因此只有在优先权成立的情形下，才能作为本专利新颖性的对比文件，所以请求专利复审委员会核实该优先权是否成立，即使优先权成立，其也仅能评价本专利的新颖性，而不能用于评价本专利的创造性。（情形3：无效证据）对比文件D3的申请日是年月日，由于申请日晚于本专利的申请日，既不是现有技术也不构成本专利的抵触申请，因此不能作为用于评价本专利新颖性创造性的对比文件。【意见效力分析】（情形1：证据及意见无效）《专利法实施细则》第67条规定，无效宣告请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据，无效宣告请求人于年月日提出无效宣告，却于年月日才提交补充意见以及对比文件Dm，以及超过了1个月的举证期限，因此对于该次提交的补充证据和对比文件Dm，专利复审委员会应当全部不予考虑。（情形2：无效理由不在细则65条的无效宣告理由中）无效请求人提出本专利法不符合单一性，单一性不是专利法实施细则第65条第2款规定的无效宣告理由，因此可以不予考虑。（情形3：无效理由未予具体说明）无效宣告请求人提出的“”理由，未给予具体说明，应当不予考虑。根据专利法实施细则第64条第1款以及专利审查指南第4部分第3章中的规定，请求人在提出无效宣告理由时应当具体说明无效宣告理由。而无效请求人在提出上述无效宣告理由时，既未提供任何具体说明，也未在提出宣告无效请求后的一个月内补充任何具体的说明。因此对于上述无效宣告理由专利复审委员会应当不予考虑。3、修改后的权利要求书已经符合《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》中的各项规定。（1）修改后的独立权利要求1具有专利法第22条第2款规定的新颖性和创造性。a、新颖性对比文件1公开了一种“”，不论是在对比文件的文字中还是附图中均未披露修改后的独立权利要求1具有的如下区别技术特征“”，而对比文件2中未披露独立权利要求1中的如下区别技术特征“”；……因此修改后的独立权利要求1与对比文件D1……Dn对比符合专利法第22条第2款中新颖性的规定。b、创造性【三步法】【确定最接近的现有技术】由于对比文件D1……Dn与本发明的技术领域相同，但由于