保密专利申请及其意义(专利知识讲座128)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春128、保密专利申请及其意义从我国1985年第一部专利法生效开始就设立了保密专利制度。有人可能会问，既然是保密的内容，不能公开，用专利制度来保护有何意义呢？回答是保密也是相对的，专利权的期限较长，在申请专利时是保密的内容，可能过了一段时间就不再需要保密了，比如发明专利的期限是20年，假如在第10年以后解密了，该保密专利还可以按普通专利一样再予以公告，让公众知晓。专利权人还有10年的时间可以从自己实施、或许可他人实施而从中获益。因此，不仅我们国家有保密专利制度，有一些国家也设立了保密专利制度。如美国专利法中就规定有保密专利制度，但规定如果国家认定某专利申请应当保密后，国家应当给予该申请人以补偿。因为国家将私人的专利申请定为保密，该申请人就不能通过正常的途径来获利了，国家的补偿是应当的。直到该专利申请被解密，国家再停止补偿。我国专利法虽然没有明确规定补偿问题，但在实际操作中，对申请人的损失，有关单位事实上是以各种形式进行补偿的。当然，从各国的立法例来看，也有不设立保密专利的，而专门立法来解决该问题。而我国从立法例来看，是采取保密专利的形式来解决涉及保密的专利申请的问题。应当说，这是保密专利申请制度设立的最主要的目的或意义。当然，并非所有的保密申请均会解密，涉及国防的保密申请大多专利权期限届满后，仍不会解密。但对于这些不解密的保密专利来讲，保密专利制度是否就没有意义呢？仍不能这样说。从我国的国情来看，涉及国防的保密专利申请大多为国有的军工企业或研究机构来申请专利。即使这些专利不解密，在保密的基础上，在国有系统内部也可以模拟市场经济的“许可”“侵权”等制度来运作，促进技术的进步。从这一角度来说，保密专利制度，尤其是国防系统的保密专利制度，还具有第二个意义，该种意义也是我国独有的。一、我国保密专利制度的第一个阶段从四部专利法的规定来看，看不出有什么变化。因为1985年、1993年、2001年和2009年生效的专利法第4条的规定是相同的，即“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理”。但细则的规定则不一样了，从前三部细则的规定来看，基本上内容是相同的，其内容概括如下：1、保密专利分为两部分，一是涉及国防的保密专利申请，二是不涉及国防、但涉及国防以外国家安全和重大利益的保密申请。2、涉及国防的保密申请由国防专利机构受理和审查，但由国家专利局进行授权。不涉及国防、但涉及国防以外国家安全和重大利益的保密申请由专利局审查、驳回及授权。3、两种类型的保密专利均限于发明专利，不包括实用新型和外观设计专利。4、在不涉及国防的情况下，是否按保密申请处理专利局交由有关部门决定，专利局自己不决定。有关部门要在四个月内作出决定，决定按保密专利申请处理的，专利局再按保密申请处理。5、两种类型的保密专利均要进行解密审查，解密的，再按普通专利进行公告，按普通专利的程序进行保护。二、我国保密专利制度的第二阶段我国保密专利制度的第二阶段是从2010年专利法实施细则生效开始，与以前的规定有如下主要区别：1、第二种类型的保密专利申请，即不涉及国防、但涉及国防以外国家安全和重大利益的保密申请，扩大到包括实用新型专利申请，即发明和实用新型专利申请均可以构成保密专利（细则第7条第2款规定“国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人”）。2、扩大了移送国防保密专利的审查范围。原规定专利局仅限于对发明专利申请进行保密审查，现在扩大到实用新型，如果在实用新型的保密审查中，发现涉及国防利益的保密申请，也应当移交国防专利机构。但在2010年细则的字面表述上有些含糊，修改前2001年生效的细则第8条规定“发明专利申请涉及国防方面的国家秘密需要保密的，由国防专利机构受理；国务院专利行政部门受理的涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，应当移交国防专利机构审查，由国务院专利行政部门根据国防专利机构的审查意见作出决定”。从该规定中很明确的看出，国防保密专利只有一种类型，即发明专利。而修改后2010年细则第7条（条款顺序有变动）规定：“专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定”。取消了“发明专利申请”这样的表述，容易使人产生误解，以为国防保密专利也开放了实用新型这种类型。但从国家知识产权局条法司编写的《专利法实施细则第三次修改导读》（事实上细则修改了四次，2003年2月1日生效的文本是第三次，属于适应专利合作条约的修改，由进入国家阶段的20个月改成30个月）（注）里的解说来看，涉及国防的保密专利仍限于发明专利，不包括实用新型专利。修改的原因在于将专利局保密审查的范围扩大到实用新型，即如果发现实用新型申请中有涉及国防的保密申请，同样应当移交国防专利机构（改申请国防发明专利），上述解说是正确的，即国防保密专利应当仅限于发明专利，不包括实用新型。因为实用新型不进行实质审查，而国防保密专利显然应当进行实质审查。建议下次修改细则时，表述的明确一些，即国防保密专利只有一种发明专利类型，只是专利局在对实用新型审查中发现涉及国防利益需要保密的，也要移交国防专利机构（改申请国防发明专利），而两者转换问题可以另行规定。3、改由专利局自己判断是否构成保密专利申请。第二种类型的保密专利申请，即不涉及国防、但涉及国防以外国家安全和重大利益的保密申请。按修改前的规定，是由专利局交有关部门决定是否保密，国务院有关部门应当在四个月内作出决定，再由专利局往下操作。但多年来国务院有关部门很少接这种“活儿”。因此，2010年细则修改为由专利局自己决定是否属于按保密专利申请处理。修改后，在确定是否按保密申请处理的问题上，效率应当会大为提高。但是，也会出现新的问题，即专利局依据何种标准来判断是否应当属于保密专利申请，但这应当是通过实践总结经验可以解决的问题。总之，制度的设立是为了目的和意义而服务的。总体上看，2010年细则关于保密专利申请的修改，出发点在于强化保密审查，最大化的维护国家利益。同时，增加了保密专利的类型，即将实用新型也纳入保密专利的范围（国防以外的保密申请）。笔者认为，为了最大限度的维护国家利益，对实用新型进行保密审查是正确的。但增设实用新型这种保密专利的类型，不一定适当。因为实用新型属于小发明，尤其是不进行实质审查。而保密专利应当是涉及国家重大利益的重要发明，应当进行实质审查。从逻辑上讲，不进行实质审查怎么能最终确定是否应当保密？目前，国防以外的保密申请的确认权放在了初审阶段，包括发明专利申请和实用新型专利申请的保密审查。但初审中的审查也仅仅是粗粗的看一下是否属于敏感技术，并不对该发明的三性进行实质性的审查。因此，保密专利申请的最终确认权应当放在实审，即经实审后，认为不仅从主题名称上看属于敏感技术，而且该技术也具有创造性。此时，再正式确认为保密专利申请为妥。但问题是实审的启动是由申请人决定的，且实审要在公布后进行。如果公布后再进行确认就没有意义了。因此，笔者的意见是，是否对保密专利申请设定一个特殊的审查程序，即初审中只是审查是否“疑似”保密专利申请。如果“疑似”，则通知该发明专利申请将不公开。而实审请求则可以由申请人决定，也可根据情况由专利局依职权进入实审。实审后再正式通知是否属于保密专利申请，如果因不具有创造性驳回了，则谈不上什么保密申请了。如果初审中发现某实用新型“疑似”保密申请，则应当通知申请人，通过优先权转换为发明专利申请（或者规定特殊的转换方式）。再依申请人请求或者专利局依职权进行实审。总之，保密专利申请还是以仅限于发明专利申请为妥，只是也要对实用新型进行保密“疑似”审查，如果发现“疑似”保密专利，也应当通过某种途径转换为发明专利申请，进行实审后再确认是否真正属于保密专利申请。否则，实用新型不进行实质审查，但也确认为保密的实用新型专利类型。则违反了保密专利必须要进行实质审查这一逻辑。因此，建议下次修改细则时，取消实用新型这种保密专利类型，但仍对实用新型进行保密审查。其实，第三次修改专利法，其本意也是增设对实用新型的保密审查，只是没有考虑到实审的问题。另外，还有一个需要专利工作者进一步进行解释和宣传的工作。即我国有一些专利申请人对保密专利制度不理解，一方面想将自己的申请专利的内容保密，一方面又想获得国家的公开保护，其实这是不可能的。保密专利申请虽然不予公开，但申请人也不能因此获利了，不能自己公开实施、也不能许可他人实施。其实从物质利益上讲，对申请人是不利的。正常的情况下，如果国家将其申请确定为保密专利申请，其从经济利益考虑可能还要提出申诉（复议或诉讼），要求不按保密申请处理。但现实情况是，有些申请人反而主动要求按保密申请处理，专利局认为不涉及国家重大利益，不需要按保密申请对待时，申请人往往还不服，提出复议或诉讼，一定要按保密申请处理。如果我们对保密专利申请解释和宣传到位，将会避免这种现象，这种现象的出现，不仅对申请人不利，对专利局的审查资源也是一种负担。最后，在逻辑上保密专利解密后的公告，也可能构成在后普通申请的抵触申请。原因是保密申请在先，而解密公开后，相同主题的在后申请也可能已经提出。这种情况符合抵触申请的构成要件，也符合法理原则。只是发生这种情况的几率极低而已。但从理论和逻辑上仍要提到，因为制度本身应当是周延的。注：见第368号中华人民共和国国务院令（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）