专利无效宣告--白剑锋

1无效宣告请求书与意见陈述书撰写实务国家知识产权局专利复审委员会白剑锋2内容提要第一部分：无效宣告请求书–一、无效宣告请求的提出–二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据–三、有针对性地进行论述第二部分：针对无效宣告请求的意见陈述书–一、正确分析无效宣告请求书和所提交的证据–二、确定适当的应对策略，有针对性地反驳–三、对专利文件的修改第三部分：涉及无效宣告请求书和相应意见陈述书的案例3第一部分：无效宣告请求书一、无效宣告请求的提出1、无效宣告请求人的资格无效程序是应请求人的请求而启动的，具备民事诉讼主体资格的任何单位和个人包括专利权人本人都可以提出无效宣告请求（A45）。专利权人针对其专利权提出无效宣告请求的，只能请求宣告专利权部分无效、所提交的证据应当是公开出版物，否则无效宣告请求不予受理。在无效程序中，请求人负有举证责任。在提出无效宣告请求时，应当明确无效宣告请求的理由、范围，并提交能充分证明其主张的证据（R65.1，原R64.1）。4一、无效宣告请求的提出2、无效宣告请求客体–无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门已经公告授权的专利。注意：–可以针对权利要求书中的部分权利要求提出无效宣告请求–对于已经被生效决定部分无效的专利权，只能针对被维持有效的权利要求提出无效宣告请求–对因未缴费等原因被终止或专利权人自声明之日起放弃的专利权也可以提出无效宣告请求–一事不再理5一、无效宣告请求的提出3、无效宣告的理由－法律依据（R65.2，原R64.2）专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义（A2，原R2）专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益或者违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源并依赖该遗传资源完成的（A5）未经保密审查向外国申请专利的发明和实用新型专利（A20.1，新增）专利的主题属于不授予专利权的范围（A25，增加了主要起标识作用的平面设计）发明、实用新型专利不具备新颖性、创造性和实用性（A22）外观设计专利属于现有设计、与现有设计相比无明显区别或者与他人在先取得的合法权利相冲突（A23）专利说明书没有充分公开发明或者实用新型（A26.3）专利权利要求书没有以说明书为依据并清楚地表述请求保护的范围（A26.4，含原R20.1和原A26.4的内容）专利的独立权利要求缺少必要技术特征（R20.2，原R21.2）外观设计专利的图片或者照片未清楚地显示要求保护产品的外观设计（A27.2,新增）修改超出原说明书和权利要求书记载的范围或者分案申请超出原申请记载的范围（A33，R43.1）专利属于重复授权（A9，含原R13.1和A9的内容）6一、无效宣告请求的提出4、无效宣告请求的提出提出无效宣告请求应提交的文件–无效宣告请求书–必要的证据–其他附件提交文件的形式要求–无效宣告请求书和证据应一式两份（R65.1，原R64.1）7一、无效宣告请求的提出标准表格8一、无效宣告请求的提出4、无效宣告请求的提出提出无效宣告请求时应注意的问题：–在无效宣告请求书中，应具体陈述无效宣告请求的范围、证据以及理由，其中应将专利法及其实施细则中有关的项、款、条作为独立的理由提出。–应当提交与无效宣告理由相对应的证据以证明其主张，并结合证据予以具体论述。例如，以不具备创造性为由并提交有多篇对比文件的，应指明最接近的对比文件和具体对比方式。–对于少数不需要提交证据证明的情况，必须充分说明提出无效宣告请求所涉及的具体事实、不符合有关规定的具体理由。9一、无效宣告请求的提出4、无效宣告请求的提出提出无效宣告请求时应注意的问题：–主张技术方案或特征属于本领域公知技术的，最好也能提交证据予以证明。–提交外文证据的，应提交其使用部分的中文译文。译文提交的期限适用该证据的举证期限。–请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据（R67，原R66）。请求人应充分利用该机会，对于提出请求时未具体陈述的理由，及时进行补充。101、法律依据的理解与选择专利法第2条（原细则第2条）–其中的“新的技术方案”、“新设计”是对专利客体的一般性定义，不是判断发明或实用新型三性以及外观设计相同或相近似的具体审查标准。–对于发明或实用新型，依据该法条主要审查是否属于保护客体。新颖性、创造性和实用性应当依据专利法第22条提出无效宣告请求。–对于外观设计，依据该法条主要审查保护客体和能否适于工业应用。是否属于现有设计或者是否与现有设计有明显区别（相同或相近似）应当依据专利法第23条提出无效宣告请求。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据111、法律依据的理解与选择对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。（A5）–国家法律，是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和规章。–行政法规是指国务院制定和颁布的条例。应当以已经颁布施行的法律和行政法规为准。–不包括本身不违法，但被滥用而违法的。–不包括仅其实施为国家法律所禁止的（R10，原R9）。如：武器–不包括因滥用而可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据121、法律依据的理解与选择专利法第25条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。–既没有采用技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。–如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则属于专利法第25条不授予专利权的范畴。–如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则就整体而言，不能将其认定为智力活动的规则和方法。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据131、法律依据的理解与选择同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（A9）。–当对比文件是现有技术或在先设计时，应以专利法第22条第2款提出无效宣告请求。–当对比文件申请在先公开在后时，对比文件构成抵触申请，专利相对于对比文件不具备新颖性，应依据专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。–目前的法9条仅适用于同日申请的同样的发明创造。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据141、法律依据的理解与选择同样的发明创造只能被授予一项专利（A9）。–对于发明或实用新型，是指两件以上专利中存在保护范围相同的权利要求。–对于外观设计，是指两件以上外观设计专利相同或相近似。（原指南）–对于外观设计，是指两件以上外观设计专利相同或实质相同。（新指南）–“实质相同”要比“相近似”范围小二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据151、法律依据的理解与选择新颖性和创造性（A22.2和A22.3）。–区别程度不同:新颖性—是否相同的比较创造性—差异大小的区别–比较对象不同:新颖性—现有技术+抵触申请创造性—现有技术–比较方式不同:新颖性—单独对比创造性—可以组合对比二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据161、法律依据的理解与选择实用性和公开不充分（A22.4和A26.3A27.2）。–实用性强调能够在产业上制造或使用，即具有在产业上被制造或使用的可能性，是一种理论上的可实施性。具有实用性不能违背自然规律并应具有再现性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书的公开程度无关。–实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为依据，不仅仅局限于权利要求书–实用性与发明创造的历程或是否已实施无关–充分公开中的“能否实现”取决于说明书的公开程度，即不能实现是由于说明书没有充分公开所需要的技术内容导致的本领域技术人员不能实现。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据171、法律依据的理解与选择专利法实施细则第20条第2款（原细则21条2款）–必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。–必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据181、法律依据的理解与选择申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出图片或者照片表示的范围（A33）。分案申请不得超出原申请记载的范围（R43.1）。–专利法第33条以及新增的细则43条1款是一个重要的无效理由，应充分利用，事半功倍。–实用新型和外观设计可通过查阅案件获取原专利申请文件。–发明一般可将公开文本作为原专利申请文件，必要时，也可通过查阅案件的方式获取。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据192、应当注意的问题:–无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性各有不同，但它们是有关联的，对某一具体事实来说可能会适用其中不止一个条款，请求人出于其对法律的理解以及不同的考虑，也会就同样的事实以不同的条款提出无效宣告请求。–一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无效理由的，专利代理人应当认真权衡分析，选择其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，突出予以阐述，避免平均使用笔墨，缺乏重点。二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据20三、有针对性地进行论述1、基本要求–无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分析，具体指明其存在何种不符合专利法及其实施细则有关规定的缺陷，并详细论述不符合有关规定的理由。–无效宣告请求书应当避免强词夺理，避免仅仅提出请求无效的主张而没有针对性，或者罗列有关证据而没有具体分析说理。–无效宣告请求书应当词语规范，有理有据，条理清晰。21三、有针对性地进行论述2、有针对性评述的具体内容和步骤（1）首先应当明确无效宣告请求的法律依据（无效理由）、该理由所涉及的权利要求，以及所依据的证据。例1：权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。例2：证据1－5构成一条完整的证据链证明本专利权利要求1的技术方案在申请日前已公开使用而丧失新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。（2）针对每一项无效理由具体陈述。首先明确相关的法律规定及其解释；事实认定，包括：–专利中相关事实的认定；–证据中相关事实的认定；22三、有针对性地进行论述2、有针对性评述的具体内容和步骤–专利中相关事实的认定明确无效宣告请求针对的专利存在可以作为无效宣告请求理由提出的缺陷，具体事实。–证据中相关事实的认定具体分析所提出证据的真实性、合法性以及与上述待证事实的关联性，即说明证据如何证明所述事实。客观陈述证据揭示的内容，必要时指出具体出处，如书证的页码、行、图、表等。（3）在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。23三、有针对性地进行论述3、应当注意的问题–如果认为专利存在不属于专利保护客体的问题，一般应首先提出此无效理由。–以不符合专利法第26条第3、4款（含原实施细则第20条第1款）、法第33条（新增的细则43条1款）以及细则第20条第2款（原细则21条第2款）等理由请求宣告专利权无效的，应具体指明案件不符合上述条款的具体事实，只笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够的。–有理有据，在充分举证的基础上，合理地运用证据。对于所称的公知技术也应当举证证明或充分说理。不需要提交证据支持的一般是：众所周知的事实、自然规律及定律、按照法律规定推定的事实以及根据日常生活经验法则推定的事实。24三、有针对性地进行论述3、应当注意的问题–对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据链证明某一事实的，还应具体分析不同