曾武宗 化学药物的专利策略

化学药物的专利策略国家知识产权局曾武宗2010年8月个人信息•Email:[e-mail];•先后任职：•化学审查部药物化学、有机化学、天然药物化学处处长；•化学审查部副部长；•专利管理司副司长（挂职）；•专利复审委员会副主任；主要内容•一、药物专利事务概论•二、药物专利的申请•三、药物专利的审查•四、药物专利的侵权分析•五、对策与案例专利事务概论•1，药物专利的产生：研发－申请；或者收购，转让，许可等；•2，药物专利的保护：国家建立法律制度；公民或法人有依法保护意识；•3，专利的管理：企业管理的一个部分；•4，药物专利的运用：趋利避害。化学药物专利权的产生•（1）药物研发靶标的发现建立生物模型体外评价方法体外筛选化合物发现先导化合物优化先导化合物研究剂型确定化合物形态化合物专利组合物专利化学药物专利权的产生•2，申请专利是否申请专利何时申请？撰写申请文件保护类型与层次权利要求书撰写申请文件说明书摘要说明书附图请求书如何布局？充分公开分层描述(退路)支持权利要求记载技术方案获得的方法生物实验数据化学药物专利权的产生•3，专利审查与确权初步审查合格进入实质审查意见陈述与修改通知书实质审查驳回授权复审北京中院无效程序北京高院权利的获得自己研究的成果自己申请专利受让他人的成果接手中间申请被授予专利权受让他人的申请专利权的转让享有部分权利受让他人专利权被专利权人许可药物专利权的保护•保护期限：发明－自申请日起20年，实用新型和外观设计10年；美国的药物专利最多可延长5年，中国不能延长；•保护地域：在有专利的国家或地区；•保护手段：行政执法和司法；•诉讼时效：自发现侵权起2年内；•民事和刑事保护。专利的管理•领导重视：先决条件；•规章制度：例如保密制度、奖惩制度、申报制度、评议制度等；•人才队伍：需要既懂专业、又懂专利的人才；•条件保障：经费和物质条件；•建立专利档案：包括某一项目（例如某种药品）所有相关的专利或申请、其法律状态、与之相关的材料如文献、审查意见等。专利的运用•保护自己的技术，形成市场垄断，使他人不能实施该技术；•通过专利的实施、转让、许可等获利；•以专利权质押进行融资；•在药品招标和定价中可能具有优势；•高新技术企业认定的条件之一；•企业上市的重要环节；•与对手谈判、交易的筹码。专利申请文件的撰写•一，了解申请文件的组成；•二，了解申请文件各部分的作用；•三，了解法律法规对申请文件各部分的要求和规定；•四，了解不同类型权利的本质－保护力度和保护范围的差异。•五，了解申请文件缺陷可能造成的后果。申请文件的组成与作用–根据专利制度的需要进行设计：–专利权的获得－通过申请－请求原则－请求书(表格)；–以技术公开换取专利保护－公开的载体－说明书(文字和附图等)；–保护范围的确定－权利要求书；–其他法律文件。说明书的作用–充分公开所要求专利保护的技术方案，换取对该技术的专利保护，并支持权利要求的范围；–记载技术方案，表明发明已经完成；–作为以后修改申请文件的依据；–可以对权利要求的保护范围进行解释；–技术传播－公开后作为技术文献；权利要求书的作用–1、清楚、简要地限定要求专利保护的范围；–2、属于申请文件的一部分－后来修改的依据；–3、是实质性审查的对象；–4、授权后作为确定专利权保护范围的法律依据；区分权利要求类型的目的•专利法第11条规定：发明...专利权被授予后，...任何单位或者个人未经专利权人许可，...不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。产品与方法保护效力的不同•产品的保护包括禁止使用、销售、许诺销售和进口该产品，而且禁止生产(制造)该产品，不管用何种方法生产该产品、也不管作什么用；•专利权人容易举证；•方法的保护只限于“使用”该方法，虽然可以“延伸”到该方法直接生产的产品，但用其他方法生产则不侵权，而且专利权人举证困难；化学药物有关的专利•1，药用化合物，包括通式表示的化合物和具体化合物；•2，药用化合物的盐、酯、前药、溶剂化物等；也包括合成药用化合物的中间体；•3，药用化合物或其溶剂化物等的新晶型；•4，药用化合物的制备方法，包括合成方法，提取方法，纯化方法等；•5，药物组合物－制剂；•6，化合物或组合物的医药用途－适应症。化合物的技术特点•以分子微观结构(包括立体结构)为特征，用分子结构式、化学名称、分子式等表示；•其化学性质和生物活性由分子结构决定，但构－效关系的规律并不太确定，常常有意外发生，使其用途和效果难以预测，必须通过体外－体内－临床试验证实；•一种化合物可以有多种用途和生产方法。药用化合物的产业特点•已知化合物作为原料药：我国生产较多，出口不少，利润较低；•新的药用化合物研发成本很高，周期很长，成功的几率很小，使得近年“全新化学实体”越来越少，几乎成了凤毛麟角；•属于上游技术－控制下游技术。药用化合物的专利特点•化合物获得专利权后，他人不能生产、使用、销售、许诺销售和进口该化合物－保护力度最大；•其新颖性由分子结构决定，而与其用途和效果无关(欧洲专利局除外)；与其聚集形态和纯度是否有关？•其创造性既与分子结构有关，又与其用途和效果有关；药用化合物专利申请的审查•1，是否充分公开：•专利法第二十六条第三款：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准……”；•《审查指南》第二部分第二章2.1节对“清楚”、“完整”和“能够实现”进行了解释和规范；对化合物充分公开的要求•审查指南第二部分第十章3.1：•(1)化合物的确认：说明书中应当说明该化合物的化学名称及结构式(包括各种官能基团、分子立体构型等)或者分子式，对化学结构应当明确到使本领域技术人员能够确认该化合物的程度；并应当记载与发明要解决的技术问题相关的化学、物理参数(例如各种定性或者定量数据和图谱等)，使要求保护的化合物能够被清楚地确认。对化合物充分公开的要求•(2)化合物的制备：对于化合物，说明书中应当记载至少一种制备方法，说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备等，使本领域技术人员能够实施。通常需要有制备实施例。对化合物充分公开的要求•(3)化合物的用途和/或使用效果•对于化合物，说明书中应当完整地公开该化合物的用途和/或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。•如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明化合物具有所述用途和/或能够达到预期效果的定性或者定量实验数据。对化合物充分公开的要求•对于新的药用化合物，应当记载其具体的医药用途或者药理作用，同时还应当记载其有效量及使用方法。•对于表示发明效果的性能数据，如果现有技术中存在导致不同结果的多种测定方法，则应当说明测定它的方法，若为特殊方法，应当详细加以说明，使所属技术领域的技术人员能够实现该方法。与化合物有关的其他规定•对于从天然来源提取分离的化合物，通常不能从理论上或者提取方法本身预测或确定提取物的结构。因此，当提取分离的化合物是新化合物时，说明书一般应当记载能有效鉴别该化合物结构的数据；•对于通式化合物，说明书中应当记载通式化合物范围内的至少一部分具体化合物的化学名称、结构式及物化性能参数。可依据效果实验数据确认化合物的情形•有些情况下，用途和/或效果的实验数据也可以作为确认化合物的依据。•例如，虽然说明书中没有记载化合物的任何物化参数，但记载了该化合物的制备方法和其具体用途和/或效果的实验数据，如果根据该方法能够制备所述化合物，并且也能确认所述效果是由该化合物产生的，也可以作为确认该化合物的依据。对实验数据的一般要求•说明书应当清楚、完整地记载实验方法和实验数据等。如果没有记载，但其属于本领域常规方法，或者在说明书中有明确的文献指引的，可以被接受。关于实验数据的要求•应当记载：•(1)实验所采用的具体化合物：不能写成“本发明任意一种化合物”，“本发明化合物”等；•(2)实验方法：说明书效果实验中应当记载具体的实验步骤和条件。•(3)实验结果：实验结果可以是定性实验结果或定量实验结果。不能仅仅是断言。•(4)证明实验结果与声称的用途和/或效果的对应关系。•一般应该有一定数量的生物实施例。药用化合物专利的审查•2，新颖性的审查－审查指南第二部分第十章5.1：•(1)如果在对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能够提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。“提到”是指明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数或制备方法(包括原料)。化合物新颖性的审查•(2)对比文件公开的一个通式不能破坏申请中一个具体化合物的新颖性；•(3)天然物质的存在本身并不能破坏该化合物的新颖性，只有对比文件中公开的与发明物质的结构和形态一致或者直接等同的天然物质，才能破坏该发明化合物的新颖性。例如紫杉醇本身在树中存在，但没有被文献公开，则有新颖性。化合物新颖性的审查•如果现有技术公开了用通式表示的一系列化合物，但该通式只有一个变量，而该变量的定义都是具体的，则其中的每个化合物都可以破坏申请的新颖性。(1XN)•如果现有技术公开了用通式表示的化合物，通式中有两个变量，每个变量都只有两个具体定义，则该4个化合物都可以用于破坏申请的新颖性。(2X2)立体异构体的新颖性•申请要求保护一种化合物的立体异构体，如果现有技术从来没有提到过该化合物的立体异构体，或者只是泛泛提到该化合物具有不对称碳原子，一般承认立体异构体的新颖性。•如果现有技术公开了立体异构体的名称，则该立体异构体没有新颖性。立体异构体的新颖性•如果现有技术公开了某化合物的外消旋体，该化合物只有一个手性中心，可以推定其两个对映体已经公开，除非申请人能够证明本领域技术人员根据现有技术无法拆分该外消旋体得到对映体。化合物创造性的审查(指南第十章6.1)•(1)结构上与已知化合物不接近的化合物，并有一定的用途或者效果，认为有创造性，而不必要求其具有预料不到的用途或效果。•(2)结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或效果。例如有完全不同的用途，或者在效果上有质的提高；即其用途或效果不能被本领域预测到。化合物的创造性审查•(3)申请的化合物与现有技术是否接近，由审查员根据不同的情况进行判断。•(4)化合物结构和用途/效果二者都要考虑。•(5)如果一类化合物具有的某种用途或效果是已知的，而且现有技术已经公开了其变化规律，那么根据该规律所设计的化合物没有创造性，除非其用途或效果突破了已知规律。化合物专利申请文件撰写•一、权利要求的撰写•1，明确保护的主题“一种……化合物”；•2，用结构式、分子式或化学名称对化合物进行限定；例如用通式表示一系列化合物，通式中有的基团是可变的，或者用结构式表示具体化合物；有机化合物一般不用分子式表示；可用化学名称表示(比较麻烦，容易错)；化合物专利申请文件撰写•二、说明书的撰写•1，要求保护的化合物是什么？优选用结构式表示，对基团进行定义；简单的可用化学名称(标准化学命名)表示；极少可用分子式表示；如何确认（鉴定数据）？•2，要求保护的化合物怎么获得（制备方法）？•3，要求保护的化合物有何用途和效果，有何实验数据？如何测定？•4，一些具体实施例。化合物生产方法的技术特点•以产物、原料、生产条件(如温度、压力、溶剂、时间、催化剂等)、设备等为特征，革新点比较多。•增加产率、提高纯度；降低成本、减少污染等常常是其目标。•研发成本相对低，我国有较强能力；•属于下游技术。化合物生产方法的产业特点•1，多样性，同一化合物有多种生产方法；•2，对于已知化合物，生产方法至关重要，由于不同生产方法的成本、产率、产品纯度等品质不同、其对环境的影响不同，所以它决定生产者的经济利益；•3，在化合物有专利保护的情况下，生产方法的重要性相对较低。化合物生产方法的专利特点•1，保护力度不大，因为生产方法容易