先申请、禁止重复授权和抵触申请的关系(专利知识讲座66)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春66、先申请、禁止重复授权和抵触申请的关系不仅先申请原则和禁止重复授权原则有交叉，而且，与抵触申请原则也有交叉，但三者均不能相互替代。如图所示：包括说明书的公开对应先发明原则本人同样的发明创造如前一讲所述，在我国先申请原则和禁止重复原则虽然有交叉，但仍是相互不可替代的。如图先申请原则所对应于先发明原则这一内容，是禁止重复授权原则不可替代的。而禁止重复授权原则中本人提出的同样的发明创造禁止重复授权内容亦是先申请原则所不包括的（基于我国先申请原则不包括申请人自己）。但抵触申请是否与前述的两个原则有交叉呢？回答是肯定的。如有一部分抵触申请可以同时违反先申请原则。如就一件同样保护范围的专利申请，甲先提出而乙后提出，而甲的申请在乙的申请日后公开。此时，甲的申请既构成乙的申请的抵触申请，也构成乙的先申请。又如同一申请人先后提出两件同样的发明创造，先申请在后申请日后公开，该人的先申请既构成后申请的抵触申请，也构成禁止重复授权中的先申请。那么，这三个原则有没有同时交叉的情况呢？回答是肯定的。如就同样保护范围的发明创造甲先提出而乙后提出，且甲的申请在乙的申请日后公开。此时，甲的申请构成乙的申请的抵触申请，同时也是先申请原则中的先申请，还是禁止重复授权原则中的先申请。即在此种情况下，发生了法律适用的“竞合”，就是说适用那一个法律条款均可以的现象。而根据专利审查指南的规定，应当优先适用抵触申请原则。原因是相对于禁止重复授权现象来讲，抵触申请的判断更为容易一些。因为抵触申请是以在先申请的公开范围与在后申请的保护范围相比较，解决的是新颖性的问题。不仅审查员更容易判断，而且准确性也更为高。因此，专利审查指南关于无效宣告理由中规定，如果“请求人提交的证据为同一专利权人在专利申请日前申请并在专利申请日后公开的中国发明专利文件，而无效宣告理由为不符合专利法第九条第一款的”，专利复审委员会可以“依职权将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款”，即如果申请人提出的理由是禁止重复授权，复审委员会可以依职权以抵触申请处理该案。之所以这样规定，原因在于申请人引述禁止重复授权条款也是正确的，只是申请人不太明白该现象可以适用不同的法律条款进行无效，或者说不太明白如果适用抵触申请宣告无效，对其更为有利。而复审委员会直接依抵触申请为理由宣告该专利权无效的决定，之所以不必须经申请人同意，原因也是该现象落入了抵触申请的调整范围，依职权适用抵触申请的法律条款宣告无效不仅符合法律规定，且也不违背无效请求人的本意。当然，假如审查指南没有上述规定，复审委员会也可以适用重复授权原则对该专利权进行无效，前提是亦构成了重复授权。说完了先申请原则和抵触申请之间的交叉关系，我们再来看抵触申请和禁止重复授权之间的交叉关系。还是借上面的例子：甲先提出相同主题的申请，乙后提出相同主题的申请，且甲的申请在乙的申请日以后公开。此时，该种情况如上所述，既落入先申请原则调整的范围，也落入抵触申请的调整范围，但是否落入禁止重复授权的调整范围呢？回答是肯定的。因为禁止重复授权原则也调整不同申请人之间就相同主题提出专利申请的情况，即在法律上可以适用禁止重复原则来处理。但审查指南规定了优先适用抵触申请的原则，理由仍是抵触申请相对于重复授权来讲，在判断起来更为方便。属于新颖性范畴内的判断，即以在先申请的公开范围与在后申请的保护范围之间进行比较和判断。显然要比保护范围与保护范围之间的判断更为便捷和准确。但是，如果甲的在先申请没有公开，审查员在审查乙的申请时，如果审查员从正常渠道获知了甲的在先申请，如有人向乙的申请提出意见陈述，此时，审查员应当适用禁止重复授权原则来驳回乙的申请，而不能适用抵触申请的理由。关于先申请原则和禁止重复授权原则之间的交叉，我们在前文中已经说明。如上所述，这三个原则是相互交叉，而又不能相互替代的。因此，这三个“原则”或者制度应当是平等的，不存在谁大谁小的问题。（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）