实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改

实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改国家知识产权局专利局杨国鑫[e-mail]2020/8/4主要内容第一节实质审查程序第二节对实质审查意见通知书的陈述第三节申请文件的修改考试注意事项2020/8/4第一节实审程序2020/8/4审查意见通知书•审查意见通知书正文。•专用表格•审查意见通知书表格（包括普通表格和PCT专用表格）及检索报告•对比文件的复印（或附带）2020/8/4第二节对实质审查意见通知书的陈述•审查意见通知书和意见陈述书的概念和组成•意见陈述书的作用和要求•意见陈述书正文的撰写•意见陈述书的其它注意事项2020/8/4样表2020/8/4样表2020/8/4样表2020/8/4样表2020/8/4样表2020/8/4答复时常用的相关表格•申请后提交文件清单•意见陈述书•补正书•放弃专利权声明•延长期限请求书•著录项目变更单2020/8/4意见陈述书的概念和组成•概念•组成–标准表格–意见陈述书正文–附件2020/8/4对权利要求的修改对说明书的修改2020/8/4三种结论否定性意见•基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备【新颖性】/【创造性】/【新颖性或创造性】，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有新颖性和创造性的充分理由，本申请将被驳回。2020/8/4三种结论不定性意见•申请人应当在本通知书指定的答复期限内对本通知书提出的问题逐一进行答复，必要时应修改专利申请文件,否则本申请将难以获得批准。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。2020/8/4三种结论肯定性意见•基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。2020/8/4意见陈述书的：–作用–要求（1）总体要求（2）具体要求2020/8/4作用•与审查员进行交流和沟通的方式和桥梁•记载和反映了专利申请审查的过程•作为维护委托人的利益的见证2020/8/4（1）总体要求大纲要求：1、维护委托人的利益2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写策略3、正确撰写意见陈述书【撰写的步骤、格式及实质性缺陷的争辩方法，重点内容】4、注意意见陈述书的表述方式2020/8/4（1）总体要求1、维护委托人的利益合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。2020/8/4（1）总体要求2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写策略专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。2020/8/4（1）总体要求3、正确撰写意见陈述书（1）如果专利申请还存在被批准为专利的前景，意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题、要求。对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷；对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，并对所作修改作出说明；2020/8/4（1）总体要求3、正确撰写意见陈述书（2）审查意见通知书提出有关疑问，要求申请人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应用的损失。2020/8/4（1）总体要求4、意见陈述书的表述方式意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。2020/8/4（2）具体要求•A、能够让人理解•（a）重点突出•（b）层次分明•（c）论据充分•（d）说理透彻•B、陈述书中针对所有审查意见进行陈述•C、明确告知所做的各种修改及具体理由2020/8/4意见陈述书正文的撰写一、撰写前的准备二、撰写意见陈述书正文（一）一般格式：（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷（三）意见陈述书的撰写练习2020/8/4一、撰写前的准备•理解申请内容和保护主题•阅读审查意见通知书、对比文件的内容并进行分析•明确审查员的倾向性意见(1)肯定性结论(2)不定性结论(3)否定性结论•向委托人转达审查意见•商定具体的陈述意见2020/8/4（一）一般格式：1、起始部分2、修改情况3、评述部分4、结尾部分2020/8/4起始部分1、本意见陈述书是针对专利局于…年…月…日的第…次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：2、尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并陈述意见如下：3、尊敬的尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：2020/8/4修改情况在起始格式句后，首先在意见陈述书中说明同意接受审查意见通知书中的哪几条意见，为此在申请文件哪些地方作了修改，并指出这些修改（尤其是权利要求书的修改）在原说明书和权利要求书中的出处。2020/8/4修改情况【例如】一、修改说明1、修改了独立权利要求1，在其特征部分加入了以下技术特征：……，以使该独立权利要求1符合专利法第22条第2款和第3款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书第二个实施例和第三个实施例，说明书最后一段以及图3。2、修改了从属权利要求4的主题名称，使其与所引用权利要求的主题名称相一致。2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤【重点内容】（3）重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）【下面以权利要求的新颖性、创造性问题为例作出具体说明】2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤通常可分三个层次来论述修改后的权利要求具有新颖性和创造性。第一个层次：简单重复审查员对该申请有关新颖性和创造性的审查结论，明确申请人为了克服该缺陷而采取的修改方案，及修改后的权利要求具有新颖性和创造性的结论。2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤【例如】审查员的审查意见是：相对于对比文件1而言，权利要求1到3不具备新颖性……针对上述审查意见，申请人通过在独立权利要求1中增加对比文件1和2中均没有公开过的技术特征……，使得修改后的独立权利要求1具备了专利法第22条第2款规定的新颖性。2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤第二个层次（论述修改后的权利要求具有新颖性）：对审查意见通知书中所引用的对比文件进行分析，逐篇指出修改后权利要求的技术方案与所引用的对比文件的区别，从而说明该技术方案相对于其中的每一篇对比文件具有新颖性。【说明：从技术领域、解决的技术问题、技术方案和技术效果这四个方面考虑存在的区别】2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤第三个层次（论述修改后的权利要求具有创造性）：将考试中给出的几篇对比文件和公知常识结合起来说明该技术方案具有创造性【采用“三步法”进行分析】。【三步法第一步】从通知书所引用的对比文件中确定一篇最接近的现有技术；【三步法第二步】指出上述独立权利要求的技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；2020/8/4撰写意见陈述书的具体步骤【三步法第三步】进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。另外要进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。2020/8/4结尾部分1、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联系（代理人联系电话：010-********刘德华），以便申请人能够及时答复。最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。2、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给与一次修改文件或陈述意见的机会。代理人：刘德华联系电话：010-********2020/8/4（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷1、没有新颖性或创造性(A22.2或3)2、得不到说明书支持(A26.4)3、缺少必要技术特征(R21.2)4、未清楚限定保护范围(R20.1)5、说明书未充分公开(A26.3)6、单一性（A31）2020/8/47、不授权主题(R2、A5或25)8、修改超范围（A33）9、同样的发明创造只能被授予一项专利(R13.1)（二）意见陈述书中的几类主要实质性缺陷2020/8/41、没有新颖性或创造性(A22.2或3)•对比文件•公知常识•答复要点（文件日期、技术领域、有无结合、启示、目的，能否补充，区别，新颖性的单独对比原则，创造性的三步法）2020/8/42、得不到说明书支持(A26.4)•功能性概括•上位概括•数值范围•说明书中未记载•答复要点（非纯功能性限定、能得到支持、适当概括）2020/8/43、缺少必要技术特征(R21.2)•独立权利要求•要解决的问题或技术效果•答复要点（是否过宽，是否应该补入，是否应该修改技术效果等）2020/8/44、未清楚限定保护范围(R20.1)•权利要求类型•纯功能性权利要求•文字表达不清楚•引用关系错误•答题要点（实质、形式、保护范围）2020/8/45、说明书未充分公开(A26.3)•不清楚、完整，本领域无法实现•答复要点（区分A26.3ORR18.3、真的缺少？是否公知常识？怎样补入？今年很可能考）几种合适的争辩方式-力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识(需要举证)-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中。2020/8/46、单一性（A31）•所谓必要技术特征•答复要点（就必要技术特征进行争辩）2020/8/47、不授权主题(R2、A5或25)•智力活动规则与方法•疾病的诊断方法•疾病的治疗方法•不符合发明定义•答复要点（发明点是否规则，考的可能性不大）2020/8/48、修改超范围（A33）•答复要点（公知常识，明显错误）2020/8/49、一项发明一项专利权(R13.1)•符合授权条件，存在与本申请权利要求相同的已授权专利（一般为实用新型）：此时提交《放弃专利权声明》即可•有可能是预防性提醒或审查员认定有误（对于存在R13.1问题的申请，代理人或申请人应当注意授权表中的如下内容）“6.申请人于×年×月×日提交了专利号为×的“放弃专利权声明”。经审查：同意进入放弃专利权的审批程序。申请人声明放弃的专利权将自本发明授权公告之日起予以放弃生效。未进入放弃专利权的审批程序。经审查，申请人声明放弃的专利与本发明专利不属于相同的发明创造，符合专利法实施细则第十三条第一款的