6商标授权确权行政案件审理标准与案例介绍-许波(1)

商标授权确权行政案件审理标准与相关案例介绍北京市第一中级人民法院知识产权一庭许波2014年7月28日北京市第一中级人民法院北京一中院知产庭概况庭室设置：知产一庭、知产二庭业务分工：商标、竞争、垄断；专利、著作权、合同人员构成：北京市第一中级人民法院2012-2014年一审商标行政案件审理概况受理（件）审结（件）撤销（件）撤销率2012年2376212539418.5%2013年2390210435316.78%2014年至今54571793北京市第一中级人民法院北高《关于商标授权确权行政案件的审理指南》制定背景基本思路1、注重行政诉讼裁判基准时2、法律判断尊重历史和现实3、区分程序违法与程序不当北京市第一中级人民法院北高《关于商标授权确权行政案件的审理指南》驰名商标的认定与保护地理标志的认定与保护混淆误认的判断在先权利的保护（姓名权、著作权）程序问题北京市第一中级人民法院驰名商标的认定与保护行政诉讼裁判基准时：诉争商标申请日引证商标在诉争商标申请日后被认定为驰名商标等能够证明申请日前处于驰名状态的证据，应予采信驰名条款构成要件的认定顺序：《审理指南》原则上应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态，然后对其他构成要件进行认定——“东尼博斯”案二审、“吉百利”案二审、“杏花村”案二审新法第14条新增：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”；认定驰名但未予保护：“吉阳”案、“众恒及图”案北京市第一中级人民法院驰名商标的认定与保护新法第13条第2款与第30条或第31条的转换：案例：“薄涛”案二审判决转换要件：1、限于同一种或类似商品；2、未明确提出第30条或第31条的主张；3、实质理由为相关公众容易产生混淆误认；4、宣告无效的申请未超过五年期限讨论：《审理指南》针对的是行政裁决转换法律适用的问题，司法程序中可否主动转换？依申请还是依职权？最高授权确权司法解释（征求意见稿）第21条规定了驳回案件中直接变更法律依据北京市第一中级人民法院驰名商标的认定与保护第13条第3款能否适用于同一种或类似商品：不能适用：“啄木鸟及图”案可以适用：“安琪酵母”案有限适用：诉争商标系与他人驰名商标在同一种或类似商品上注册并已超过5年，其它条款无法救济时适用混淆保护和淡化保护：审理驰名商标民事纠纷司法解释第9条第2款相互关系？当事人主张或主动适用？淡化保护的适用要件：“两面针”案一审判决北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护相关法规：法第16条、实施条例第4条、《集体商标、证明商标注册和管理办法》地理标志的基本功能：避免公众对商品产地的误认本条所强调的“误导公众”，不是指一般商标法意义上相关公众对商品是否来源于特定商品提供者的混淆误认，而是特指相关公众对使用地理标志的商品是否来源于该地理标志所标示的地区的混淆误认北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护《审理指南》第4条：“应当证明诉争商标的申请注册容易使相关公众误认为使用该商标的商品来源于地理标志所标示的地区”“杨柳青”案二审：“陆少华未提供证据证明与天津杨柳青镇有关，其将申请商标‘杨柳青’注册在年画等商品上容易误导公众，违反了《商标法》第十六条的规定”《审理指南》第5条：普通商标与地理标志证明商标、集体商标互不构成权利障碍——功能不同，不进行近似性比对分歧：最高授权确权司法解释（征求意见稿）第9条第2款规定“相关权利人可选择依据该条或者另行依据商标法第十三条、第三十条等主张权利。”《审理指南》第6条：针对于不属于地理标志、不应当作为地理标志证明商标或者集体商标注册的情形——无明确法律规定，援引适用新法第30条“凡不符合本法有关规定”的原则性规定北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护第16条与第10条第2款、第10条第1款第8项：特别的地名+特定的商品，属于特别条款，符合条件时优先适用第16条属于相对理由还是绝对理由：旧法第41条第2款、新法第33条、第45条第1款将其与其他相对理由并列规定；实践做法更类似于将其视为绝对理由：立足点在于避免对产地的误认（不同于对商品提供者的误认），以及源于产地误认而带来的对产品质量、信誉等商品性质特征的误认，不同于相对理由所针对的特定主体的私权保护；“CHAMPAIGN”案二审、“杨柳青”案二审均主动转换法律适用。北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护禁注的商品范围：能否在地理标志商品之外的商品上将该地理标志注册为商标？基本观点：地理标志与特定商品相联系，故不能脱离具体的商品谈保护可及于类似商品：“误导可能性”，与地理标志商品具有较强联系，可能使相关公众对产地产生误认的——“CHAMPAIGN”案二审仅限于地理标志所涉商品：地理标志之外商品不具有本条所规定的“特定质量、信誉或者其他特征”，不宜纳入本条款进行保护——“香宾”案一审最高授权确权司法解释（征求意见稿）第9条第1款：“如果诉争商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品，该权利人应证明该地理标志使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区且因而具有特定的质量、信誉或者其他特征。”北京市第一中级人民法院混淆误认的判断商标延续注册的问题：《审理指南》第7-9条第7条：强调注册商标专用权的独立性，同一商标权人先后申请注册的商标间并不当然具有延续关系；第8条：司法实践对延续注册持保守态度，但不绝对排斥在先基础商标所承载商誉的延续性，前提在于基础商标的使用及所形成的知名度，且在后申请注册的商标为同一种或类似商品上的相同或近似商标，能够使相关公众将前后商标联系起来——“顺峰康王”案一审；第9条：从与第8条相反的角度进行规定北京市第一中级人民法院混淆误认的判断稳定市场秩序的认定：《审理指南》第10-13条源于最高院2010年商标授权确权意见第1条“稳定的市场秩序”的规定；第10条：严格限定在诉争商标应在引证商标申请日前进行了持续使用，与新法第五十九条第三款先用权的规定相协调——“威旺”案、“永和大王”案；第11条：举证责任分配；第12条：认定标准；“诉争商标申请注册人的主观状态等因素”——主观状态如何理解？“等因素”还包括什么因素？第13条：能否区分是事实问题而非法律判断，故可引入市场调查结论予以证明；对市场调查的方法及采信进行了指引。北京市第一中级人民法院混淆误认的判断混淆误认的常见考量因素：商标标识的近似程度：商品的类似或关联程度：引证商标的显著性及知名度：相关公众的注意力程度：特定商品的考量，如汽车与服装的区别主观状态：如何考虑恶意北京市第一中级人民法院混淆误认的判断混淆误认的常见考量因素：历史原因：不能由一方垄断各方当事人共同形成的商誉；虽历史上相关，但一方持续使用，另一方长期中断使用，对商誉形成无贡献的，不应允许其注册相近似的商标——“汝阳杜康”案；共存协议：司法实践有限制地认可，即仅在类似商品上近似商标的情形予以认可，相同商品上相同商标的情形不认可——“UCG”案二审；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第16条未作限制，有观点也认为，此种法律干涉是没有意义的；商标延续申请：实际混淆证据：北京市第一中级人民法院在先权利的保护在先姓名权：何为姓名：《审理指南》第16、17条——能与特定自然人建立起对应关系的主体识别符号，不限于户籍登记中的姓名；在世自然人：姓名权属于人身权，依附于人身而存在；《商标审查及审理标准》规定“他人”为在世自然人，实践中多持该观点——“李兴发”案、“TimHortons”案；死者的姓名：死者的人格利益应受保护，姓名权人死亡后其姓名上所附价值可能仍然存在，具有保护价值（10-1-8或第31条前半段的合法权益？）区别法律适用情形的不同：《审理指南》第14、15条北京市第一中级人民法院在先权利的保护损害特定自然人姓名权的认定：《审理指南》第18、19、20条；明知而盗用、冒用——强调行为的不正当性；声誉或知名度并非构成要件，仅为考量因素（建立起对应关系、不正当目的）；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第12条亦未要求声誉或知名度——“IVERSONBASKETBALL”案、“易建联”案；权利主体：本人+利害关系人（授权明确的经纪人，证明标准较高）；经纪人？——“泽塔琼斯”案、“KATEMOSS”案；商品类别：以相关公众为判断主体意味着必然要考虑商品类别，多数对姓名的抢注也发生在与该姓名权人相关的领域。北京市第一中级人民法院在先权利的保护在先著作权：基本原则：与著作权民事案件的审理标准保持一致；商标标志与作品的关系：商标标志只要具有基本的独创性即可以认定构成作品，但印刷体字母或简单的词汇通常不被认为具有独创性，不属于著作权意义上的作品；确定著作权归属的初步证据：仍规定了较高的证明标准；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第11条第2款规定“商标公告、商标注册证等”可以作为初步证据，但可反证推翻——“老人城”案一、二审；著作权登记证书：无法单独证明是否构成作品以及权力归属——“艾杜纱”案；在后著作权登记证书结合在先商标注册证亦不足以证明著作权归属，但有在后著作权登记证书结合在先广告宣传认定著作权成立——“酷怡Q00及图”案北京市第一中级人民法院在先权利的保护在先字号权注册或使用在先：经使用已具有一定知名度：在我国实际使用并具有知名度；外文字号需要证明其与相应中文间已形成对应关系；诉争商标与字号相同或近似：保护范围：一般限于与在先字号权人实际经营的相同或类似商品上，不能简单以营业执照所登记的营业范围为准；高知名度字号可及于其知名度覆盖的范围，如扩大到关联性较强的商品或服务上——“小肥羊”案（餐饮→饭店管理）、“精工”案（钟表→宝石、珠宝）；老字号保护：“世泰盛”系列案（绸布→7、24、36、39、43）——与驰名商标保护的关系、尊重历史和当前实际北京市第一中级人民法院在先权利的保护外观设计专利权：诉争商标指定使用商品与外观设计专利产品应属相同或类似商品；近似判断：整体比较；若诉争商标仅为在先外观设计的一部分或部分要素时，通常不认定近似，除非相同或相近部分为外观设计的要部或主要识别设计——“金泰轮”案、“爱求及图”案；仅文字相同不认定为近似——“万花筒”案药品商品名称：经药品行政管理部门批准使用的药品商品名称是否产生受保护的民事权益，取决于其实际使用情况——“奥络Phudicin”案、“可立停”案商品化权：“邦德007BOND”案、“哈利波特”案北京市第一中级人民法院程序问题商标确权授权行政诉讼不同于普通行政诉讼既要加强对程序问题的审查，又要防止循环诉讼，避免程序震荡，及时定纷止争充分考虑最高院关于争议实质性解决的司法政策区分程序违法与程序不当北京市第一中级人民法院程序问题被异议商标权利人营业执照被吊销但未注销适用新法第4条不予核准注册：权利人对商标是否具有真实使用意图？（当事人主张？法院主动适用？）需要满足的条件：1、行政裁决作出时吊销已超三年；2、被异议商标未转让或许可；3、被异议商标权利人未参加评审和诉讼程序，也无相关说明或主张；4、构成复制、摹仿且商品存在关联。最高授权确权司法解释（征求意见稿）第20条：类似规定能否适用于引证商标权利人的情形？北京市第一中级人民法院程序问题评审程序中诉争商标发生转让的问题：诉争商标转让后被告未通知受让人：是否与《商标评审规则》第31条不符？（受让人或承继人应主动声明）受让人诉讼中证明行政裁决理由和结论违法的，撤销；不能证明的，则指出程序不当，判决驳回。受让人参加评审程序的，转让人不再作为当事人，也无权起诉北京市第一中级人民法院程序问题商评委送达的问题：区分“事实上收到”与视为送达：司法对“事实上收到”采严格标准；商评委穷尽当面送达、邮寄送达等方式后仍然无法送达而采取公告送达的，视为送达；发文清单等内部材料、交邮未退回的证据，不能证明已送达；送达程序不当但实体认定正