【良心干货】知识产权案件办案律师应该掌握的实务要点汇总

【良心干货】知识产权案件办案律师应该掌握的实务要点汇总作者：李骞律师广东广信君达律师事务所知识产权案件相对传统民商事案件以及行政和刑事案件来说算是律师行业的新业务，自2013年11月12日十八届中央委员会第三次全体会议确立了“加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制，探索建立知识产权法院”的改革方向后，保护知识产权的政策已经变成了国家层面的具体行动。目前北京、上海、广州已经成立了知识产权法院，专门处理涉及专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的第一审民事和行政案件、涉及驰名商标认定的第一审民事案件、以及不服基层人民法院第一审著作权、商标、技术合同、不正当竞争等知识产权民事和行政判决、裁定提起的上诉案件。一、办理知识产权案件的特点和难点知识产权案件不同于其他民间借贷、人身侵权等普通民事和刑事案件，笔者在办理知识产权案件的实务操作中深感由于所涉及领域的专业化程度较高，维权成本高，维权举证难，维权收益低。这三维总结，决定了权利人轻则不动，一旦启动维权，对律师的期望值则成倍加强。在办理案件过程中除了证据保全、诉讼禁令等程序启动难之外，专利特征等同、商标混淆可能性、著作权的实质性近似又是何等主观，飘忽不定，权利人举证责任有多大，只有经历过的人才会深有感触。所以在办案过程中要求律师既要对诉讼法里的相关程序和实体法相关法条了如指掌，还要对所涉及领域的相关专业知识有一定的理解，需要具备能精准把握相关证据证明力的基本能力，才有可能办理好此类案件。所以许多代理知识产权案件的律师一般都具有理科或者工科的专业背景，有较高的业务水平和相当的专业知识，否则很容易说错话，或根本满足不了客户对律师的法律要求。在实践中，涉及知识产权领域纠纷的客户往往都是这个领域的专家，如果作为律师不懂或者懂得不比他多，客户很难把业务交给他不信任的律师。所以作为知识产权律师应当要善于总结知识产权案件的规律和特点，并将其上升为自己的办案规则。专利纠纷案件是有规律可循的，无论出现多少案件，其内在规律性是一致的。在整理总结这些规律时，就会逐渐形成自己的办案思路，而善于把这些规律性的东西总结起来并运用到下一个案件中是律师操作知识产权案件的一个重要成功秘诀，尤其对常见的专利、商标、著作权的基本知识，原理、基本法律原则应该做到胸有成竹，先要成为专家或者业内人士，其次才是律师。二、知识产权律师办案技巧笔者在参与办理知识产权侵权案件的实务操作中，深感此类案件专业性强，工作量大，压力大，典型案例也比较突出。无论是结合当前加强知识产权司法保护的司法政策背景，还是落实到案件具体证据本身，举证难是诉讼过程中最难攻克的堡垒，其主要体现为收集侵权证据难和收集索赔证据难两个特点。而审判力量薄弱、人身风险大等非法律原因有时也是维权难真正的症结所在，笔者前几日经同业好友的邀请参加了广州知识产权协会2015年度典型案例报告会，对于会上讨论的相关软件行业的专利侵权的案例映像尤为深刻，根据这次参会的感悟并结合根据近些年我们所承办的专利侵权案件，总结一些常见的诉讼策略如下，以供同行参考。(1)充分运用“接触+相似”原则：“接触+相似”原则是参照我国反不正当竞争法第十条内容，在司法实践中，作为审判经验逐渐形成的认定商业秘密侵权的原则。“接触”是指被告（一般指侵权方）有机会看到、了解到或感受到原告享有版权的作品。一般说来，原告作品的广泛传播，或者说公众有机会接触到作品，都可以推定被告接触了原告的作品。此外，即使作品没有公开传播，但如果是由原告专门提供给被告的（如雇佣关系、出版发行关系），也可以推定被告接触了原告的作品；“相似性”是指被告的作品与原告的作品相似到这样一种程度，除了解释为复制，不可能有其他解释。(2)充分利用举证责任中举证责任分配规则—举证责任倒置如果发生被告（如雇佣关系、出版发行关系）的行为侵害单位著作权与商业秘密权时，建议单位首选以侵害商业秘密纠纷的案由起诉立案，会更有利于保护企业权力。在办理案件的实务过程中往往并不需要比对侵权产品的相识度达到多大比例，即可以有机会认定被告为侵权。被侵权方（一般为原告）只要证明如下三点即可完成初步的举证责任：一、被告对商业秘密有所接触，二、被告的产品与原告的产品实质相同；三、这种客体的实质相同与被告的接触具有法律上的因果关系；一般完成以上三点的证明，举证责任即发生转移，转由对方即被告举证其技术的“合法来源”，即客体实质相同的原因，此时，被告必须证明客体的实质相同与其接触无关，于是这就存在两种可能：一、被告是自行研发的；二、被告借鉴了其他合法来源，如果被告不能完成上诉举证，就可认定为侵权。(3)诉前准备与证据保全技巧由于知识产权案件的客体是一般为非物理的虚拟的“物”，因此与物权相比，知识产权的独占性明显较弱且极易受到侵害，并且一旦遭到破坏，很难能够被“恢复原状”。所以如何收集对方侵权证据是此类案件中的难点，也是重中之重，笔者在办理此类案件中一定会预先有针对性的做好各种预案再向法院申请诉前证据保全，所以诉前准备工作一般分为如下六步：第一步、争取从公开渠道获得侵权产品，在必要的情况下建议公证获得侵权产品的过程。第二步、和专业人士一起调查分析源代码的存放位置，并预先了解被告公司内部情况包括人员、办公室结构以及地理位置。第三步、突袭前注重计划的保密，证据保全一定要具备突然性，首先安排法警清空现场工作人员，并关闭对方公司的总电源。第四步、法院与专业人士入场搜寻侵权产品的源代码。第五步、申请诉前禁令、第六步、开展相关鉴定工作，比如“源代码相似度鉴定”或者“基础架构相似度鉴定”等等四、知识产权侵权案件中常见的抗辩理由当此类侵权案件一旦被法院立案进入诉讼程序，由于会面对巨额的索赔，被告往往会用尽浑身解数提出如下抗辩理由：(1)否定落入专利权保护范围抗辩：在专利侵权诉讼中，被告会努力通过对比侵权技术找出缺少或不同的技术特征来否定落入原告专利权保护的范围，其抗辩理由是根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。(2)请求宣告专利无效：目前专利无效宣告请求在专利侵权诉讼中几乎是必经的程序。大量无效宣告请求都是在专利侵权诉讼中出现的，即当专利权人向专利管理机关或人民法院控告某个单位或者个人侵犯专利权时，被告几乎无一例外地会反过来向专利复审委员会请求宣告该专利权无效。被告提出无效宣告请求，其目的无外乎两种。其一，利用无效宣告请求，将作为专利侵权诉讼基础的专利权全部无效或部分无效，达到使得专利权人无法主张权利或者被控侵权标的物不落入专利保护范围的目的；其二，利用无效程序，尽可能地拖延时间，以便转移财产和证据，使得专利权人即使赢得侵权诉讼，最终也很难获得合理的赔偿。(3)现有技术/现有设计抗辩：根据《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。该条规定的出台，为被告侵权人提供了在专利侵权诉讼中直接使用现有技术、现有设计抗辩不侵权的法律依据。但目前司法实务采用的是，被控侵权人在运用专利法第六十二条进行现有技术、现有设计抗辩时，引用的现有技术的量被限定为一项，现有设计的量被限定为一个。即一项现有技术或一项现有设计必须充分揭示被控侵权物的全部技术或设计特征，不能用多项或多个现有技术、设计去进行抗辩。(4)先用权抗辩：根据《专利法》第六十三条第一款第（二）项规定“先用权”，是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。在实践中，相同的发明创造同时由两个不同的发明人分别研究开发出的事情是常见的。这里的相同是指先用权人在专利申请日后制造的产品的技术特征与专利申请日之前制造的产品技术特征相同或实质近似，而非与专利申请日之前已经制造的产品的型号相同。因此当被控侵权产品为多种型号的产品时，即使某一型号被控侵权产品未在专利申请日前制造、销售，但只要该被控侵权产品与在专利申请日前制造、销售的其他被控侵权产品的技术特征没有实质差别，也属于《专利法》第六十三条第一款所规定的“相同产品”(5)超过诉讼时效抗辩：现行法律规定侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。因此，如果原告主张权利之时，被告所实施的侵权行为已经结束并超过两年的，那么原告将丧失胜诉权。例如，被告在自起诉日两年以前就生产并销售了侵权产品，但是现在由其他经销商进行二次销售时被专利权人起诉。在这种情形下，专利产品的直接生产者由于所实施的侵权行为已经过了两年的诉讼时效而不会承担侵权责任，但是进行二次销售的销售商应当承担停止销售侵权产品的法律责任，当然如果二次销售商不能提供合法来源，则还应承担赔偿损失的法律责任。(6)销售者提供合法来源抗辩：专利诉讼中的合法来源抗辩，指的是以生产经营为目的的专利侵权产品的使用者或销售者，在专利侵权诉讼中提供证据证明，其使用或销售时不知道其所使用或销售的是专利侵权产品，其所使用或销售的专利侵权产品合法来源于其他经营者，从而欲使自己被免除专利侵权赔偿责任的抗辩。专利侵权诉讼中的合法来源抗辩直接的法律依据来源于我国2008年修改后的专利法第七十条的规定，该条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”上述条文的规定表明，如上述抗辩成立，提出合法来源抗辩的抗辩人可以免除赔偿责任，但仍应承担除赔偿责任以外的其他侵权责任，特别是停止继续使用、销售的行为的责任。本条规定意在保护专利权的同时，维护交易安全，保护善意使用或销售专利侵权产品的使用者或销售者的合法权益。专利侵权诉讼中的合法来源抗辩，在司法实践中大量地为被控侵权者所提出，已成为了我国专利法的一项重要制度。五、知识产权侵权案件中损害赔偿解决办法在知识产权侵权诉讼中，原告权利人经常抱怨诉讼成本高、损害赔偿低，“赢了官司，输了钱”成为普遍现象。2013年以来，广东省高级人民法院在全省开展“探索完善司法证据制度破解知识产权侵权损害赔偿难”试点工作，出台了《广东法院“探索完善司法证据制度破解知识产权侵权损害赔偿难”试点工作座谈会纪要》（下称《座谈会纪要》），针对知识产权侵权损害赔偿难题有了明确的制度保障：(1)证据披露制度在知识产权侵权诉讼中，由于知识产权本身的无形性导致权利价值和收益难以评估，当前社会商业道德和诚信体系不健全，企业财务账册和评估结果难以采信，现行诉讼制度和证据制度在查明知识产权实际损失或侵权获利上缺乏操作性等因素影响，当事人经常因客观原因无法收集到证明实际损失或侵权获利数额的证据。基于知识产权侵权损害查明的这种特殊性，广东法院针对知识产权侵权损害实际损失或侵权获利难以查明的现状，结合“谁主张，谁举证”原则，有条件地试行证据披露制度。所谓证据披露制度，是基于当事人的举证责任与法院查证、认证的职能要求，立法上明确规定和授权法院依职权决定当事人及案外人进行证据披露，或以特定的证明方式协助证据披露的一种诉讼活动。该制度的核心在于被请求的一方当事人必须根据请求方的要求展示其关于案件的证据材料，不管是有利还是不利的证据都必须提供，不得隐瞒。(2)举证妨碍制度在知识产权诉讼司法实践中，往往存在案件当事人或与案件相关联的人，故意或消极地阻碍证据披露，导致法院在计算侵权损失时难以认定。为解决此难题，广东高院规定了举证妨碍制度。当法院经审查认为被控侵权人负有披露义务，应当披露涉及被控侵权人获利状况的证据，但被控侵权人通过积极行