浅谈美国专利法第112条对中国专利法第26条第4款及第33…

1浅谈美国专利法第112条对中国专利法第26条第4款之借鉴ComparativeStudyofU.S.PatentLawU.S.C.35§112andArticle26Item4ofChinesePatentLaw作者李雁摘要本文主要针对在发明专利审查实践中经常遇到的有关专利法第26条第4款中关于“以说明书为依据”的审查标准问题。笔者试图通过借鉴美国专利法第112条的相关规定以及美国法院针对第112条的司法实践与判例对我国专利法第26条第4款中“以说明书为依据”的审查标准进行讨论，并提出自己的见解和建议。关键词以说明书为依据（supportedbythespecification）能够实现（enablement）共有性质（commonquality）过度试验（undueexperimentation）一、相关法规（一）中国专利法第26条第4款“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”权利要求书的最主要作用是确定专利权的保护范围。只要他人未经专利权人许可而实施的技术方案落入权利要求的保护范围，则构成侵权。1权利要求书的作用一方面需要为专利权人提供切实有效的法律保护，另一方面需要确保公众享有使用已知技术的自由。根据专利法第26条第4款的规定，对权利要求的要求主要有以下两点：（1）以说明书为依据；（2）清楚、简要的限定保护范围。“以说明书为依据”，即通常所说的“权利要求得到说明书的支持”要求每一项权利要求所要求保护的技术方案在说明书中都应当有清楚充分的记载。要满足这个要求，应当保证权利要求的每个技术特征在说明书中都有记载或者反映。另外，为了获得尽可能宽的保护范围，权利要求一般是说明书记载的一个或多个1参考《专利法详解》第三章，第138页；2具体技术方案的概括（即，上位描述）。这样的概括是允许的，但应当适当。权利要求的保护范围不应当过宽，以至于与发明人所作技术贡献不相称。“清楚、简要的限定保护范围”是对权利要求的表达所提出的要求。即，要求权利要求的内容和表达要清楚、简要。由于本文讨论的重点在于如何理解“以说明书为依据”之规定及其审查标准，这里笔者没有对“清楚、简要的限定保护范围”作详细讨论。（二）美国专利法第112条美国专利法第112条总共有6款规定，其中，与这里讨论的中国专利法第26条第4款相关的是第（1）、（2）和（6）款。笔者对相关规定翻译如下：美国专利法U.S.C.35§112（1）说明书应当包含发明的书面描述（writtendescription），并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使用该发明（enablement），并且说明书还应当提出发明人所想到的实施其发明的最佳实施方式（bestmode）。2（2）说明书应当推导出一个或多个权利要求，这一个或多个权利要求特别地指出并且清楚地申明申请人视为其发明的主题（claimdefiniteness）。3（6）权利要求中针对组合的特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤，而无需阐明支持该功能描述的结构、材料或动作，并且这样的权利要求应该被解释成覆盖在说明书及其等同物中所描述的相应结构、材料或动作。4上述第（6）款相当于我国专利法所称“功能性描述”，其规定在《审查指南》关于第26条第4款的审查标准中5。对于“功能性描述”的比较法研究，笔者将另文探讨，这里不作详述。美国专利法第112条的核心在于说明书的“充分公开（adequatedisclosure）”6。分解来看，其包含四方面要求：1．能够实现（Enablement）：该要求是“充分公开”的最重要一点。它要求发明人足够清楚地描述其发明，以使得本领域技术人员能够理解如何制造和使用该发明。说明书中的描述应该能够避免本领域技术人采2原文：Thespecificationshallcontainawrittendescriptionoftheinvention,andofthemannerandprocessofmakingandusingit,insuchfull,clear,concise,andexacttermsastoenableanypersonskilledinthearttowhichitpertains,orwithwhichitismostnearlyconnected,tomakeandusethesame,andshallsetforththebestmodecontemplatedbytheinventorofcarryingouthisinvention.3原文：Thespecificationshallconcludewithoneormoreclaimsparticularlypointingoutanddistinctlyclaimingthesubjectmatterwhichtheapplicantregardsashisinvention.4原文：Anelementinaclaimforacombinationmaybeexpressedasameansorstepforperformingaspecifiedfunctionwithouttherecitalofstructure,material,oractsinsupportthereof,andsuchclaimshallbeconstruedtocoverthecorrespondingstructure,material,oractsdescribedinthespecificationandequivalentsthereof.5参考《审查指南（2010版）》第二部分第二章第3.2节，第145页6参考“PatentLawandPolicy:CasesandMaterials”，作者RobertMerges,JohnDuffy，第4章第257-260页3取大量试验才能再现本发明。2．书面描述（Writtendescription）:除了使得本领域技术人员能够重现发明之外，发明人还必须突出描述他要求保护的主题，并且由权利要求限定其突出的主题。该条款经常在申请人修改权利要求时使用。审查员考查修改后的权利要求是否在原始申请的公开内容中得到支持。3．表达清楚（Claimdefiniteness）：发明人必须利用权利要求来限定其要求保护的发明的界限，以使得公众能够容易地分辩发明人合法权益的界限。虽然说明书中公开的内容通常能够帮助解释权利要求的语言，但是本条款还要求权利要求的语言本身清晰。4．最佳实施方式（Bestmode）：发明人必须向公众公开其已知的实施发明的最佳实施方式。下表笔者列出美国专利法第112条与中国专利法相关条款的对应关系：美国专利法§112中国专利法（1）“能够实现”enablement第26条第3款“说明书清楚、完整；能够实现”及第4款“以说明书为依据”（2）“书面描述”writtendescription第26条第3款“说明书清楚、完整”及第33条“修改不得超范围”（3）“表达清楚”claimdefiniteness第26条第4款“清楚、简要的限定保护范围”关于“最佳实施方式（bestmode）”，在中国专利法中没有相关规定。尽管美国法中并没有类似“以说明书为依据”或“权利要求得到说明书的支持”之类的语言，但是通过了解美国相关法规的司法实践可以知晓，类似的规定主要反映在美国法第112条第1款之“能够实现”中。关于“能够实现”的解读贯穿美国审查和司法实践的过程并反映在许多经典判例中。在下文中，笔者会通过判例分析来简介美国业界关于“能够实现”的判断标准，希望能够对我国第26条第4款之审查标准提供些许借鉴。二、中国专利法第26条第4款之探讨虽然中国专利法已经对于“以说明书为依据”给出明确规定，但是对其审查标准尚没有明确定义。尤其对于上位概括，《专利法详解》中解释：“一项权利要求概括得是否适当，需要根据发明的具体情况和所属技术领域的特点，并参照有关的现有技术来判定，不可能有一个固定的、一成不变的标准”7。话虽如此，申请人在面对一项“上位过宽，进而得不到说明书支持”的审查意见时，还是经7参考《专利法详解》第三章，第139页；4常会问：究竟怎样程度的上位可以被认为能够得到说明书的支持？在《审查指南》第二部分第二章第3.2节对此规定如下：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权力要求的保护范围概括至覆盖所有的等同替代或明显变型的方式。概括是否恰当应当参考相关的现有技术来判断”8，“应当审查概括是否得到说明书的支持。如果概括包含申请人推测的内容，而其效果又难以预料和评价，则应当认为这种概括超出说明书公开的范围。如果本领域技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明的技术问题，并达到相同的效果，则应当认为该权利要求得不到说明书的支持”9，“如果说明书给出的信息不充分，而本领域技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求的保护范围，则得不到说明书的支持，申请人应当对该概括进一步限定”10。然而，上述规定在审查实践中带来很多问题和争论。审查员在给出针对上位概念得不到说明书支持的审查意见时，有时并没有给出反例，而仅仅笼统地指出“本领域技术人员有理由怀疑该上位概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明的技术问题，并达到相同的效果，则应当认为该权利要求得不到说明书的支持”。在此争论情况下，申请人不禁要问，究竟怎样的怀疑是合理的？举证责任应该在于审查员还是申请人一方？如果在于申请人一方，申请人需要给出怎样的实例来证明该上位概括是合理的？“以说明书为依据”应该遵循怎样的审查标准？对于这些问题，审查实践中似乎没有给出清楚的答案。上面提到，我国专利法第26条第4款“以说明书为依据”可以与美国专利法第112条“能够实现”之规定相对照。下面，笔者将通过介绍和分析两个经典判例来探讨美国以及欧洲关于“能够实现”的审查标准。所要讨论的判例包括“爱迪生白炽灯专利侵权案”以及“哈佛致癌老鼠案”。三、美国专利法112条之“能够实现”如前所述，美国专利法112条之“能够实现”规定在美国专利法U.S.C.35§112第（1）款中，“说明书应当包含发明的书面描述，并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使8参考《审查指南（2010版）》第二部分第二章第3.2节，第143-145页；9同上10同上5用该发明”。一种观点认为该规定仅仅是针对说明书而言的。笔者对此有不同看法，笔者认为“能够实现”的范围与权利要求的范围之间具有直接关系。在经典案例InreFisher11中，法院指出：“能够实现的范围必须至少与权利要求的范围大体相称”。所谓“能够实现的范围”等于说明书明确公开的范围加上本领域普通技术无需过度试验就能够获知的范围。“能够实现”要求的目的在于确保公众知识根据专利说明书的记载而增加至少与权利要求的范围相称的程度。由此可见，“能够实现”并不仅仅是针对说明书的规定，也体现出对于权利要求的保护范围的要求，即，权利要求的保护范围必须与本领域技术人员根据说明书的记载能够实现的范围相称，也就是说，要得到说明书的支持。3.1案例一：“爱迪生白炽灯专利侵权案”12“爱迪生白炽灯专利侵权案”是美国专利法历史上关于“能够实现”问题的著名判例。尽管该判例形成于100多年前的1895年，但该判例中所形成的针对“能够实现”问题的多个审查标准在美国专利法实践中沿用至今。在该案中，原告Sawyer&Man（简称SM）公司控告Edison电灯公司专利侵权，争议的焦点在于爱迪生电灯是否侵犯SM电灯专利权，即，美国专利第317,676号。该案主要涉及SM电灯专利的两项权利要求，即：1．一种用于电灯的白炽导体，该白炽导体由碳化纤维或纺织材料（carbonizedfibrousortextilem