处理商标侵权案件的技巧-律师视角

处理商标侵权案件的技巧处理商标侵权案件的技巧第一部分：商标侵权概述第二部分：网络环境下的商标侵权问题第三部分：商标诉讼的取证第四部分：案例分析第五部分：律师服务第一部分商标侵权概述一、商标法的修订2013年8月30日，十二届全国人大常委会第四次会议以156票赞成，3票反对，表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国商标法的决定》,并由中华人民共和国主席令第六号公布，自2014年5月1日起施行。第一部分商标侵权概述加大了对侵权行为的打击力度，加强对商标专用权的保护：1、增加了应承担法律责任的侵权行为种类。2、增加了惩罚性赔偿规定，提高了法定的侵权赔偿数额。3、“主要”制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具可以没收。4、减轻了商标专用权人的举证负担，增加了有关文书提供令的规定。二、商标侵权种类1、《商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；第一部分商标侵权概述第一部分商标侵权概述（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。第一部分商标侵权概述三、商标侵权对于企业的影响规范商标申请和使用，禁止恶意抢注，维护公平竞争的市场秩序1、禁止抢注因业务往来等关系而明知他人已经在先使用的商标。2、保护在先使用人的权利。3、禁止将他人商标用作企业字号。第一部分商标侵权概述四、商标侵权受理机关（一）工商行政管理局1、工商系统商标侵权打假的一般程序（1）调查取证（2）现场调查（3）勘验鉴定2、处罚方式（1）责令停止侵权（2）处以罚款第一部分商标侵权概述（二）人民法院处理的民事案件1、法院系统商标侵权诉讼的一般程序（1）确定商标权的效力和保护范围；（2）分析权利的构成要素；（3）确定被控侵权行为的性质；（4）分析被控侵权物及其标识的构成要素；（5）将商标、产品与被控标识、产品的具体构成要素进行对比；（6）做出相同或者相似、相同或者类似的判断；（7）确定侵权责任。第一部分商标侵权概述（三）若商标侵权行为构成刑事责任时的处理机关—公安机关立案侦查，检察机关提起公诉，法院审判。1、假冒注册商标罪2、销售假冒注册商标商品罪3、非法制造、销售他人注册商标标识罪第二部分网络环境下的商标侵权问题一、网络环境引发的新的法律问题1、管辖权问题（1）《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条（2）《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条（3）《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条第二部分网络环境下的商标侵权问题2、网络环境下“商标使用”行为的认定（1）利用互联网直接销售假冒注册商标的商品或服务。（2）将他人的注册商标或者与他人注册商标近似的标志注册为域名。（3）搜索引擎关键词广告和竞价排名。第二部分网络环境下的商标侵权问题二、新类型网络商标侵权纠纷1、域名侵权2、链接侵权3、电子布告板系统上的商标侵权4、网上搜索引擎引起的隐性商标侵权第二部分网络环境下的商标侵权问题三、如何确定互联网商标侵权行为及侵权方的基本信息（一）搜索途径搜索网站，网络商店服务供应商的搜索引擎。原则：搜索以关键词为核心。（二）对侵权方基本信息进行甄别1、是否为法律规定的商标侵权行为。2、侵权人的侵权行为给公司造成的损失数额。3、侵权行为的影响。第二部分网络环境下的商标侵权问题（三）侵权行为责任承担主体的选定1、主体列举（1）电商、生产方与销售方（2）选择最有利于被侵权人的责任承担主体2、主体的确定（1）根据列明的联系方式确定（2）通过工商管理部门的登记信息确定（3）其它方式——如：购买侵权商标的商品，根据索要的发票上信息确定侵权主体第三部分商标诉讼的取证一、取证范围（一）权属证据（二）侵权证据（三）损害赔偿证据（四）有关侵权人情况的证据第三部分商标诉讼的取证（一）权属证据1、证明目的：（1）该当事人是该权利的拥有者或其利害关系人，因此他是合法的原告或投诉人；（2）该商标权在中国合法存在、有效并且因此可被依法行使。就商标权而言，提交该类证据的目的在于证明商标权的归属，是否为驰名商标，该商标权的保护范围。2、主要包括：（1）商标注册证(如指定颜色的须提交商标注册证的原件)及续展手续。如果是国际商标注册，则需由国家商标局发布该国际注册在中国有效的证明。（2）驰名商标认证书或人民法院认定驰名商标判决书。第三部分商标诉讼的取证（二）侵权证据1、证明目的：被告实施了或正在实施被控侵权行为。提交被告实施侵犯商标权行为证据的目的在于确认被告以何种形式侵犯原告的商标权，侵权行为发生的范围等。2、主要包括：被告生产的被控侵权产品及销售发票、买卖合同、视听资料等。在原告不能获得被控侵权产品时，销售被控侵权产品的发票、合同也可以作为直接证据使用。第三部分商标诉讼的取证（三）损害赔偿证据在商标侵权之诉中，原告要求被告赔偿，应当提交有关赔偿数额的计算方法。侵犯商标权的赔偿数额计算方法有三种：(1)侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益。(2)被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。(3)人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。第三部分商标诉讼的取证《商标法》第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。第三部分商标诉讼的取证人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。第三部分商标诉讼的取证二、取证方法（一）委托律师调查取证由于商标权案件专业性较强，由权利人自行取证，对取证的方向和范围把握的十分准确会有一定的难度。律师是专门从事法律工作的，不仅具有丰富的法律知识，而且具有丰富的办案经验和熟练的诉讼技巧。一般说来，律师(两名)调查取证要比当事人调查取证更为方便、有效，收集证据的范围也更加广泛、精确，在司法实践中往往具有较高的可信度。（二）申请公证机关进行证据保全公证机关的业务之一便是“保全证据”。公证证据具有推定为真的效果，一般为法院直接采信，除非有相反证据足以推翻公证证明的除外。公证机关对证据进行保全，其效果与法院依职权所进行的保全，是基本相等的。在诉前，当事人能够充分运用公证机关收集、保全证据，是一个做好诉前准备的有效措施。第三部分商标诉讼的取证第三部分商标诉讼的取证（三）申请法院进行诉前证据保全《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》，规定了在商标权侵权案件中，可以申请诉前证据保全。保全措施后，当事人或利害关系人应在法定时间段里提起诉讼。如果没有向法院提起诉讼，则此种保全措施应当予以解除，或者将有关证据予以销毁或发还，申请人要就此所造成的损失承担赔偿责任。第三部分商标诉讼的取证（四）申请人民法院调取证据因客观原因不能自行调取证据，或对足以影响案件的关键证据调查手段穷竭后，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。1、分类：（1）保全被控侵权产品；（2）调查被控侵权单位的财务账册，以便确定赔偿额；（3）调取被控侵权人存在侵权的证据。第三部分商标诉讼的取证2、当事人申请法院调查取证应当注意：（1）申请调查的证据范围，必须符合法定情形；（2）此项申请必须注意举证时限。3、法院通常采取的措施：对易拍照的被控侵权产品采用拍照的方式，或采用记录下被控侵权产品的技术特征的方式，对易于调取的书籍、商标实物等采用扣押、提取等手法，而对于被控侵权人的财务账册往往因侵权人的阻挠或隐藏而极难得到。第三部分商标诉讼的取证（五）向行政机关举报取证向侵权所在地工商、公安部门举报后，上述部门可以查阅、复制与案件有关的合同、帐册等有关文件，询问当事人和证人，采用拍照、摄像等方式进行现场执法检查。涉嫌侵犯商标专用权的，上述行政执法部门可以对涉嫌侵权的产品清点数量、规格后查封并从中抽取样品。（六）公安机关依法取证第三部分商标诉讼的取证三、取证应注意的问题（一）收集证据内容及手段应合法根据我国法律规定，当事人提供的证据必须合法。证据不合法的情形：1、收集或提供主体不合法。2、取证程序不合法。如以暴力、威胁、欺骗、引诱、收买等非法方法收集的证据。3、内容不合法。即不能证明案件真实情况、虚假的、无证明力的事实材料，因对案件事实的查明毫无意义而为非法证据。第三部分商标诉讼的取证（二）注意证据之间的关联性和一致性1、各个证据之间要有某种客观的联系，相互印证，而不是相互孤立的。2、当事人应收集与证明对象相一致的证据。实践表明，证据证明对象过于分散往往容易削弱证据的证明力，至于相互矛盾的证据更是不为法庭所认定。所以，在收集证据后要仔细研究它们的内在关系，剔除无关紧要的证据，确保证据有的放矢。第三部分商标诉讼的取证（三）注意证据的客观性不管采取那种方法收集证据，都要以客观性为前提，只有客观真实的证据才有证明力。篡改、伪造证据，要承担相应法律责任。在商标诉讼中取得充分、有效的证据是胜诉的关键。第三部分商标诉讼的取证（四）有关侵权人情况的证据该类证据主要证明侵权人确切的名称、地址、企业性质、注册资金、人员数、经营范围等情况。权利人根据侵权人的具体情况，采取有针对性的策略和方案，确定诉讼或行政打假的方案和确定管辖的机关。第四部分案例分析一、淘宝网解决知识产权侵权的方案（一）投诉入口著作权侵权、商标权侵权、专利权侵权和其他侵权，请投诉至qinquan.taobao.com（二）知识产权侵权投诉受理条件淘宝网受理的知识产权侵权投诉类型包括：专利权侵权投诉、商标权侵权投诉以及著作权侵权投诉。发起投诉须提供：1.投诉方身份证明与联系方式：a.投诉方为个人，请提供身份证或护照b.投诉方为企业，请提供经年检的营业执照第四部分案例分析2.权利证明：a.投诉方为知识产权人本人，请提供专利证书、商标注册证、著作权证书等b.投诉方非知识产权人本人，请提供专利证书、商标注册证、著作权证书，以及知识产权人授权投诉方进行投诉的证明文件(须有知识产权人签字/盖章)3.承诺函/专利侵权投诉通知函（专利权投诉使用）4.涉嫌侵权产品链接第四部分案例分析（三）知识产权侵权投诉不受理情况1、未授权销售投诉方以淘宝网卖家未经授权经销其产品的问题（反映淘宝网卖家销售其产品低于其的定价问题），根据法律规定不属于违法侵权行为，淘宝网无权处理。2、商标受理中如果投诉方的商标还在受理中，并未取得商标专有权，故投诉方现在并不享有禁止他人使用与贵方商标相同或者近似商标的权利。3、商标合理使用淘宝网认为，如果淘宝网卖家发布的商品信息是权利人的产品，则该卖家发布商品的图片上出现的贵方产品原有的标识以及卖家在文字描述上对商品的呼叫均不是相关法律、法规所定义的商标侵权。第四部分案例分析（四）受理时间知识产权侵权投诉将于4个工作日内进入处理流程，对于合格的投诉，淘宝将会在投诉进入处理流程后3-10个工作日内进行处理完毕。具体处理时间