商标撤三业务经验总结(一)

商标撤三业务经验总结（一）一、关于撤三申请（商标局，周期一年或两年）（一）法律依据及申请条件根据《中华人民共和国商标法》第四十九条规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。1.《商标法实施条例》第六十七条关于正当理由：指不可抗力、不可干预的客观情况，如：战争、地震；指（导致商品无法进行销售、商标无法使用的）政府政策；（导致不能进行生产经营、商标无法使用的）企业破产清算；2.关于使用将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。3.《商标法》第二十一条规定：注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出注册申请。4.《商标法》第五十一条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。（二）递交申请的时间点1.在后商标申请被驳回前递交（防御型撤三）若在后商标与在先商标基本相同或者极其近似，通过商标检索已经可以确认这枚在先商标必然要被引证出来，则提出在后商标注册申请被驳回前进行撤三申请，以便在商标局实质审查“在后商标”前撤销“在先商标”的注册，保证“在后商标”的注册。2.在后商标申请被驳回后递交（进攻型撤三）若在后商标已经被商标局引证在先商标予以驳回，在后商标申请人可对引证商标提出撤销三申请，同时向商标评审委员会递交驳回复审申请（商评委，周期一年半左右）并请求商评委等待商标局就撤销案件的审理结果；（三）撤三申请策略1.针对这枚注册商标的全部的核定使用商品申请撤三，不建议使用此法；2.针对这枚商标的部分（一项或者其中几项）核定使用的商品申请撤三，如果“撤销三年不使用”是针对注册商标的其中一项或者几个项目，那么注册人所举实际使用证据，必须针对该项或该几项商品，就其他商品项目的举证是无效的，通过准确锁定具体的单个或某几个商品项目，基本上会大大提高注册人举证的困难程度，撤三成功的几率也将大大提升；例1，某件注册商标的核定使用商品包括“服装、婴儿全套衣、游泳衣、帽”；*服装与婴儿全套衣构成类似；服装与游泳衣构成类似；婴儿全套衣与游泳衣不构成类似；服装与帽不构成类似。当发生撤销三年不使用时，逐一分析如下：1）商标注册人出具了该商标就“服装”这1项商品的实际使用证据，那么，这枚商标就“服装、婴儿全套衣、游泳衣”这3项商品的注册应被维持，该商标就“帽”商品上的注册应被撤销。2）商标注册人出具了该商标就“婴儿全套衣”这1项商品的实际使用证据，那么，该商标就“婴儿全套衣、服装”这2项商品的注册应被维持，该商标就“游泳衣、帽”商品上的注册应被撤销。3）商标注册人出具了该商标就“游泳衣”这1项商品的实际使用证据，那么，该商标就“游泳衣、服装”这2项商品的注册应被维持，该商标就“婴儿全套衣、帽”商品上的注册应被撤销。4）商标注册人出具了该商标就“帽”商品的实际使用证据，那么该商标就“帽”这1项商品的注册应被维持，该商标就“服装、婴儿全套衣、游泳衣”商品的注册应被撤销。例2：甲企业在先注册商标ABC的核定使用商品是“传真机、电话机”，乙企业在后申请注册abc商标，指定使用商品是“复印机（照相、静电、热）”；*传真机（0903）与电话机（0907）构成类似；复印机（0903）与传真机（0903）构成类似；复印机（0903）与电话机（0907）不构成类似。乙企业为使自己的abc商标能注册在“复印机”商品上，对甲企业的ABC商标就“传真机”商标提出了撤三申请。这个时候，甲企业应针对“传真机”商品完成举证，如果甲企业只是出具了其商标在“电话机”商品上的使用证据，虽然“电话机”与“传真机”构成类似，甲企业注册的“传真机”也应被撤销，这个时候乙企业的商标可以注册在“复印机”商品上。3.进攻型撤三过程中可通过向商评委申请驳回复审等待或补进二次申请降低审理进度上的时间差所带来的风险。4.通过隐名代理申请撤三，可在一段时间内防止答辩人可能的类似于报复的行动，比如当在后商标通过初步审定后，原来的商标注册人也可以提出异议，阻碍其顺利注册；5.与撤三答辩人协商；（四）办理途径及流程、费用1.委托在商标局备案的商标代理机构办理委托商标代理机构办理的，申请人可以自愿选择任何一家在商标局备案的商标代理机构办理。所有在商标局备案的商标代理机构都公布在“备案代理机构总名单”一栏中。2.申请人直接到商标局的商标注册大厅办理申请人直接到商标注册大厅办理的，申请人可以按照以下步骤办理：准备申请书件→在商标注册大厅受理窗口提交申请书件→在打码窗口打码→在交费窗口缴纳申请规费→查收商标局寄发的书件3.商标撤三需缴纳的官费：1000元（五）商标撤三应提交的书件（2书、2资、2经办）1.撤销连续三年停止使用注册商标申请书（应注明撤销理由）见附件1；2.经申请人盖章或者签字确认的主体资格证明文件（营业执照副本、身份证等复印件）；委托商标代理机构办理的，提交商标代理委托书；3.直接到商标注册大厅办理的，提交经办人的身份证原件和复印件（原件经比对后退还）；（六）可撤回撤三申请的时间点（苹果公司的撤唯冠IPAD商标案，注册号1590557，6000万美元转让）1.自撤三申请人递交撤销申请时起至商标局发出《关于提供注册商标使用证据的通知》之前可撤回，通常1个半月至5个月左右的时间；2.自商标局向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》时起至商标注册人提交答辩前，通常2个月左右的时间，尚未求证到特别明确统一的答案；3.商标注册人提交使用证据后，若注册人按期答辩，则可撤回（撤销）；若商标注册人未按期答辩，则属商标被法定撤销情形，撤三申请人无法撤回；二、关于撤三答辩（一）答辩时间自商标注册人收到国家商标总局发出的《关于提供注册商标使用证据的通知》起至迟不超过两个月内进行答辩,逾期未能提供使用证据材料或提供的使用证据材料虚假或者无效或未能提供证明存在不使用的正当理由，商标会自动撤销，成为无效商标。（二）撤三答辩策略1.向国家商标总局证明存在不使用的正当理由；2.向国家商标总局提交之前的三年内该商标在保护商品上的使用原始证据材料（实际使用图样与注册商标不一致的，只要不改变其显著性特征即可）；说明1：自申请人递交撤三申请之日，向前追溯3年；说明2：已核准注册商标取得注册之前曾经遇到过异议或异议复审，可以对其提出撤三的“满三年”应当自异议裁定或异议复审裁定生效之日起计算；相关概念：提出“商标成为商品/服务通用名称”撤销答辩点：商标在本商品或服务上的独创性和显著性进行答辩；使用证据；3.与撤三申请人的协商前提：答辩人确实一直在实际使用其注册商标，但拿不出符合采信要求的证据，或商标间商标本身存在相当程度的区别（很大的可能可以不判为近似）且商品所在的市场不同。结果：答辩人可以给在后商标申请人就在后商标的注册申请出具同意书（其实质是由商标注册人出面，向商标评审委员会指出：在后商标与其在先商标不构成近似——针对在后商标，主动放弃对其在先商标的专用权保护），以此换取撤三申请人撤回其撤三申请。风险（例：大众汽车“途安”与在先“安途”“同意书”，市场公众利益）：对于商标注册人来说：风险一，提供了“同意书”之后，撤三申请未能成功地撤回；风险二，若在后商标确实与在先商标商标非常近似，为了保住在先商标的注册，而允许在后的商标与之并存，可能产生的混淆后果也是一种损害；对撤三申请人来说，风险在于撤三申请撤回后其所取得的“同意书”未能被商评委接受，在后申请商标仍然被驳回；（三）撤三答辩应提交的文书（4书、2资、1证、1通知）营业执照副本复印件或身份证复印件、《关于提供注册商标使用证据的通知》原件及信封、能够证明被申请撤销商标答辩人所述的事实和理由有关的原始证据材料及清单、撤销商标申请人签署的《撤销连续三年停止使用注册商标申请书》和《商标代理委托书》、答辩人签署的《撤销连续三年停止使用注册商标答辩书》和《商标代理委托书》；（四）商标撤三答辩办理手续流程：商标注册人在收到国家商标总局发出的《关于提供注册商标使用证据的通知》后，参考该通知背面的《提供商标使用证据须知》，于2个月内向国家商标总局提交之前的三年内该商标在保护商品上的原始使用证据材料，或者证明存在不使用的正当理由。同时需要交回的还有《关于提供注册商标使用证据的通知》，交由国家商标总局进行裁定。商标撤三答辩具体流程：签订《委托代理合同》——付款——传递证据资料并签署《商标代理委托书》——制作标准证据书件及清单——提交国家商标局——国家商标局作出决定（五）如何预防商标撤三在商标存续期间注意留存原始实际使用证据，商标的实际使用应符合“公开、真实、合法”三个原则。证据（或证据链条）需要包含3种因素：商标的标志、商品或服务、时间标志，缺一不可。常用的原始实际使用证据如下：1.商品实物原物或照片（采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上）分析：这类证据若为孤证，基本上无法被认定为构成商标的实际使用证据。诸如“产品包装、标签、介绍手册”等，往往没有“时间标志”，或者其时间标志是由使用人自行印制，无法做到证明其生成的时间。其次，诸如“介绍手册、价目表”等，难以证明其使用的“公开性”。“介绍手册”等无法以其自身证明其果真已经被投入了市场、公开使用。“商品包装”等这一组证据，若为孤证，难以发挥证明作为，但其本身的提交是有积极意义的，至少让判断者了解商标的产品种类以及确实可能有实际使用的事实。若与其他证据相结合，或者参与到证据链条中，更会使商标的使用样态呈现得更为具体、生动、清晰。2.生产证据（与商标有关生产合同，生产过程中的照片等资料）3.销售证据（使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、商标使用许可合同等上）分析：这类证据是应对撤三案件的“优良证据”，是企业提前固定相关证据或者应对三年不使用搜集证据，应重点搜集的方面。1）发票：发票本身可以直接证明商品的被销售了——可以证明“公开”使用；发票本身有时间标志（税务部门印制发票的时间以及发票的开具日期）——可以证明使用的时间；发票上有销售产品的名称——可以证明使用的商品项目和商标。但是，现实中发票上存在的问题是：第一、发票上没有商标，无直接的证据价值，无法证明商标的实际使用；第二、发票上只标注产品的型号或商品名称的表述与注册的核定使用商品表述不吻合，使发票难以直接发挥证据效力。解决对策：每隔一段时间，就在发票上至少填写上一次商标；每搁一段时间就在发票上填写与注册的核定使用商品项目一致的产品名称。图形商标可以在发票上直接填写图形商标的注册号；与写明有品牌的产品销售合同相结合，如果发票与合同，在金额、日期、付款方与买方方面均吻合，即可形成证据链条，证明商标的实际使用；注意：若提交发票的复印件，最好办理原件与复印件一致的公证；2）销售合同和商标许可合同：若为孤证，不能证明商标的实际使用。因为销售合同，不能以其本身证明其被履行了，销售合同往往需要与发票相结合。解决对策：同1）所述。3、商品进出口检验检疫证明、报关单据、批量产品的抽检质量检验报告：上述材料均为通过第三方生成的证据，且基本上都具有“时间、商标、商品”三大举证因素，可谓优良的证据材料。解决对策：同1）所述。注意：商品进出口检验检疫证明、报关单据若为复印件，应办理原件与复印件一致的公证。4.宣传证据（商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料）1）广告宣传:若为孤证，难以证明商标的使用的特定时间和在核定注册商品上的实际使用；解决对策：同1）所述。（模特广告附加单幅独立产品照片、冠名赞助多用商标等）。注意：商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明，不被视为商标法意义上的使用。例如：在报纸登载其商标的信息的声明、假冒必予追究的声明、纯粹的招