拟上市企业知识产权法律事务-完整版-2010

IPO中的知识产权法律事务苏州，2010.08.27常见问题：我们已聘请律师进行尽职调查，为什么还需要额外的知识产权专项调查？知识产权尽职调查，什么时候需要做？怎么做？最后要出什么样的报告？上市过程中应该尽量少问题，少麻烦，为什么还要做知识产权调查？万一查出问题怎么办？一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案1998年3月，德国大众汽车（VolkswagenDeutschland）以近8亿美元的价格击败宝马公司（BMW），收购了生产世界著名顶级豪华汽车的英国劳斯莱斯汽车公司（RollsRoyceLtd.)；一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案然而，2008年10月，却是宝马公司携其劳斯莱斯幻影双门跑车在中国闪亮登场；一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案大众却只推出了原英国劳斯莱斯汽车公司旗下的另一款豪华品牌宾利，与劳斯莱斯一决高下；一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案事实上，大众在这起名噪一时的交易中，有一个戏剧性的错误：劳斯莱斯的商标和名称属于英国劳斯莱斯汽车公司的母公司(RollsRoycePLC)，并不在此次交易范围中！而宝马在竞争中失手后，旋即以大众出价约十分之一的价格从母公司处购得了劳斯莱斯的商标和名称使用权！Rolls-Roycehistorytimeline1998Rolls-RoyceMotorCarswassoldbyVickerstoVolkswagen,althoughBMWholdtherightstothenameandthemarqueforuseonRolls-Roycecars,havingacquiredtherightsfromRolls-Royceplcfor£40min1998.BMWtookoverresponsibilityforRolls-Roycecarsfromthebeginningof2003.信息来源：一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案但事实上，宝马也不是一个完美的赢家：劳斯莱斯汽车的另一个重要标志“飞翔女神”车标以及水箱隔栅（“鬼面罩”）的设计仍被大众公司购得。一个戏剧性的案例:劳斯莱斯案最终的结局是双方达成了协议：大众得以在2003年1月1日前使用劳斯莱斯商标；宝马被允许使用“飞翔女神”车标及水箱隔栅（“鬼面罩”）的设计。一个我们代理的真实案例某投资基金投资了一个位于本市张江的生物医药项目，该公司核心业务系基于某一克隆单细胞瘤株开发治疗癌症的药品。根据目标公司介绍的原理，如果开发成功的话，将实现癌症治疗的划时代的进步。两年后，公司管理团队与基金公司之间出现矛盾。基金公司聘请的律师在调查中发现，最为关键的瘤株系通过实物作价投入公司，其中的知识产权技术并非该公司拥有！一个我们代理的真实案例这意味着如公司要销售基于该瘤株开发的任何药品，必须受制于该瘤株知识产权的所有人。进一步调查显示，关于该瘤株的专利权人为两个自然人共有。其中一个共有权人根本不是管理团队成员。再进一步调查显示，该共有权人曾供职于某教学科研机构，该成果系在职期间开发完成。后公司将开发三年完成的科研成果申请专利。但被国家知识产权局以丧失新颖性驳回。原因是公司的一名开发人员自行申请了专利，并已将该技术成果公开。一个我们代理的真实案例这个故事的结局也许会很不一样，如果之前进行了知识产权专项调查：实现商业计划书中最吸引眼球的那部分的基石—瘤株的知识产权—是否由公司所有？来源是否正当？核心知识产权，所有权清晰，无权利瑕疵，权利稳定、可行使公司的技术是否真的像商业计划书里写那么先进？是否存在第三方权利构成法律上的壁垒？技术先进性评价，侵权风险排查，风险评估公司是否对其研究成果采取了妥善的管理和保护措施？动态风险评价，抗风险措施，后续跟进需要关注的知识产权法律问题尽职调查与风险管理：产业中的“行政许可”，技术先进性评价，权利有效性与稳定性评估，专利侵权风险调查与分析所有权结构：知识产权结构、公司架构新中国专利法的影响：发明人奖励与报酬，有关共有的规定“技术”层面：协议，特别是委托开发和联合开发协议，劳动合同与有关报酬的协议协议终止后的知识产权的安排，以及有关后续开发的约定退出机制：投资者、研发方、生产性企业、技术供应商全球化问题：各国法律的差异引出的问题，特别是涉及发明权与所有权依序进行：知识产权专项辅导：IPAudit/IPPortfolioManagement知识产权尽职调查知识产权纠纷/潜在风险应对知识产权侵权风险评估FTO调查（有权使用）与风险管控（动态评价）企业上市、融资过程中的知识产权尽职调查如何进行？一般工作程序：准备和发送尽职调查文件清单现场工作/审阅文件（现场工作的必要性）发现问题与目标公司沟通/补充信息或文件与客户进行沟通，初步评估风险及深入调查的必要性深入调查（如客户指示）完成调查报告在合同谈判及起草过程中保护客户利益帮助目标公司解决所发现的问题（如客户指示）如何进行？调查要进行到什么深度取决于：必要性预算客户要求深入的调查需要专利代理人与证券律师的默契配合及早发现并解决问题！案例一：拟上市企业产品有专利侵权嫌疑在上市准备过程中发现较高的专利侵权风险回避问题？是否可以不做这个产品？—主要营业额和利润的产品积极探讨应对方案，进行专项深入调查成功上市案例一：结论概述经过深入地研究产品的结构，并进行了全面的专利调查和侵权风险排查，我们发现共有n篇专利文献，包括中国专利、中国专利申请以及可能进入中国的PCT国际申请，是技术上最相关专利/申请。其中有可能构成直接冲突风险的有x篇，构成潜在冲突风险的有y篇。在构成直接冲突的专利文献中，a篇实用新型专利基本上可以排除实质性侵权风险。一是因为实用新型未经过实质审查，其专利权的稳定性往往存在问题，而且根据我们的初步研究，这些实用新型都是2005年以后申请的，创新程度大部分都比较低，结合我们本次专利排查到的文献情况，具有很大的被无效可能性；二是因为这些实用新型中所对应的产品事实上在申请日之前市场上已经有同类产品公开销售，另外1篇有在先技术公开。所以这些实用新型专利基本上可以排除实质性风险。而发明专利，我们分析得到的初步结论是XYZ公司的第Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ类产品并无侵权风险，第Ⅱ类产品虽然不能排除侵权风险，但其构成实质性侵权风险的可能性是比较小的。构成潜在冲突风险的7篇发明专利申请及PCT申请，虽然从字面上看，产品可能是落入其现在声称的范围的，但是就风险而言，我们认为构成实质性侵权风险的可能性是比较低的。一是因为这些专利申请尚未授权，权利有可能不成立，或者即使授权其权利保护范围也有可能会缩小或者受到其他的限制。二是即使这些专利申请被按照现在的范围授权，也仅是部分产品有风险，另外部分产品是明显地可以排除风险的，详见后面的分析。第三，公司掌握了同类型产品在中国市场上的销售时间几乎都在这些专利申请日之前，应该构成使用公开，结合申请日之前现有技术公开情况，这些专利申请的权利范围很可能受到挑战。综上所述，我们认为第I、III、IV类产品基本上可以排除实质性侵权风险，第II类产品虽然不能彻底排除侵权风险，但其构成实质性侵权风险的可能性是比较小的，因为采用现有技术抗辩和专利无效抗辩获得成功的可能性是很大的。详细分析与理由以及独立的专利检索与分析请见本报告后面相应的章节。案例一：风险披露XYZ公司面临的最大风险及侵权后果由于本报告是基于未开展扩大的进一步现有技术文献查找的资料与信息进行分析的，所以本报告评述的风险应该是最大风险。如果扩大现有技术查找范围后获得了对有利的文献，则风险将相应地减少。如果真的面临侵权指控的话，XYZ公司不必然承担不利后果，从现有资料来分析，估计承担不利后果的可能性是比较小的，因为现有技术抗辩和专利无效抗辩获得成功的可能性还是比较大的。如果XYZ公司的第Ⅱ类产品被判侵权的话，按照现行中国专利法的规定，应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。此外，根据现行中国专利法的规定，在专利侵权案件中，被控侵权人还可能遭受诉前临时禁令。如果XYZ公司的第Ⅱ类产品被判侵权的话，则需要赔偿专利权人因被侵权所受到的实际损失或者XYZ公司因侵权所获得的利益。如果上述数额难以确定的话，则可能参照专利许可使用费的倍数合理确定。如前述数额均难以确定，则可能适用法定赔偿。按照现行中国专利法的规定，专利侵权的法定赔偿数额为人民币1万元以上100万元以下，最高不超过人民币100万元。案例一：应对策略与建议措施针对有直接冲突风险但基本上可以排除实质性风险的专利，即下表2列出的实用新型专利，建议收集完善不侵权抗辩的理由与证据，包括有关先用权和使用公开两大类证据，但不必要采取任何主动的行动。一旦遭遇到侵权指控，用准备好的理由和上述两类证据进行抗辩即可。针对有潜在冲突风险的中国发明专利申请和PCT国际申请，即下表3列出的中国发明专利申请和下表4列出的PCT国际申请，建议监控这些申请的审查进程，并关心最终授权与否以及授权范围，每3个月更新一下状态，根据进展灵活应对。同时，由于已经掌握一些产品上市时间，建议根据证据规则的要求，收集和完善这些使用公开的证据（具体指，下表3列出的在专利申请日之前有类似产品上市销售的证据）。针对构成直接冲突风险且无法彻底排除风险的专利，即下表1列出的中国发明专利，建议单独或联合采取下列措施或者应对方案：为了进一步确定该等专利的权利要求保护范围以及评价其权利稳定性，建议调取该等专利的审查历史以及比较同族专利的权利要求保护范围，看是否存在任何缩小权利要求保护范围或者受到限制的情形。如果存在缩小保护范围的情形，则第II类产品也有可能存在不落入缩小后的专利保护范围的可能性。建议扩大现有技术的查找范围，以查找可以挑战其专利性的文献。从资料种类上可以扩展到世界上任何地方公开的专利文件和非专利文件（例如，技术手册、产品手册、产品宣传资料、科技期刊、学术文章、教科书等任何公开出版物）以及产品在中国市场上公开使用的证据，从时间范围上可以扩展到专利申请日前（有优先权的应在优先权日前）的任何时间。探讨是否有获得授权使用的可能性。更新产品设计，采用不同的技术方案以避开专利侵权风险。如何查专利如何查专利如何查专利案例二：拟上市企业进行知识产权收购接手时：商业谈判已完成，框架协议已签署前期律师未发现重大问题调查后发现：马德里国际申请进入中国的商标已经失效数据来源合法性没有问题信息使用合法性有重大风险应对方案：风险评估—违规证据抗辩理由增加保证条款案例二案例三：已上市公司的IP调查产品出口欧洲，进行防专利侵权风险调查（全成分标注）上市公司的信息披露义务案例四：从项目早期介入LicenseinPRCLicenseOffshoreJointlyDevelopmentU1U2BackgroundTechBackgroundTechPackageofLicensingRoyaltyfeesRoyaltyfeesRoyaltyfees•典型框架结构•IPR安排•IP权利取得•税务安排•外汇•股东IPHoldingStructuresParentCompanySubsidiaryOffshorePRCLicenseRoyaltyfeeIPownedbytheParentCompanyProsandConsManufacturerManufacturerManufacturerRoyaltyfeeHNTE&IIPEnforcementControlConfidence/SafetyPre-taxExpenditureGlobalLicenseArrangementIPOwnershipSub-licenseIPHoldingStructuresRoyaltyfeeCashPoolParentCompanySubsidiaryOffshoreLicenseManufacturerManufacturerManufacturerLicenseR