国外外观设计专利申请的注意事项

中华人民共和国国家知识产权局国家知识产权局专利局外观设计审查部秦锋2014年11月美、欧、日外观设计申请注意事项中华人民共和国国家知识产权局一、中美欧日外观设计制度介绍二、应注意的问题三、政府资助目录三、案例评析中华人民共和国国家知识产权局一、中美欧日外观设计相关制度介绍二、应特别注意的问题三、政府资助目录三、案例评析中华人民共和国国家知识产权局一、各国法律基础《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议）都要求对工业品外观设计予以保护，但对于成员国或者缔约方以何种方式保护以及保护期限，却未作具体要求。因此各国采用专利法或者外观设计单独立法的形式保护外观设计，并且保护期限均不相同。中华人民共和国国家知识产权局一、各国法律基础中国、美国采用专利法保护外观设计，未采用单独立法的形式OHIM、日本指定专门的外观设计法予以保护中华人民共和国国家知识产权局二、审查机构中国：国家知识产权局外观设计审查部负责具体的审查工作美国：美国专利商标局（USPTO）欧洲：欧洲内部市场协调局（OHIM）只处理外观设计和商标中华人民共和国国家知识产权局二、审查机构日本：日本特许厅中华人民共和国国家知识产权局三、审查方式中国：初步审查=形式审查+明显实质性缺陷审查明显实质性缺陷审查=外观设计定义+法律、社会公德、公共利益＋主要起标识性作用的平面印刷品＋明显不具备新颖性＋修改超范围等美国：全面审查=形式审查+实质审查自动实质审查重要环节=进行检索实质审查=新颖性+非显而易见性等OHIM：两种制度（RCD+UCD）注册外观设计=形式审查+外观设计的定义＋社会道德和公共政策非注册外观设计，不需要提交申请，自动获得保护（类似版权）中华人民共和国国家知识产权局三、审查方式日本：全面审查=形式审查+实质审查（审查员约50名）自动实质审查实质审查＝绝对新颖性-判断主题是普通需要人员（即一般消费者）创作的非容易性-判断主体是本领域技术人员与在先申请的外观设计不相同、不相近似（先申请原则）不与在先申请的外观设计的一部分相同、相近似（部分外观设计）中华人民共和国国家知识产权局四、审查和保护期限中国：•审查：3-6个月•保护：申请日起10年美国：•审查：最快可以在12个月内授权，一般超过15个月•保护：公开之日起14年•不需要维持费和年费欧洲（覆盖27个成员国）：•审查：最快1天之内•保护：非注册外观设计，从外观设计首先在欧盟公开之日起3年•保护：注册外观设计申请日起每5年续展一次，可以续展至最多25年；非注册外观设计3年。中华人民共和国国家知识产权局四、审查和保护期限日本：•审查：1年（提交6个月左右收到1通）•保护：申请日起15年中华人民共和国国家知识产权局中国：专利法（第二条）外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。1.必须以产品为载体不能重复再现的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体。2.产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合产品的色彩不能独立构成外观设计，除非产品色彩变化的本身已形成一种图案。3.适于工业应用的富有美感的新设计适于工业应用，是指该外观设计能应用于产业上并形成批量生产。富有美感，是指在判断是否属于外观设计专利权的保护客体时，关注的是产品的外观给人的视觉感受，而不是产品的功能特性或者技术效果。五、各国外观设计定义中华人民共和国国家知识产权局美国：专利法（第171条）任何人对一种工业产品做出了一项新的、独创的和装饰性的设计，只要符合本篇规定的条件和要求，即可获得专利。五、各国外观设计定义外观设计的保护客体除要求新颖性和原创性外，还必须符合以下要求：1.必须应用或体现于工业产品外观设计与应用该设计的产品是不可分离的，并且不能作为装饰图案而独立存在。必须是明确的、能预想的、能重复生产，并且不仅仅是一种方法的偶然结果或者其功能上设计的组合。2.外观设计必须具有装饰性如果一件工业产品的外观设计主要体现在产品的功能上，则认为由于它缺乏装饰性，不能申请外观设计。中华人民共和国国家知识产权局欧洲：欧共体理事会关于欧共体外观设计的第6/2002号法规（第3条）外观设计是由线条、轮廓、色彩、形状、产品自身和/或其装饰物的纹理和/或材料等特征所产生的整个产品或者产品的一部分的外观。五、各国外观设计定义保护范围非常广泛产品指任何工业产品或者手工业制品，包括装配复杂产品的零部件，包装、样式、图形符号和字体设计，但计算机程序除外。外观设计包含的范围广泛，根据上述的定义，任何手工产品、工业制品、图形符号、标志设计、字体设计等都属于外观设计。中华人民共和国国家知识产权局日本：意匠法（第二条）本法所称“外观设计”，是指能够通过视觉引起美感的物品（含物品的构成部分。第八条除外，以下同）的形状、图案或者色彩及其结合。五、各国外观设计定义1.必须依托于物品脱离物品的形态的创作例如仅图案或色彩的创作不认定为外观设计。外观设计法中的物品是指具有形体，且可在市场上流通的动产。2.申请注册的外观设计必须是物品自身的形态以销售展示效果为目的将手帕扎成花的形态不是物品自身的形态。3.外观设计必须诉诸视觉诉诸视觉指的是外观设计全体的形态可由肉眼识别。4.外观设计必须通过视觉引起美感该美感不是要求如美术品那样的高尚的美，但是以功能、作用效果为主目的，几乎不引起美感；作为外观设计不进行集合、只给予复杂感觉几乎不会引起美感。中华人民共和国国家知识产权局各国在外观设计的定义之外，都对外观设计的保护客体进行了限定或排除。六、各国外观设计定义之外排除的保护客体中国1.因法律、道德因素的排除《专利法》第5条第1款中规定，“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。”2.对平面印刷品的特殊规定中华人民共和国国家知识产权局六、各国外观设计定义之外排除的保护客体美国美国《审查指南》对违反公共道德的外观设计进行了排除。如果外观设计申请表达的主题会被任何种族、宗教、性别、民族或国家认为是违反公共道德的，包括歪曲讽刺或描绘，则不属于合法的主题，根据美国专利法第171条将被驳回。（美国《审查指南》第1504.01部分（e））中华人民共和国国家知识产权局六、各国外观设计定义之外排除的保护客体欧洲1.道德因素的排除判断的标准应符合欧盟地区范围内公众的伦理道德观念和行为准则。2.功能限定的设计的排除根据《共同体外观设计保护条例》第8条第1款的规定，“对于仅仅受其技术功能所限的产品外观特征，不能获得外观设计权的保护”。除了上述仅受技术功能所限定的外观设计外，根据该条第2款的规定，对于如下外观设计特征也不能获得外观设计权的保护，即该外观特征必须以准确的形状、尺寸再现以便采用该外观设计或与该外观设计结合的产品能够被机械地连接到或容放到或靠接到另一产品上，使各自完成相应的功能。中华人民共和国国家知识产权局六、各国外观设计定义之外排除的保护客体日本日本《外观设计法》第5条规定，下列外观设计不能取得外观设计注册：1.可能有害于公共秩序或善良风俗的外观设计不能取得外观设计注册。其中会妨害公共秩序的外观设计指表示日本或外国元首的像或国旗的外观设计、表示日本皇室的菊花徽章或外国王室的徽章（包含类似物）等的外观设计，但作为图案表示的运动会情景中的万国旗等除外。会妨害善良风俗的外观设计是指对于健全身心者的道德观有不当刺激、引起羞耻、厌恶的念头的外观设计。2.可能与他人的业务有关的物品发生混淆的外观设计不能取得外观设计注册。3.为了确保物品的功能只由不可缺少的形状构成的外观设计不能取得外观设计注册。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件中国专利法第二十三条：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件日本日本《外观设计法》第3条规定了外观设计注册的要件：1.创作了适于工业应用的外观设计的人，除下述外观设计之外，均可就其外观设计获得外观设计注册：(1)外观设计注册申请前在日本国内或者国外已公知的外观设计；(2)外观设计注册申请前在日本国内或者国外所发行的刊物上已有记载的外观设计或者公众通过电信线路可获知的外观设计；(3)与前两项所列外观设计类似的外观设计。2.外观设计注册申请前，具备该外观设计所属技术领域一般知识的人根据在日本国内或者国外已公知的形状、图案、色彩或者其结合能容易地创作出该外观设计的，不受前款的规定，不能就该外观设计(前款各项所列者除外)获得外观设计注册。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件中国VS日本创造性比较在法的层面，日本通过《意匠法》第三条第二款对“创造性”进行了规定，中国通过《专利法》第二十三条第二款对“创造性”进行了规定。日本将“创造性”称为“创作非容易性”，中国未在专利法中引入外观设计专利的“创造性”概念，但学术上通常认为专利法第二十三条第二款为近似“创造性”规定的条款。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件中国VS日本创造性比较中国和日本对外观设计保护本质的认知存在一定程度的区别。总体地说，中国更重视保护产品的创新设计特征的视觉效果价值，即视觉上的差异大还是小；日本则更重视保护创新设计特征的智力创造价值，即创新难还是易。中国的判断方式相对客观，着眼于外观设计的视觉效果，只要视觉效果差异足够大，即可以获得保护。这是与中国对外观设计的本质的认知相符合的。日本的判断方式有一定的裁量空间，考虑区别设计特征的创作难易程度，主要是从外观设计保护制度鼓励设计创新的本质来考虑的。从这个角度上看，即便是局部的设计，如果需要投入智力劳动，在创新上有一定的难度，那么局部的设计作为一种智力劳动的成果也应当获得保护。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件美国新颖性：当普通观察者认为此新设计是一项不同的、不是在对已有设计进行简单修改基础上作出的新设计时，即可认为此设计与以往设计不同，满足新颖性标准。在判断新颖性时，“普通观察者”的测试不需要要求保护的外观设计和现有设计属于类似的技术领域。非显而易见性：如果要求专利保护的客体在完成时与现有技术之间的区别对于所属技术领域的普通技术人员而言是显而易见的，即使该发明并未如本法第102条规定的那样被现有技术完全公开或披露，也不能获得专利权。不应以发明的创造方式确定其是否可授予专利权。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件欧洲《欧洲共同体外观设计法》第4条规定了获得保护的条件：1.获得共同体外观设计保护的外观设计应当具有新颖性和独特性。2.应用于某产品或与某产品成为一体的外观设计，如果所述产品是某组合产品中的一个组成部分，则仅在下述情形下认为其具有新颖性和独特性：（a）该组成部分被安装到组合产品上仍然能够在组合产品正常使用过程中保持可见，并且（b）该组成部件的可见外观本身满足新颖性、独创性的条件。3．第2（a）款中所述的“正常使用”是指终端用户的使用，不包括维护、服务或修理工作。中华人民共和国国家知识产权局七、各国实质性授权条件欧洲新颖性:1.外观设计具备新颖性是指没有相同的外观设计为公众所知：（a）对于非注册制外观设计而言，指在该外观设计第一次为公众所知而主张保护日之前；（b)对于注册制外观设计而言，指该外观设计申请登记的申请日，有优先权的，指优先权日之前。2.如果外观设计的外观上的差异仅在于非实质性的细节，则认为它们是相同的外观设计。独特性:1.如果一项外观设计给予见多识广的用户的整体印象与任何能为公众所知的外观设计给予该用户的整体印象不同，则该外观设计具备独特性