专利的法律保护及策略

專利的法律保護及策略蔡明誠九十六年四月十六日於台大電資學院採取專利法律行動前之「攻」與「防」基本觀念專利權之「有」與「用」有：專利權之取得與有效用：自己或他人之利用人：本國人與外國人（包括國際公約締約國之國民）地：屬地效力時：有限性與延展物：專利權保護範圍事（權利之行使與效力之例外）確實建立與執行智慧權管理制度專利權之法律保護(一)---整體思考智慧權保護策略：智慧人格權與智慧財產權之意義精神文明(藝術及文學)創作保護者著作權、著作鄰接權物質文明(產業或技術)成果保護者發明專利權、新型專利權、新式樣專利權、品種權、積體電路電路布局權、營業秘密產業識別標章與交易秩序維護者商標權、不公平競爭防止(公平交易法)(權利正當行使、警告信函等，與misuse)專利權之法律保護(二)：不只是專利問題，可能是智慧權整體策略相關智慧財產權之類型技術發明：專利法（發明、新型）外觀設計：專利法（新式樣）企業（商品或服務）標誌：商標法（狹義的商標或服務標章）積體電路電路布局（lay-out）：積體電路電路部布局保護法專利權之法律保護(三)：不只是專利問題，可能是智慧權整體策略專有技術或營業秘密：公平交易法第十九條第五款及第二十四條與刑法第三百十七條或「營業秘密法」Patent,utilitymodels,industrialdesigns發明:新穎性,進步性與產業利用性新型:新穎性,進步性與產業利用性新式樣:新穎性,創作性與產業利用性及視覺效果專利權之法律保護(四)：認識專利審查程序與原則發明專利:早期公開制新型專利：形式審查新式樣專利：審查原則逐項審查原則專利權之法律保護(五)：確實建立與執行智慧財產權管理制（一）目標：企業的最適（最大）的利潤;符合社會的需求;創新產品的先驅性領先潮流（而非隨波逐流）──ＩＰＲfrist;thinkanddofirst基本管理制度之建立（按企業體個別需要而定）員工（ＩＰＲ權益歸屬約款、保密條款、防範被挖角、離職後競業禁止義務、對員工就ＩＰＲ知識的新進或在職訓練等）提案與積效獎勵制度實驗室（Ｒ＆Ｄ部門）（工作日誌等權利證明文件的保存、系統管理資料、進出人員的限制、條件與紀錄等）專利權之法律保護(六)：確實建立與執行智慧財產權管理制度（二）公關（型錄、廣告、價目表、交易條件等文件製發、新產品展示、市場測試等）與他公司互動關係（如防止洩漏商機、侵權糾紛）全面的安全保護網（含內、外關係）（影印機、網路使用規則、資料接觸之資格、資料保密等級分類、標示等）ＩＰＲ法律諮詢的管道與程序專利權侵害後被害人如何搜證及法律程序市場資訊之收集與證據保全查詢專利文獻確認日期私文書與臨訟製作侵權之警告信函及處理同業訴訟或仲裁等糾紛處理之資訊收集及研析增加專利法律知識找尋訴訟代理人與認識法院之程序收到排除侵害的存證信函後防禦方如何面對及處理侵權之警告信函及處理確認來函者之專利權範圍查詢專利文獻市場資訊之收集同業訴訟或仲裁等糾紛處理之資訊收集及研析警告信函之法律意義信息告知性質（先禮後兵）不定期變為定期之效果過失變為故意之效果轉換警告過當或不法之責任行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業除依法律程序主張權利或排除侵害外，以下列方式對其自身或其他特定事業之交易相對人或潛在交易相對人，散布並指明特定競爭對手侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：（一）警告函。（二）敬告函。（三）律師函。（四）公開信。（五）廣告啟事。（六）其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無第六點至第九點規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容有下列情形之一，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第二十四條規定：（一）明知未具有著作權或未依法取得商標權或專利權者。（二）誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍者。（三）不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權者。（四）其他欺罔或顯失公平之陳述者。行政院公平交易委員會：（八十九）公法字第○○一四六號函按公平會警告函相關處理原則之規定，旨在防止智慧財產權人以對競爭對手之交易相對人濫發警告函方式，從事對競爭對手之不公平競爭，尚非禁止權利人以警告函方式排除侵害，亦即僅於發函程序之正當性加以規範，並不及於鑑定內容之實質認定。行政院公平交易委員會：（八十九）公法字第○○一四六號函因此，解釋上只要專利權人在形式上已踐行同處理原則第三點第一項第二款規定之確認程序，即將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請公正客觀之鑑定機構鑑定並取得侵害鑑定報告，且於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者，業已善盡其應履行之程序及義務，則應屬權利之正當行使。是以，專利權人對競爭對手之下游經銷商等交易相對人發警告函，採先行取得鑑定報告程序者，並不以檢附完整鑑定報告為必要，惟仍須於函中載明使受信者足以合理判斷其鑑定結果有侵害之事實。面對外商來台追索專利權利金之因應措施外商專利權之法律意義與膨漲主張其權利:專利屬地原則與世界專利問題明確分析專屬技術範圍:自由技術與專利侵權之界限資訊充分與共同協商公平約款之協議與簽約技術移轉交互授權(crosslicensing)其他合作方式（專利聯營patentpool;策略聯盟)專利權效力之例外專利法第五十七條發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。專利權效力之例外三申請前已存在國內之物品。四僅由國境經過之交通工具或其裝置。五非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。專利權效力之例外六專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。（第五十七條）民事證據保全與保全程序證據保全假扣押假處分定暫時狀態之假處分證據保全民事訴訟法第368條以下證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。證據保全管轄法院保全證據之聲請，在起訴後，向受訴法院為之；在起訴前，向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之。遇有急迫情形時，於起訴後，亦得向前項地方法院聲請保全證據。證據保全保全證據之聲請，應表明下列各款事項：一他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。二應保全之證據。三依該證據應證之事實。四應保全證據之理由。前項第一款及第四款之理由，應釋明之。證據保全保全證據之聲請，由受聲請之法院裁定之。准許保全證據之裁定，應表明該證據及應證之事實。駁回保全證據聲請之裁定，得為抗告，准許保全證據之裁定，不得聲明不服。法院認為必要時，得於訴訟繫屬中，依職權為保全證據之裁定。法院依證據保全程序所保全之證據，其證據價值如何，屬於程序法上之判斷問題。證據保全之本身，並非一種實體法上之法律關係，不得作為確認之訴之訴訟標的。(最高法院70年台上字第1842號判例）假扣押民事訴訟法第522條以下債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。前項聲請，就附條件或期限之請求，亦得為之。假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。應在外國為強制執行者，視為有日後甚難執行之虞。假處分民事訴訟法第532條以下債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第五百三十五條及第五百三十六條之規定而不同者，不在此限。定暫時狀態之假處分民事訴訟法第五百三十八條:於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。定暫時狀態之假處分定暫時狀態之裁定因第五百三十一條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如聲請人證明其無過失時，法院得視情形減輕或免除其賠償責任。(第538-3條)除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。(第538-4條)智慧財產案件審理法通過後之新發展證據保全程序:智慧財產民事及行政訴訟之證據保全程序中，相對人無正當理由拒絕保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。（第18條、第34條）假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。（第22條第1項）定暫時狀態之處分:當事人對於智慧財產民事及行政訴訟事件，聲請為定暫時狀態之處分時，就其要件應為釋明，其釋明不足者，法院應駁回之；又法院命為定暫時狀態之處分後，逾三十日未提起本案訴訟者，法院得撤銷其處分。（第22條第2項至第6項、第34條）釋明與證明（一）證明與釋明，均係當事人提出證據使法院得生心證之行為。證明必須使法院信為確係如此。釋明祇須使法院信為大概如此，無須遵守嚴格之形式上證據程序，釋明不可解為敘明或說明之意。釋明與證明（二）法律規定某事實應釋明者，當事人提出之證據能使法院信為大概如此，即為已足，其所用之證據，固以可即時調查者為原則，如偕同證人、鑑定人到場，添具證物於提出之書狀或攜帶到場等是。但依證據之性質不能即時調查者，如證人確實不能到場，而依事件之性質認為適當且不致延滯訴訟時，法院得延展期日而為調查或允許證人