等同侵权的司法认定_上海市高级人民法院民事审判第三庭

1等同侵权的司法认定上海市高级人民法院民事审判第三庭目录一、等同侵权认定的司法实践（一）等同侵权1、技术特征的等同而非技术方案整体上的等同2、技术特征等同的标准3、变劣技术方案是否构成等同侵权（二）禁止反悔1、禁止反悔的作用（1）禁止反悔用于限制等同侵权的认定（2）禁止反悔用于权利要求的解释（3）禁止反悔用于等同特征的认定2、是否只有为使申请专利的技术方案具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才适用禁止反悔原则3、法院是否可以主动适用禁止反悔原则限定等同侵权的认定二、等同侵权司法认定的改进与完善（一）等同侵权认定的改进与完善1、法院是否应当主动认定等同侵权2、不能依据权利要求明确放弃了的等同特征主张等同侵权3、不能依据说明书明确放弃了的等同特征主张等同侵权（二）禁止反悔原则的改进与完善1、禁止反悔原则存在的理由与功能2、禁止反悔的类型3、权利要求修改导致禁止反悔原则适用的具体标准（1）美国权利要求修改导致禁止反悔原则适用的具体标准1）Warner-JenkinsonCo.,Inc.v.HiltonDavisChemicalCo.案2）FestoCorp.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.,Ltd.案（2）日本专利侵权诉讼中的禁止反悔（3）修改导致禁止反悔原则具体适用标准的建议21）美国修改导致禁止反悔原则具体适用标准的评析2）理想状态下的修改导致禁止反悔原则的具体适用规则3）现实状态下可供选择的修改导致禁止反悔原则具体适用规则4、权利要求限制性修改的方式与禁止反悔原则的适用1）限制性修改原权利要求中已存在的技术特征与在原权利要求中增加技术特征2）从属权利要求修改为独立权利要求5、专利无效宣告审查程序中部分权利要求有效时禁止反悔原则的适用1）从属权利要求被维持有效是否可视为实质上已修改了权利要求2）现行《专利审查指南》规定的可能权利要求修改方式3）权利要求部分无效情况下禁止反悔原则适用对权利人撰写、修改权利要求时所要赋予的义务6、禁止反悔原则的适用与权利要求修改规则的完善1）授权程序中权利要求修改规则的完善2）无效程序中权利要求修改规则的完善7、陈述导致禁止反悔原则具体适用标准的建议一、等同侵权认定的司法实践（一）等同侵权2001年7月,最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中第一次明确规定等同侵权以前，司法实践中，法院早已承认并适用等同侵权，但等同侵权的认定标准并不统一。2001年的司法解释明确规定了等同侵权，并界定了技术特征等同的认定标准。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本3相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。1、技术特征的等同而非技术方案整体上的等同在上述司法解释出台之前，等同侵权的认定是被控侵权技术方案与专利权利要求界定的技术方案在整体等同，还是被控侵权技术方案与权利要求界定技术方案中相应技术特征之间的等同，法院的做法并不完全一样。1上述司法解释中尽管没有直接否定整体等同的字句，但其含义已经否定了整体等同。最高人民法院知识产权庭在解读司法解释时，明确指出：专利权保护范围的扩大不宜笼统地以该权利要求的等同物来确定，而须根据权利要求书中明确记载的必要技术特征的等同特征进行确定。即等同原则必须落实到权利要求的各项具体技术特征上，而不能适用于发明创造的整体。2由此可见，依据上述司法解释判定等同侵权时，等同侵权不是被控侵权产品或者方法与专利技术方案在整体上等同，而是指相应技术特征的等同，即所谓的“全部技术特征”准则：等同原则的适用不应导致忽略专利权利要求中记载的任何一个技术特征，等同是被控侵权产品或者方法中某一技术特征或者某些技术特征与专利权利要求中记载的相应某一或者某些技术特征等同，而不是被控侵权产品或者方法的技术方案与专利技术方案整体等同。2009年12月，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款中进一步明确规定：被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。2、技术特征等同的标准根据2001年司法解释的规定，被控侵权技术方案中某一技术特征与权利要求中的某一技术特征等同，是指该两相应技术特征是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够从权利要求中的该技术特征联想到被控侵权技术方案中的相应技术特征。最高人民法院知识产权庭在解读相应司法解释的规定时，即指出：等同特征必须同时具备两个条件：一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实1闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社，2007年第一版，第341页－344页。2曹建明主编、最高人民法院民事审判第三庭编著：《新专利法司法解释精解》，人民法院出版社2002年版。4现基本相同的功能、达到基本相同的效果。也就是说，等同特征与权利要求书中明确记载的技术特征必须在手段、功能和效果三个方面都没有实质性区别，而是简单的替换或者变换。二是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，或者说对本领域的普通技术人员是显而易见的。32011年11月，最高人民法院奚晓明副院长在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话《充分发挥知识产权审判职能作用，为推进社会主义文化大发展大繁荣和加快转变经济发展方式提供有力司法保障》中再次强调：要探索完善等同侵权适用条件，坚持以手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件，防止因等同原则适用过宽而妨碍创新。在判断被控侵权产品或者方法的某一项技术特征与专利权利要求中记载的相应的一项技术特征是否等同时，需要结合涉案专利说明书中背景技术、发明目的（要解决的技术问题）、有益效果方面的相关陈述、以及专利授权或者无效审查程序中的相应陈述，来认定专利权利要求中记载的某一项技术特征的技术手段、功能及所要达到的效果，进而判断被控侵权产品的相应技术特征与专利权利要求中记载的该项技术特征是否等同。3、变劣技术方案是否构成等同侵权2001年9月，北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中第51规定“在被控侵权物（产品或方法）中，仅缺少独立权利要求中记载的对解决专利技术问题无关或者不起主要作用、不影响专利性的附加技术特征，使被控侵权物（产品或方法）的技术效果明显劣于专利技术，但又明显优于申请日前的公知技术，不应当适用多余指定原则，而应当适用等同原则，认定侵权物（产品或方法）落入了专利保护范围”。2009年，在张建华与沈阳直连高层供暖技术有限公司及沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷提审案43曹建明主编、最高人民法院民事审判第三庭编著：《新专利法司法解释精解》，人民法院出版社2002年版。中，最高人民法院明确指出：人民法院在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。如果被控侵权技术方案缺少权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征，或者被控侵权技术方案有一个或者一个以上的技术特征与权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同，人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术功能或效果的变劣，不应考虑。4最高人民法院（2008）民提字第83号民事判决书。52010年，在陕西竞业玻璃钢有限公司与永昌积水复合材料有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审案裁定5中，针对申请再审人关于被控侵权产品故意省略涉案专利的必要技术特征而生产出变劣产品，判定侵权时应适用“特殊”等同原则的主张，最高人民法院再次强调，该申请再审的理由明显不符合本院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条有关适用等同原则判定侵权的规定。（二）禁止反悔如同等同侵权一样，司法实践中，法院也早已有案例适用禁止反悔原则来限制等同侵权的认定。2001年最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定等同侵权时，并没有同时明文规定相应的限制等同侵权的禁止反悔原则，但最高人民法院民三庭在解读司法解释第十七条规定的等同侵权原则时，认为人民法院应当准确适用禁止反悔原则将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件的审理中，法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件（包括给专利局的函件和所作陈述）中对专利权利要求所作的历史修改，对于其明确限定其权利要求或者放弃请求保护的技术内容，则不能适用等同原则将其专利权保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。62009年12月，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条正式明确规定了禁止反悔原则：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。1、禁止反悔的作用（1）禁止反悔用于限制等同侵权的认定专利法理论上的禁止反悔规则，是对等同原则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。7在中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司实用新型专利侵权纠纷提审5最高人民法院(2009)民申字第65号民事裁定书。6曹建明主编、最高人民法院民事审判第三庭编著：《新专利法司法解释精解》，人民法院出版社2002年版，第92页。7孔祥俊、王永昌、李剑：“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用”，载最高人民法院民三庭编《知识产权审判指导》（2010年第1辑），人民法院出版社，2010年9月版，第91页。6案8（2）禁止反悔用于权利要求的解释中，最高人民法院认为：诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。在陈惟诚与瑞虹电子(昆山)有限公司实用新型专利侵权纠纷上诉案9（3）禁止反悔用于等同特征的认定中，广东省高级人民法院认为：根据本案专利权利要求书的记载，本案必要技术特征之一是底部安装段和顶部抵接段相向延伸相交封闭开口；被控侵权产品的底部安装段和顶部抵接段斜向延伸进行相交，在相交处形成封闭开口。瑞虹公司认为在交叉位置具有一缺口，不能形成封口弹片，理由显然不能成立。原审法院认为本案被控侵权产品均为封口，瑞虹公司称不是封口，只是称谓不同，但其技术特征与陈惟诚专利的技术特征完全一致，被控侵权产品仍属于封口弹片。原审法院该认定正确，本院予以维持。瑞虹公司认为在本案专利无效宣告口头审理中，陈惟诚已经确认瑞虹公司所提供的附件1中的产品不属于封口弹片，根据禁止反悔的原则，应当认定本案被控侵权产品“不属于封口的弹片”。经核实，陈惟诚在无