签订专利实施许可合同应注意的几点问题

龙源期刊网签订专利实施许可合同应注意的几点问题作者：刘迎春来源：《法制与社会》2016年第27期摘要专利实施许可合同的签订需要结合企业的需求以及所涉及的专利的情况等进行综合考虑，特别是应对专利的地域性、涉及的技术是专利还是专利申请、专利的有效性、专利类型、剩余保护期限和稳定性、专利许可使用的方式和范围、专利权人的义务、侵权责任、后续改进技术的专利申请权和专利权归属等进行重点关注。关键词专利实施许可合同保护期限使用方式作者简介：刘迎春，金杜律师事务所专利部顾问、专利代理人，机械设计及理论（机器人学）工学博士。中图分类号：D923.4文献标识码：ADOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.09.421笔者就职于一家大型律师事务所，经常会遇到一些企业想要获得其他企业的专利实施许可的情况。实践中遇到的问题很多，除了签订一般合同中需要注意的事项外，签订专利实施许可合同还有一些特别需要注意的问题。一、专利的地域性笔者已经多次遇到国内企业想要获得国外企业专利的使用权、或者购买国内专利到其他国家或地区进行使用的情况。很多企业最初只关心了专利技术的好坏，而未考虑地域性问题。有些企业谈判进行了很久，才发现外国企业的专利只在其所在国家而未在中国申请，或者在国内获得使用权的专利技术并未在其准备使用的其他国家或地区获得专利。很显然，根据各个国家和/或地区的专利法，专利具有地域性。在一个国家或地区申请并获得授权的专利，仅在该国或者地区所选定的国家内受到保护，而在其他国家或地区并不会收到专利保护。因此，意欲获得一项专利使用权，一定首先考虑地域性问题。二、涉及的技术是专利还是专利申请记得在一次与其他部门的合作中，一家中国企业期望购买或是获得一项国外的技术的使用权，对方号称是PCT国际专利技术，开口要了大价钱。然而在其他部门的同事将专利信息提供给我们让我们查询状态时，我们发现其只是一个尚未进入各个国家阶段的PCT国际专利申请。在指出该技术当时只是专利申请状态并未获得任何国家授权之后，预定价款大大降低。在中国企业提出要求对方将专利申请尽快转让时，对方非要等到进入各个国家阶段后进行，声称在国际阶段转让办理转让的手续费太高。在同事再次向我们咨询时，我们直接指出对方没有诚意，如果在国际阶段办理转让手续只要提交著录项目变更即可，没有官费，只有代理人的代理龙源期刊网费，如果进入各个国家阶段再办理这种手续，每个选定国家都需要办理，想想都知道手续会更加繁琐而且代理费会多出很多。再次指出问题之后，预定价款再次大幅降低。以上并非个例，在期望获得专利技术使用权时，一定要搞清楚是专利还是专利申请。目前大多数国家都对发明专利申请进行实质审查，要求满足一定的新颖性、创造性和实用性等要求才能授权，发明专利申请的授权率并不是太高。因此，如果购买的是发明专利申请，那有可能将来该申请并不会获得专利权。因此，对于该技术是专利申请还是专利一定要看清楚，许可使用费差别会比较大。应在合同中具体规定，如果之后发明专利申请未授权，如何支付技术使用费或者已支付的使用费如何处理。三、专利的有效性在企业期望获得专利使用权的过程中还出现过很多情况。有的提供了长长的专利列表，在逐个核实之后发现，有些虽然是授权专利，但由于各种原因、诸如没有按规定缴费等导致权利已经终止，进入公有领域，任何人都可以免费使用。在剔除了这些失效专利后，专利列表缩短，自然使用费也就降下来了。因此，签订合同时还要特别注意专利的有效性问题，必须确认是否仍然是有效的专利。四、专利类型、剩余保护期限和稳定性在笔者参与的案例中，有的客户在谈判过程中找到我们，提及专利权人一方将数十件专利（包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利）打包许可该客户使用，许可使用期限是10年。我当即给客户解释了中国目前保护的专利类型和保护期限问题，指出专利许可使用的期限不应超过专利的法定保护期限，应针对不同专利类型和剩余保护期限具体商定许可使用费。中国专利法保护发明、实用新型和外观设计三种专利，其中发明专利申请需要经过实质审查，符合授权条件才能授予发明专利，保护期限是二十年，而实用新型和外观设计则只需要经过初步审查符合形式条件即可授权，保护期限是十年。很显然，发明专利的创造性高，稳定性强，通常技术价值更高；而实用新型专利相对于发明专利而言稳定性要差些，技术价值也要低一些；外观设计专利相比于前两者则因为仅仅保护的是产品的新设计，技术价值相对来说最低。对于所希望使用的核心技术，最好是在购买之前进行稳定性分析，以免在获得使用权缴纳许可使用费后该专利被无效掉，造成不必要的损失。另外，除了专利类型的差别，不同专利类型本身保护期限不同，还要考虑在签订合同时的专利剩余保护期限。对于两件创造性价值类似的发明专利，一件保护期剩余10年，一件保护期剩余2年，许可使用费当然不同。应当具体查询每件专利的剩余保护期限再商定具体使用费。五、专利实施许可使用的方式和范围龙源期刊网在签订专利实施许可合同的过程中还要注意许可使用的类型和范围。例如在申报高新技术企业的过程中，要求企业核心自主知识产权的拥有方式是在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上全球范围内独占许可的方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权。所以针对不同使用要求和企业战略，企业需要自己选择专利实施许可使用的方式和范围。目前的专利实施许可方式主要有如下几种：独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可、交叉实施许可和分许可。专利独占实施许可只能由被许可方在规定的时间段和地域内使用专利技术，包括专利权人在内的其他人均不得在该规定的时间段和地域内使用该专利技术。这种专利独占实施许可由于连专利权人自己都不能使用该专利技术，因此就同等价值的专利而言，许可使用费自然会比其他几种专利许可使用方式的费用要高。专利排他实施许可允许被许可方和专利权人在规定的时间段和地域内使用专利技术，其他人均不得在该规定的时间段和地域内使用该专利技术。就同等价值的专利而言，这种专利许可方式的使用费低于专利独占实施许可的使用费但是高于专利普通实施许可的使用费。专利普通实施许可允许被许可方在规定的时间段和地域内使用专利技术，专利权人自己还可以在规定的时间段和地域内使用专利技术，而且专利权人还可以再许可其他人使用该专利技术。就同等价值的专利而言，这种专利许可方式的使用费最低，因为无法排除专利权人以及其他人在该时间段和地域内使用，竞争力较弱。当然，如果企业本身拥有专利技术，又想使用其他企业的技术，则可以交叉许可，允许对方使用自身的专利技术，如果专利技术等值，则互相不付使用费，如果不等值，再考虑支付适当的使用费。此外，被许可方还可以经过专利权人的同意而将获得使用的专利技术再许可给第三方使用，即为分许可。分许可的使用费则要商定清楚，是由被许可方单独取得，还是在专利权人和被许可方之间分配。至于实施的范围，可以是一个国家的某些地区，可以是一个国家的全国范围，如果在全球多个国家和地区都有相关专利，实施范围还可以包含所有这些国家和地区。当然，对于多国或地区的情况，还需要考虑平行进口和区域准入的问题。六、专利权人的义务、侵权责任签订专利实施许可使用合同时，还应注意规定专利权人的相关义务和责任。首先，专利权人有义务按规定缴费以保证专利权在许可使用期限内存活；如果遇到专利无效案件，专利权人应及时应对，尽量保证专利权有效；还应明确如果专利被无效，已经支付的龙源期刊网许可使用费如何处理，如果不退还明显不合理，则应退还全部或者部分使用费。笔者就有客户在签订专利使用许可合同后，专利权人及其代理机构在收到使用费后疏于管理，未按时缴费导致专利权丧失的情况。如果在合同中明确这些义务和费用退还措施，那么专利权人通常都会尽力去注意。其次，可以规定专利权人应保证被许可方在规定的时间段和地域内使用该专利技术时不会造成对他人专利权的侵犯，还应具体明确如果一旦涉嫌侵权，谁负责应诉，若真的被判侵权，侵权责任具体谁承担等等。再次，还应当明确当专利权人和/或被许可方发现专利被侵权时应及时互相通知，以及如何应对侵权等。七、后续改进技术的专利申请权和专利权归属被许可方在获得专利实施许可使用权后，在使用过程中往往会进行改进，那么在许可合同有效期内后续专利申请权/专利权以及使用权的归属也需要在合同中进行明确，以免日后出现冲突。八、及时备案根据《专利实施许可合同备案办法》，当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续。虽然如果不备案并不会影响专利实施许可合同的效力，但是不备案则无法对抗第三人，如果未及时备案，则需要在之后备案时出具专利实施许可合同依然有效证明或者重新签订专利实施许可合同。因此，最好直接在合同中明确何时去进行备案。综上所述，专利实施许可合同的签订需要结合企业的需求以及所涉及的专利的情况等进行综合考虑，特别是应对专利的地域性、涉及的技术是专利还是专利申请、专利的有效性、专利类型、剩余保护期限和稳定性、专利许可使用的方式和范围、专利权人的义务、侵权责任、后续改进技术的专利申请权和专利权归属等进行重点关注。注释：郑成思.技术引进与专利的地域性.法学杂志.1984（6）.20-22.中华人民共和国专利法实施细则（第1版）.知识产权出版社.2010.5，14.专利实施许可合同备案办法.中国国家知识产权局网站.http：//