对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改

对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改国家知识产权局专利局审查业务管理部审查指南处王智勇山东2008年8月2日授课提纲引言第一节撰写意见陈述书的总体思路第二节撰写意见陈述书的具体步骤第三节撰写意见陈述书应当注意的几个问题第四节撰写意见陈述书时对几类主要实质性缺陷的处理方式第五节专利申请文件的修改第六节撰写及修改的案例分析引言在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件。意见陈述书的重要性：一个合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。引言－－审查意见通知书（一）实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书1、第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授权的专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。2、中间通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。（二）审查意见通知书由专用表格和审查意见通知书正文两部分组成1、在专用表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等2、在通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。引言－－实质审查程序一、实质审查程序原则1、请求原则2、听证原则3、程序节约原则注：实用新型专利申请初步审查的审查原则（1）保密原则（2）书面审查原则（3）听证原则（4）程序节约原则审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。主动修改的机会：R51.1：申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的。R51.2：实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。二、审查的文本发明：审查意见通知书实用新型：对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请，审查员应当进行全面审查，并发出补正通知书。对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请，审查员应当发出审查意见通知书。三、审查手段会晤（实用新型的初步审查程序中，原则上不进行会晤）电话讨论在实质审查过程中，审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论，但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。调查、取证发明专利申请的辅助审查手段(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY级文件。对比文件：公开日本申请：优先权日申请日四、需要核实优先权的情形引言－－实质审查程序(2)他人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即他人在专利局的申请构成PE级文件。他人申请：申请日公布日本申请：优先权日申请日四、需要核实优先权的情形引言－－实质审查程序(3)他人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即他人在专利局的申请构成PE级文件。他人申请：优先权日公布日本申请：优先权日申请日四、需要核实优先权的情形引言－－实质审查程序五、审查决定（一）发出授权通知书的条件发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前，应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本，必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。注意:实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，审查员应当作出授予实用新型专利权通知。引言－－实质审查程序（二）驳回申请发明专利申请如果经申请人陈述意见或者进行修改后，仍有专利法实施细则53条规定情形之一的，申请将被驳回。R53规定了发明专利申请被驳回的种类对于实用新型来说：申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的，或者申请文件存在形式缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定。六、实质审查程序的终止、中止和恢复（一）程序的终止发明专利申请的实质审查程序，因审查员作出驳回决定且决定生效、或者发出授予专利权的通知、或者因申请人主动撤回申请、或者因申请被视为撤回而终止，专利申请至此审查结案。引言－－实质审查程序（二）程序的中止实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据专利法实施细则第八十六条第一款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止。引言－－实质审查程序（三）程序的恢复专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的，根据专利法实施细则第七条第一款和第二款的规定，申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序，权利被恢复的，专利局恢复实质审查程序。引言－－实质审查程序七、前置审查与复审后的继续审查（发明、实用新型）根据专利法实施细则第六十一条的规定，审查员应当对专利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查，并在收到转交的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书，该前置审查意见书随案卷转送专利复审委员会，由专利复审委员会作出复审决定。专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后，审查员应当对专利申请进行继续审查。在继续审查过程中，审查员不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定。第一节撰写意见陈述书的总体思路1、维护委托人的利益2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写策略3、正确撰写意见陈述书【撰写的步骤、格式及实质性缺陷的争辩方法，重点内容】4、注意意见陈述书的表述方式第一节撰写意见陈述书的总体思路1、维护委托人的利益合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。第一节撰写意见陈述书的总体思路2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写策略专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。第一节撰写意见陈述书的总体思路3、正确撰写意见陈述书（1）如果专利申请还存在被批准为专利的前景，意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题、要求。对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷；对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，并对所作修改作出说明；第一节撰写意见陈述书的总体思路3、正确撰写意见陈述书（2）审查意见通知书提出有关疑问，要求申请人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应用的损失。第一节撰写意见陈述书的总体思路4、意见陈述书的表述方式意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。第二节撰写意见陈述书的具体步骤（1）起始格式句（2）简要说明按照通知书要求所进行的修改（3）重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷。【重点内容】（4）结尾句－－最后一部分可简单地说明希望和要求。第二节撰写意见陈述书的具体步骤（1）起始格式句【例如】尊敬的审查员：申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下：第二节撰写意见陈述书的具体步骤（2）简要说明按照通知书要求所进行的修改在起始格式句后，首先在意见陈述书中说明同意接受审查意见通知书中的哪几条意见，为此在申请文件哪些地方作了修改，并指出这些修改（尤其是权利要求书的修改）在原说明书和权利要求书中的出处。第二节撰写意见陈述书的具体步骤【例如】一、修改说明1、修改了独立权利要求1，在其特征部分加入了以下技术特征：……，以使该独立权利要求1符合专利法第22条第2款和第3款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书第二个实施例和第三个实施例，说明书最后一段以及图3。2、修改了从属权利要求4的主题名称，使其与所引用权利要求的主题名称相一致。………………第二节撰写意见陈述书的具体步骤【重点内容】（3）重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）【下面以权利要求的新颖性、创造性问题为例作出具体说明】第二节撰写意见陈述书的具体步骤通常可分三个层次来论述修改后的权利要求具有新颖性和创造性。第一个层次：简单重复审查员对该申请有关新颖性和创造性的审查结论，明确申请人为了克服该缺陷而采取的修改方案，及修改后的权利要求具有新颖性和创造性的结论。第二节撰写意见陈述书的具体步骤【例如】审查员的审查意见是：相对于对比文件1而言，权利要求1到3不具备新颖性……针对上述审查意见，申请人通过在独立权利要求1中增加对比文件1和2中均没有公开过的技术特征……，使得修改后的独立权利要求1具备了专利法第22条第2款规定的新颖性。第二节撰写意见陈述书的具体步骤第二个层次（论述修改后的权利要求具有新颖性）：对审查意见通知书中所引用的对比文件进行分析，逐篇指出修改后权利要求的技术方案与所引用的对比文件的区别，从而说明该技术方案相对于其中的每一篇对比文件具有新颖性。【说明：从技术领域、解决的技术问题、技术方案和技术效果这四个方面考虑存在的区别】第二节撰写意见陈述书的具体步骤第三个层次（论述修改后的权利要求具有创造性）：将考试中给出的几篇对比文件和公知常识结合起来说明该技术方案具有创造性【采用“三步法”进行分析】。【三步法第一步】从通知书所引用的对比文件中确定一篇最接近的现有技术；【三步法第二步】指出上述独立权利要求的技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；第二节撰写意见陈述书的具体步骤【三步法第三步】进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。另外要进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。第二节撰写意见陈述书的具体步骤（4）结尾句－－最后一部分可简单地说明希望和要求。【例如】申请人相信，修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的新颖性和创造性问题，并克服了其他一些形式缺陷，符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定。如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，敬请联系本代理人，申请人及本人将尽力配合审查员的工作。专利代理人：XXX第三节撰写意见陈述书应当注意的几个问题1、要认真阅读试题说明，按照答题要求进行答题；2、一般来说，应试者在撰写意见陈述书和修改权利要求书时应当接受并仅限于本试卷所提供的信息；3、在阅读理解申请文件时，确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（