欧洲展会临时禁令与海关知识产权保护

德国科伦专利律师事务所谢志刚(August2017)欧洲展会临时禁令与海关知识产权保护PatentAttorneyKlunkeriPPatentanwältePartGmbB(KSNHIntellectualPropertyLawFirm)内容概要(Overview)I.参展中的知识产权风险II.展会中涉嫌侵权的执法流程III.展中的临时禁令与应对IV.临时禁令案例V.风险防控：展前、展中和展后VI.欧洲海关知识产权保护I.1参展中可能出现的知识产权风险展会中的侵犯他人知识产权风险著作权展台设计、广告手册、宣传标语、图片等，如产品说明书、现场演示用软件或背景音乐等，若处理不当容易侵犯当事人的著作权。注册商标不当使用他人的注册商标，容易侵犯当事人的商标专用权，尤其是驰名商标。专利权(外观设计)产品的外观设计是最容易产生法律问题的地方I.2参展中可能出现的知识产权风险对待侵犯知识产权可能会采取的法律手段询问、警告信通常会先收到涉嫌侵权的“警告信”，权利人会要求其认为的侵权人停止正在进行的侵权行为，并承诺不再实施侵权行为。临时禁令(在展览会上使用频率很高)如果不接受警告，不肯签署附带合同罚金的停止侵权保证书，则权利人会向法院申请临时禁令（律师费用，通常会有两三千欧元）。海关扣押经权利人申请，海关发现涉嫌侵权产品入境，有权扣押保全展品。扣押既可在边境，也可在展览会场。民事诉讼与刑事程序(展后程序)按德国法律，任何故意侵犯被授予的德国专利权的行为都构成刑事犯罪，专利权利人可以向警方和检查官提起刑事诉讼。II.1展会中的执法流程展会中的执法流程1.法律文件的送达→2.涉嫌侵权的认定与执行（1）法律文件的送达第一、德国法院送至展会的法律文件格式非常简单,一般为德文打印的普通A4纸，蓝色的公章很小且盖在背面，容易被忽视。第二、送达者不主动出示证件，不一定穿制服，和普通观众区别不大。第三，文件可以不经收方签署，送达者仅凭索取到收方任何人的名片即可认作为送到。实际上，接受法律文件的过程，是化解整个纠纷中最重要的一环。如果在第一时间有专业律师的抗辩，则可能使后面的执行根本都不会发生。II.2展会中的执法流程展会中的执法流程1.法律文件的送达→2.涉嫌侵权的认定与执行（2）涉嫌侵权的认定与执行德国法院的执行人员对知识产权侵权的确认程序较为简单，特别是对于外观侵权，仅凭申请方提供的产品图纸、照片进行简单对比后就可以认定。如果没有专业律师在现场抗辩或调解，可当场查封或扣押展品。根据警告或临时禁令中律师费用的数额，法院执行人员会要求被申请方在规定时间内（一般是24小时内）交纳现金，或直接封存他们认为大致等值的展品作为抵押，展品一旦封存所有权就归属法院，被申请方将无权再移动或出售。在此过程中，被申请人,即,展商即使不认为自己侵权，也要（暂时）完全服从临时禁令的要求，撤下或交出相关产品，涂黑或者销毁相关产品目录。一定要避免发生语言和肢体冲突，因为这种冲突将被视为干涉司法，可能面临刑事拘留等严重后果。III.1临时禁令及对应什么是临时禁令(preliminaryinjunction/einstweiligeVerfuegung)临时禁令是在紧急情况下，为对某些权利进行保护而采取的一种临时强制措施，尤其是在展览会上使用频率很高。在德国，针对展会侵权通常是先行警告，要求侵权人在展期不再展出侵权商品即可。但是德国法律也没有强制要求：申请人在申请临时禁令前发出警告函，因此很多申请人并不先发出警告而直接向法院申请临时禁令。临时禁令从申请到执行所需时间很短，一般只需要1天即可、最快4-6小时。这意味着，可能展会刚刚开始没几个小时，涉嫌侵权产品就不得不从展台上撤出。如果申请人在申请临时禁令时要求清除侵权品且法院准许的话，被申请人还要将侵权品交给法院强制执行人。临时禁令具有强制执行力,如果被申请人拒绝执行临时禁令,申请人可以请求警方协助,被申请人甚至有被拘留的可能。如果继续展示，可以判决罚款，金额最高可达50万欧元。III.2临时禁令及对应临时禁令的救济方式1.确实侵权事先没有警告信如果对方事先没有发过警告信，而自己也确实侵权，或者德国市场对于自己的相关产品不是很重要，那么可以立即承认对方的请求权，而只对临时禁令相关费用提起复议。申请人承担诉前禁令程序的费用，包括被申请人的律师费用。事先有警告信如果对方事先曾经发过警告信而且自己确实侵权，那么可以和对方谈判庭外和解。双方可以签定一份和解合同，被申请人一方表示接受临时禁令的裁决。而申请人一方则表示放弃为此项侵权纠纷提起正式起诉。一般是和被申请人共同承担这笔费用。III.3临时禁令及对应临时禁令的救济方式2.实际上没有侵权如果被申请人确认自己没有侵权，可以根据德国民事诉讼法第926和936条的规定，请法院给申请人规定一个期限正式提起起诉，这个期限一般不会超过6个月。如果申请人不按时提起正式起诉，那么法院就会依照被申请人的请求，撤销临时禁令并改判由申请人承担临时禁令程序的所有费用。这种应对方式是比较理性的，并有较强威慑力的方式。IV.1风险防控展前准备充分，防患于未然A、避免侵权：坚决不带侵权产品，不存侥幸心理。B、要有法律保护意识：自己产品即使在国内注册的专利和商标，而没有在欧盟注册也受不到保护。如被别人抢先注册，也会被视为侵权。C、提前检索：根据参展日期，事先进行相关专利、商标检索。要审查自己参展的产品在参展国是否有专利权，可以委托专业的机构机构检索。D、提前做好预案：防止竞争对手向法院申请禁令救济，即，在参展前请律师书写保护文书(Schutzschrift),递交当地法院。一方面争取当法院在面对临时禁令申请时，通知被申请人口头审理，而不会仅凭对方一面之辞做决定；另一方面可以拖延对方所申请的临时禁令，使得自己顺利完成参展。在展会中遭遇临时禁令时也可以委托律师书写、提交保护文书作为抗辩（不侵权抗辩:先用权和现有技术、禁令所基于的权利有效性抗辩）。E、准备齐证件：赴国外参展时，一定要带好企业营业执照、产品的有关书面材料，和（如果有还带上）产品专利证书、专利许可证书、注册商标证书等文件。IV.2风险防控展中冷静应对，争取化解危机一定要由受委托的专业律师出面调解纠纷，最好是本土专业律师。针对展会上可能接到的法律文件，可分别采取应对措施：A、如何应对警告（询问）函？应该认真对待，在规定的期限内予以答复。如果确有侵权，可以考虑对具体赔偿金额讨价还价，并签订相应文书；如果坚持认为自己没有侵权，那就不要在有关文书上签字，可以通过律师提出反警告，并向参展所在地有管辖权的法院提交保护文本。B、如何应对临时禁令？首先要向专业律师咨询相关事宜，决定是否要签署停止侵权的合同；积极寻找庭外和解的可能性，因为如果能够庭外和解，费用会比较低；如果认为临时禁令不公平，可以委托律师向法院提起异议或者要求对方限期提起诉讼。IV.3风险防控展后留意相关文件，当心黄雀在后•一般在签署临时禁令3～4周后，涉嫌侵权企业会收到收尾函。•收尾函的意思是承认临时禁令的规定，被确认为侵权。•对此必须谨慎对待，如果没有抗辩或拒绝出庭，将直接败诉。该企业的产品无论是侵权产品还是非侵权产品，一旦再次登陆德国将会被扣押。•同时，临时禁令申请人的权利很容易延伸至欧盟成员国。因此，没有成功主张自己权利的企业将有可能与德国乃至欧洲市场绝缘。V.1欧洲海关知识产权保护1.欧盟知识产权海关保护机构欧洲委员会设有海关委员，同时设有税务与海关同盟总司，主管海关事务。欧盟税务与海关同盟总司协调和指导各成员国在知识产权执法方面的事务与政策，具体知识产权海关执法工作则由各成员国实施。海关缉查是知识产权保护的有效措施。另外，海关知识产权保护各对成员国决定知识产权是否侵权的实体法并不产生任何影响。知识产权侵权与否完全交由成员国法院或相关主管机关依据欧盟知识产权实体法或者成员国的国内实体法来决定。一旦判定侵权成立，则由成员国法院决定适用国内法上的措施。V.2欧洲海关知识产权保护2.法律依据1）1986年的知识产权海关执法条例(ECRegulation3842/86)2）1994年的知识产权海关执法条例(ECRegulation3295/94)3）2003年的知识产权海关执法条例(ECRegulation1383/2003)4）2013年的《关于知识产权海关执法及废除2003年第1383号条例的条例》(简称《2013年条例》)于2014年1月1日生效实施。V.3欧洲海关知识产权保护3.海关执法对象（1）进出、口货物，以及（2）过境货物，如果有合理的侵权怀疑，海关可以对任何海关状态的货物进行知识产权执法检查，包括货物跨越欧盟外部边境的所有情形：不仅包括货物在欧盟之外生产或源自非欧盟国家进入欧盟关税领土的所有情形，无论货物是否放行自由流通、处于保税制度、或是在自由区和自由仓库之中，而且包括出口或复出口中以及离开欧盟的货物。排除：对于个人行李物品中的涉嫌知识产权侵权问题，只要这些物品是个人使用，而且没有迹象显示物品涉及商业性质。V.4欧洲海关知识产权保护4.侵权货物类型(1)假冒货物(2)盗版货物(3)涉嫌侵犯知识产权的货物（假冒和盗版货物之外的其它侵权货物）V.5欧洲海关知识产权保护5.执法保护IP客体(1)专利、以及医药品的专利补充保护证书(2)实用新型(3)外观设计(4)商标(5)商号(6)版权(7)集成电路布图设计(8)植物新品种(9)受保护的原产地设计权(10)受保护的地理标志权此外，未注册驰名商标（不适用边境保护）：欧盟成员国作为世界贸易组织和世界知识产权组织的成员，未注册驰名商标往往在国内法中得到保护。V.6欧洲海关知识产权保护6.欧盟知识产权海关执法的程序（申请制）(1)一是由海关依职权主动对货物进行检查，发现侵犯知识产权的货物后可以主动扣押并通知权利人，权利人依海关的通知而提出申请；在知识产权所有人没有提出正式申请的情况下，暂扣/扣留商品（EC第4条）-由海关当局-在权利持有人提出申请之前，依据自由裁量权作出决定-如果商品存在较大的侵权嫌疑-可暂扣/扣留3个工作日-与专利关联性不大V.7欧洲海关知识产权保护6.欧盟知识产权海关执法的程序（申请制）(2)二是由权利人或其代理人提出申请，海关根据申请采取行动措施。一次申请，有效期为一年（可延期）单国申请（单国权利）简易申请程序（多国权利），一份申请发送至多个有相应权利的欧盟成员国欧盟海关IP备案制度与国内的区别担保：权利人提出海关保护执法申请需要担保。V.8欧洲海关知识产权保护6.欧盟知识产权海关执法的程序（申请制）(2)二是由权利人或其代理人提出申请，海关根据申请采取行动措施。向成员国中央海关机构提出行动申请，e.g.纽伦堡德国海关总部知识产权登记处使用全欧盟通用的标准申请表（与受保护权利、持有人、联系人（如律师）相关的信息）；不收费。签署声明：如果相关商品未侵犯知识产权，愿意负担法律责任和费用。V.9欧洲海关知识产权保护6.欧盟知识产权海关执法的程序（申请制）(2)二是由权利人或其代理人提出申请，海关根据申请采取行动措施。3个步骤：申请、查扣、放行或销毁-向中央海关机构提出申请：申请必须包括所有相关信息，以便及时确认有关货物，海关不进行与专利侵权相关的法律评估；只扣押/查扣有嫌疑的商品。因此，需提供详细情况（比如，正品与假冒产品的区别、贸易渠道信息、运输方式、具体装运等）。-查扣/扣留相关进出口商品-基于“明确/明显”的侵权行为-申请人可检查扣留商品-进口商可在接到通知后两周内提出异议：提出异议时，申请人必须启动国家程序(知识产权所有人有义务启动(国家)法律诉讼程序)-交纳保证金后货物可放行（足以保护权利持有人的利益：损失赔偿，免除法律/法庭费用，实际数额由海关评估确定）