专利代理实务备考整理版

1/161专利代理实务备考整理版 以下内容以富贵鼠版主的2012年9月、10月份的两次YY语音培训和PPT资料出发，由ysp191810根据自己复习的体会总结而成，望看到此资料者能够从中取其精华，去其糟粕，发扬光大，也预祝看到该资料的各位专利同仁能过专代考试，为中国由专利申请大国变为真正意义上的专利质量强国而努力。连续6年考题及实务考试形式年份主题题眼（技术特征）考察形式答题2006年衣架挂钩“突起物宽度大于衣架本体宽度”答复审查意见、撰写独权中增加技术特征2007年包装体撕开包装体的带状部件答复无效、撰写删除独权，从权合并2008年油炸食品、真空离心增加技术特征“真空离心”答复审查意见独权中增加技术特征；分案；单一性论述2009年止鼾枕头隔板、比较器答复无效、撰写独权删除，从权合并，并列技术方案删除2010年豆浆机引流罩，引流孔撰写找区别技术特征，新颖性，创造性论述2011年瓶盖阻止尖刺部向下运动的部件提无效、撰写无效理由；适当概括2/1622012年冷藏桶上盖、盖体上有窗口、上盖能打开和闭合窗口、可拆卸的冷源给客户意见书（内容大致同答复无效理由）、撰写无效理由是否成立分析；删除独权、合并从权；适当概况、单一性考察不要拘泥于考试的具体形式，融会贯通新颖性、创造性、单一性、优先权、必要技术特征等实务必考点。考试的关键在创造性。在实务中，没有相似，差不多。如果评判创造性你觉得了两个方案差不多，例如10年考试的搅拌机和豆浆机；钓鱼钩与起重机挂钩，玩具飞机和飞机，那么创造性答复肯定会出问题，那么发明将不复存在，因为所有的发明都可以在现有技术中找到相似的。创造性判断时，一定是技术特征相同，作用相同，技术领域相同（实用新型/发明）或相近（发明），只有当满足上述相同时，本领域技术人员才会容易的将技术特征与现有技术结合去解决技术问题，否则不能得出保护的技术方案。考试时，特别应具有时间敏感性，时间决定了对比文件是现有技术还是抵触申请，优先权是否成立，这些均影响着新创的论述。特别是优先权，要求优先权的，一定是将权利要求逐个和优先权文件说明书内容相比。优先权有部分优先权。无论是撰写、答复、无效过程中，均需要保证权利要求中的技术术语与原始公开的技术术语相同（撰写概况例外），特别是答复，否则存在修改超范围而导致倒扣分（倒扣分比少些技术特征更多）。在实务中存在倒扣分的情况：写的权利要求无新颖性，创造性；修改超范围；分案错误等严重错误。答复审查意见通知书中权利要求书允许修改方式：对权利要求书进行修改时，必须遵守《专利法》第三十三条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则外，还应当符合权利要求书撰写的各项要求，同时，不得增加新的权利要求。如果原申请文件中包括了很多其他的可以保护的技术方案，为了维护代理人的最大利益，应该进行分案申请。独立权利要求的修改在一件专利申请的权利要求书中，独立权利要求所限定客体的保护范围是最宽的。因此，独立权利要求的撰写与修改对于维护委托人的利益具有至关重要的意义。3/163对独立权利要求进行修改时，应当注意：①修改后的独立权利要求所请求保护的技术方案应当具备《专利法》第二十二条第二款和第三款所规定的新颖性和创造性；②修改后的独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，清楚并简要的表述请求保护的范围；③在保证修改后的独立权利要求具备新颖性和创造性的同时，应当避免将非必要技术特征写入独立权利要求导致保护范围过窄而损害委托人利益。实务答复审查意见通知书中允许修改的方式如下：1在独权中增加技术特征，对独权进一步限定，以克服原独权无新颖性、创造性、缺必特、未得到说明书支持等缺陷。只要增加了的技术特征的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。2变更独权中的技术特征，以克服原独权未得到说明书支持、未清偿限定专利保护范围、无新颖性、无创造性等缺陷。只要变更了的技术特征的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。3变更独权中的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独权要求类型错误或无新颖性、无创造性等缺陷。只要变更后的独权要求的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。4删除一项或多项权利要求，以克服并列独权间单一性问题；或两项权利保护范围相同；或其他问题。5将独权与最接近的现有技术正确划界6修改从权的引用部分，改正引用关系上的错误7修改从权的限定部分，清楚限定该从权的保护范围以上修改为允许的修改。考试是常有的修改手段：1在独权1中增加一个技术特征2权利要求合并，将几个从属权利要求中的技术特征增加到合并后新的独立权利要求中，以避免权利要求无新颖性等问题3权利要求删除4答复审查意见通知书中，一般质疑新颖性或创造性的，基本上都很难保住答复审查意见通知书时如何添加技术特征4/164当认真分析审查意见通知书后，如果全部的审查意见均成立，面临着所有权利要求被删除，此时应该在说明书中去查看实施例，将未写入权利要求的技术特征加入到独立权利要求中，解决独权因缺乏必要技术特征而带来的无新颖性、缺必特、得不到说明书支持从而导致的从权被删除的命运。增加进独立权利要求的技术特征，可以按照如下思路进行判断：如果有几个实施例，必然存在有的技术方案无新颖性，创造性的问题，但是在每个实施例中，出现不同的技术特征组成的技术方案，每个技术方案可能存在一个技术特征，该技术特征可能是现有技术从未披露的，因此将每个实施例的核心内容写出，列成一个表，然后应特别关注技术特征带来的功能，如果仅仅是技术特征而无技术效果，则多半不是区别技术特征，然后将所有的实施例的核心内容组成的技术方案与对比文件进行比较，确定最终的区别技术特征。没有功能的技术特征，无法与现有的文件进行比较进行创造性的答复。特别应该注意的是，在实施例中出现的优先等语句，这些看起来是从权的技术方案，在答复无效的时候，可能成为挽救整个权利要求书的技术特征。该题的最好实例是06年的实务，该实务中在独权中加入实施例二的“所述的突起物的宽度大于衣架本体的宽度”后，整个权利要求就具有了新颖性等08年的实务，加入“离心过程是在真空中进行的”。答复审查意见通知书时形式错误修改在审查意见中，审查员一般仅指出该权利要求书中存在的明显的实质性缺陷，而将一些形式性缺陷作为考试隐藏的信息进行加分项，写出来即可以加分。例如在08年油炸食品评分标准中，已经指出权利要求中“例如马铃薯薄片”“特别是油炸马铃薯薄片”此类的语句的存在将导致权利要求保护的范围不清楚，因此在答复的时候，应该将这些情况进行删除，以避免其存在导致权利要求保护的范围不清楚。下列是审查指南写的容易引起保护范围不清楚的常见词语，审查指南中明确给出了导致权利要求不清楚的情况：权利要求的类型不清楚权利要求的主题名称应该清楚的表明权利要求是产品权利要求还是方法权利要求，不允许采用模糊不清的主题名称，例如“一种….技术”，或者在一项权利要求中既包括产品又包括方法，例如“一种….的产品及其制造方法”5/165权利要求的保护范围不清楚权利要求中不得含有含义不确定的用语。如“厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围”除非这些词在特定技术领域中具有公认的含义，例如“高频放大器”中的“高频”、电学中的“强电”。凡是权利要求中出现“例如、最好是、尤其是、必要时、约、接近、等、或类似物”及有括号，均应该在修改说明中明确的写出删除修改。撰写也应该避免上述问题，上述不清楚将直接导致权利要求被扣分。答复无效宣告与审查意见的答复区别：无效宣告时，专利已经授权，权利已经固定，不允许将任何未授权的特征和技术方案加入到权利要求书中；答复审查意见通知书时，权利要求正在评审中，因此可以将原权利要求进行修改以获得专利权，只要修改后的权利要求不超过原权利要求书的保护范围 答复无效宣告请求书 答复无效宣告请求书的关键在权利要求的合并，合并后的技术方案要得到说明书的支持。答无效宣告请求书：1先质疑证据，特别是复印件、外文翻译件；如果证据是专利文献，一般不用质疑，直接采用2可以使用：即使材料真实，该证据对权利要求也无影响。3无效宣告请求书不是官方的文件，因此存在胡搅蛮缠的情况，因此在以下几种情况下，可以直接不予考虑：1)证据和理由超过一个月后提交的，不予考虑2)单一性不是无效的理由，答复时不予考虑3)不是发明/实用新型保护的客体，该理由也不是无效的理由，答复时不予考虑因为你是专利权人战线的，是要维护专利权人利益的4)无效理由只是列出了条款，没有具体分析，答复时也不予考虑5)凡是不是专利法实施细则第65条无效理由的，均直接按照不是无效的理由，不予考虑为由答复。6/166答复无效只有三种方式：权利要求的删除、权利要求的合并、并列技术方案的删除答复无效关键在技术方案的合并4答复无效宣告请求书时，人家质疑什么，答什么，千万不要画蛇添足，站错队修改原则：除了三种修改方式外,不允许再修改权利要求.1不得改变原权利要求的主题名称2不得扩大原专利的保护范围3不得超出原说明书和权利要求书记载的范围4不得增加未包含在原权利要求中的技术特征修改方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除1权利要求的删除，包括独权的删除和从权的删除2技术方案的合并，指在独权未作修改的情况下，不允许对从权进行合并式修改。合并式修改指两项或两项以上、相互无从属关系、在授权公告文本上从属于同一独立权利要求的权利要求，才可以合并。3技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上的技术方案中删除一个或以上的技术方案。权利要求中如果存在多个并列的技术方案，可能存在其中的某一个方案二导致整个权利要求不清楚，无新颖性等问题，因此删除其中的一个，克服无效的理由即可。答复无效宣告请求书时，合并式修改应该注意合并后的技术方案能否得到说明书的支持很重要，如果不能得到支持，不能得分，因此应该将合并后的技术方案去说明书中去找支持的实施例。权利要求的合并式修改：只有在下列三种情况下，可以进行权利要求的合并1答复无效宣告请求书时2无效宣告请求人证据了新的证据和无效理由3专利复审委证据了未列出的证据和理由提无效宣告请求书 7/167无效宣告的法条考试法条应用记不清楚详细的法条内容，可以仅列出法条款即可。例如法22条2款等同于“新颖性规定”有理有节，规范答题，避免胡搅蛮缠常用法条：法5条:违法乱纪的法律不授予专利权/新增加遗传资源的规定法9条：同样的发明创造只授予一项专利权/先申请制法20条：保密审查规定法22条2款：新颖性法22条3款：创造性法25条：不授予专利权的主题法26条3款：公开不充分“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”法26条4款：权利要求保护范围不清楚“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”法33条：修改不得超范围“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”法45条和实施细则第65条：无效宣告的法定理由无效宣告模板如下： 专利复审委员会：无效宣告请求人请求专利权人为……，专利号为…….，专利名称为…….的发明/实用新型全部/部分无效。无效宣告请求人根据专利法第45条和专利法实施细则65条的规定，请求宣告专利全部无效。无效宣告所用的证据如下：证据1（对比文件1）：8/168证据2（对比文件2）：优先权文件/抵触申请文件基于以上证据，无效宣告理由如下：1权利要求1相对与对比文件1无新颖性。对比文件1公开了技术特征1（相当于权1的特征1’）、技术特征2（相当于权1的特征2’）………，由此可见，对比文件1已经公开了权1的技术方案。两者技术领域相同，效果相同，因此权1不具有新颖性。对比文件1公开了技术特征XX（相当于权Y的X’特征），因此权Y不具有新颖性。因此权利要求1和权Y不具有新颖性，不符合专利法22条2款的规定。2权2相对于对比文件1和对比文件2的结合不具有