解析专利申请中常见误区

企业专利事务处理原则——解析专利申请中常见误区国家知识产权局专利局医药生物发明审查部吴永庆2008-11-27要解决的问题„申请前要回答的问题„为什么要申请专利？„有无比专利证书更重要的目的？„对待专利事务的态度„被动应付就够了吗？„专利部门很特殊吗？„专利开发的核心工作„写专利申请文件吗？„有没有更重要的事？基本知识„专利是一种契约„申请人（发明人）vs国家（地区）„公开新技术vs一定期限的市场独占权„专利、论文与技术秘密的关系„作用不同„保护手段„灵活程度„并不互斥为什么申请专利？„专利证书是一张纸„企业的目标是盈利„涉及技术的直接盈利途径„（专利）技术转让„（专利）技术合作„涉及技术的间接盈利途径„市场垄断„构筑交叉许可„政策优惠，宣传效应实现企业目标„专利的目标取决于企业的目标„高新技术企业认定、药品自主定价权„稀释专利、构筑交叉许可„技术转让、技术合作、市场垄断„专利是实现企业盈利的一种工具„从属于企业目标，不为专利而专利附属性„成本/收益„价值体现在执行力被动应付有效吗？„误区根源：认为中国专利保护的环境差„立专利vs破专利„申请vs异议„复审vs无效„主场的侵权诉讼vs北京的行政诉讼„判决执行„结果？成本/收益„中国的法制建设专利攻强守弱„成本/效益核算„积极申请„主动出击„有技术含量、有市场前景„难以保密的„竞争激烈的„预警+积极防御„构筑交叉许可专利„申请“稀释”专利„复审/无效、诉讼无小事企业专利事务主要是写专利？„技术人员处理专利事务的局限性„只看到专利技术一面„用主观的技术开发难易代替专利法规定„专利处理技巧有限„容易疏忽的方面„专利的法律、商业作用及其对企业的影响„技术保密„专利预警„寻求外部支持企业专利开发重点„同代理人打交道„明确企业需求„制定合理的专利申请目标„专利事务的成本核算及收益预期„综合比较的多个（咨询）方案„主导专利事务进程„自己写的专利„容易„重要而不能提前给外人知道的技术的优先权„执行力是关键实例1“你有专利吗？”如何回答/应对以上问题？当前昀常见的回答„问题解读„有多少（授权）专利？„应对措施„多„快问话者是理性的投资人/合作方„潜台词„你可以告诉我你的技术秘密吗？„我可以客观评估„技术合作的基础„我不想/能为你的技术秘密的保密负责„客观上已经不是秘密„技术秘密保密协议不针对第三人，维权困难„有无未来预期的IP保障及相应收益？问话者是理性的投资人/合作方（续）„应对措施„是否要合作？要不要告诉对方技术秘密？„要„优先权专利申请„技术秘密„保留机会„“有专利申请，而且有去其他国家申请的机会”„暂时不要管专利，以后视情况而定„10个月„合作前景、技术开发、专利操作变数众多实例2“如果我有好的技术”推荐一种申请流程步骤I：优先权申请„准备要（半）公开的技术材料„论文„商业计划书„撰写作为优先权的专利文本„提交申请，保证优选权灵活性（第0月）„拖住专利局流程，不公开，不进审„处理好权属关系：申请人、发明人„成本：RMB0.3-6k步骤II：技术宣传„论文投稿（第0月）„论文发表（第3~6月）„IF反映技术价值（技术评估）„未录用„完善技术(论文)„可考虑新的优先权申请„发表后,积极宣传„提供论文„告知“有专利”步骤III：PCT申请？„做是否申请PCT的决定（第10月）„对技术是否有信心？无，不要申请„是否寻找到投资？是，要申请„成本：RMB12~60k„申请PCT（第12月）„一般不再有回旋余地„好好撰写步骤IV：国家申请？„明确有无商业前景„谈论的技术限于提交的专利申请„超出的技术内容可考虑再申请„有限扩散„决定是否进入美、日、欧(第28月)„前景明确?„成本:RMB500k„第30~32月谢谢Q&A感性认识专利申请文件从一个实例来看药物专利的撰写国家知识产权局专利局国家知识产权局专利局医药生物发明审查部医药生物发明审查部吴永庆吴永庆20082008--1111--2727希望解决的问题认识到专利的法律性评判专利有效性的标准专利撰写的形式法律要求专利撰写的实质法律要求感性认识专利撰写的重要性为什么国外的专利要这么长专利是如何写得这么长的执行力评判专利有效性的标准专利由法律规范相关法律渊源与专利审查有关的法规与专利实施有关的法规专利由法律规范法律规范了专利的整个存续周期主体客体审批制度、流程、标准专利实施与保护、救济方式强制许可具有法律效力违反规定，将受到相应的法律制裁与发表论文的标准不同相关法律渊源国际条约巴黎公约与贸易有关的、包括假冒商品贸易在内的知识产权协议（TRIPs）专利合作条约（PCT）国内规定专利法专利法实施细则审查指南国家知识产权局局长令其他民刑法规定及司法解释与专利实质审查有关的法规新颖性、创造性、实用性（A22）属于排除的主题(A25)说明书公开充分(A26.3)权利要求应得到说明书的支持(A26.4)权利要求清楚(R20.1)单一性(A31)修改不得超出原始提交文本的范围(A33)其它(R2,R13.1,A5,A9,R21.2,R43.1,…)与专利实施有关的法规字面意义解释原则专利权的保护范围以权利要求文字的记载的范围为准说明书和附图的具体例子不构成实际的保护范围禁止反悔原则正式文件：申请文件，意见陈述书真实意思的表示，不得反悔反诉一般不中止确权发明专利的侵权之诉专利无效后对实施无追溯力（A47.2）专利申请的撰写一般撰写形式说明书权利要求书实质要求看一个例子一般撰写形式说明书：实施细则第18条z技术领域z背景技术z发明内容•要解决的技术问题•解决其技术问题采用的技术方案•技术效果、有益效果z附图说明z具体实施方式（实施例）一般撰写形式（续）权利要求：实施细则第20-23条独立权利要求z前序部分z特征部分z其他撰写方式从属权利要求z引用部分z限定部分一般都不是强制性的法律条款实质要求与企业目标相适应专利授权保护范围其他满足所有相关法律规定的要求与专利审查有关的法规与专利实施有关的法规左：13个国内申请案卷右：2个国外申请案卷1个案卷，共9册，超过3000页那么如何执行呢？让我们看一个例子中国的公开号：CN1291993A中国的申请号：99803568.8对中国的申请人：ApotexInc.文件基本信息发明名称：用作半胱氨酸活性依赖性酶抑制剂的噻二唑化合物权利要求：42项说明书：48页附图：2页美国公开号：US6162791A（授权）背景技术部分说明书第1-2页以可靠的检索查新为基础列举了大量的相关文献至少有5篇文献zUS5618792,US4207090,US5677302,US5550138,ProteinProfile简要介绍了背景技术的内容“不走运的是”，它们都有不足自然地引出了本发明要解决的技术问题半胱氨酸活性依赖性酶抑制剂列举相关文献的好处肯定本发明的创造性归纳现有技术的不足，得出本发明的发明目的“令人惊奇地”，本发明解决了现有技术的不足弥补本文实体内容的不足本文并没有直接的药用证据，用现有技术弥补面对US5618792的不利影响，处于相对有利的位置加快了审查进度注意：可以不写明，但应当知道以归纳发明点发明内容部分说明书第2-21页，包括了附图说明基于背景技术归纳权利要求以“现有技术没有公开的范围都归于本专利”的原则进行归纳，争取利益昀大化取得说明书对权利要求的形式上的支持为“术语解释”做基础“术语解释”解释各种术语z“低级”、“氨基酸残基”、“动物”清楚地向本领域普通技术人员解释“术语解释”的必要性评判专利的人是所属领域技术人员清楚解释不求有功，但求无过“芳烷基”，其中一个氢原子被一个芳基替代的烷基（说明书第8页）明确限定使原意不清楚的术语清楚，并为修改提供了可能性“低级”，1-8个碳原子（说明书第8页）扩大保护范围“氨基酸残基”，天然氨基羧酸、光学异构体、特定衍生物；非天然氨基酸、拟肽（说明书第9-11页）“芳酰基”，……衍生的基团（说明书第8-9页）实施例相关规定要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当公开化学产品的确认、化学产品的制备、以及化学产品的用途（指南2-161）新的药物化合物或药物组合物，应当提供对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以达到预期要解决的技术问题或效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或定量数据（指南2-161至2-162）说明书第21-48页实施例1-25、29：制备、确认实施例26-28、30：用途总结：撰写专利的要点找到相关文献，提炼发明点以发明点为核心，发散概括权利要求在说明书中解释每一个概念实施例要满足基本的法律要求IP人员的执行力起决定作用谢谢