(2013.08.24上午)实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改(许敏)

1实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改第一节引言第二节审查意见通知书的答复第三节意见陈述书的撰写第四节对通知书中几类主要实质性缺陷的处理第五节案例分析第六节专利申请文件的修改授课提纲第一节引言一、审查意见通知书二、实质审查程序三、相关专利基本知识重点简介一、审查意见通知书在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件。意见陈述书的重要性：一个合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。一、审查意见通知书（续）1.实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（1）第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授权的专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。（2）再次审查意见通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。62.审查意见通知书主要由专用标准表格和审查意见通知书正文两部分组成，但还可以有附件在专用标准表格中给出实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。在通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。一、审查意见通知书（续）7表格489表格610二、实质审查程序1.实质审查程序的基本原则2.审查的文本3.审查的手段4.优先权的核实5.授权通知书和驳回决定6.实质审查程序的终止、中止和恢复7.复审后的继续审查二、实质审查程序（续）1.实质审查程序所遵循的基本原则（1）请求原则除专利法及其实施细则另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。只能根据申请人依法正式呈请审查的申请文件进行审查。（2）听证原则作出驳回决定前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。（3）程序节约原则应当尽可能缩短审查过程。除确认申请根本没有授权前景外，应在第一次审查意见通知书中，将申请所有不符合法、细则规定的所有缺陷通知申请人。（注意：不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则）132.实质审查依据的文本审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照法及其细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。主动修改的机会：细则51.1：申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的。二、实质审查程序（续）143.审查手段发明专利申请实质审查的主要审查手段：审查意见通知书发明专利申请实质审查的辅助审查手段：会晤；电话讨论；调查、取证二、实质审查程序（续）15(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY级文件。对比文件：公开日本申请：优先权日申请日4.优先权的核实1）需要核实优先权的情形二、实质审查程序（续）16(2)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE级文件。申请：申请日公布日本申请：优先权日申请日二、实质审查程序（续）17(3)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE级文件。申请：优先权日公布日本申请：优先权日申请日二、实质审查程序（续）182）核实优先权时对相同主题的认定通常应当核实作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。注意：对于在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求中。二、实质审查程序（续）19•应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。•所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）5.授权通知书和驳回决定（1）授权通知书发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前，应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本，必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。二、实质审查程序（续）（2）驳回决定发明专利申请如果经申请人陈述意见或者进行修改后，仍有专利法实施细则第53条规定情形之一的，申请将被驳回。细则53条规定了发明专利申请被驳回的种类。22二、实质审查程序（续）驳回决定的条件（时机）审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和／或进行修改申请文件的机会。即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出，除非申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接做出驳回决定。二、实质审查程序（续）如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和／或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。二、实质审查程序（续）256.实质审查程序的终止、中止和恢复1）程序的终止发明专利申请的实质审查程序，因审查员作出驳回决定且决定生效、或者发出授予专利权的通知、或者因申请人主动撤回申请、或者因申请被视为撤回而终止，专利申请至此审查结案。二、实质审查程序（续）262）程序的中止实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据细则第86条第1款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止。二、实质审查程序（续）273）程序的恢复专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的，根据细则第6条的规定，申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序，权利被恢复的，专利局恢复实质审查程序。二、实质审查程序（续）287.复审后的继续审查专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后，审查员应当对专利申请进行继续审查。在继续审查过程中，审查员不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定。二、实质审查程序（续）291.新颖性•指该发明或者实用新型不属于现有技术——即不属于申请日（有优先权的，为优先权日）以前（注意：不包括申请日）在国内外为公众所知的技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日（有优先权的，为优先权日）以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明或实用新型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请。强调三点：1.绝对新颖性概念，即三类现有技术的地域界限均为全球2.本条款的抵触申请包括申请人本人的在先申请3.本条款的“申请日以前”不包括申请日，“申请日以后”包括申请日。三、相关专利基本知识重点简介301.新颖性（续）•构成抵触申请的专利文件或专利申请文件应当满足三个条件(1)向中国国家知识产权局提出的申请(2)在申请日前提出申请、在申请日或申请日后公布或公告(3)披露了同样的发明或实用新型注意：(1)构成抵触申请的专利文件只能作为判断新颖性的对比文件，不能作为判断创造性的对比文件。(2)如果两者中有要求优先权的，以优先权日作为申请日进行比较。抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前（不含申请日）提出且尚未作出国际公布、并在申请日以后（含申请日）作出中文公布（指国家公布）的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。三、相关专利基本知识重点简介（续）311.新颖性（续）•适用单独对比原则•有关相同内容的发明或者实用新型的判断基准-专利法意义下的相同-上述相同的内容应当理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容•有关惯用手段直接置换的判断基准-若发明和实用新型权利要求的技术特征与对比文件相应技术特征相比能带来对比文件中所没有的技术效果，则不能称为惯用手段的直接置换（同样也不能称作等效手段的替换）•有关区别仅限于其中一个特征为上下位概念的判断基准下位概念的公开使采用上位概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性。反之，上位概念的公开并不影响采用下位概念限定的发明或实用新型的新颖性；此时应当从上位概念到下位概念的选择是否带来预料不到的效果来判断有无创造性。三、相关专利基本知识重点简介（续）321.新颖性（续）•有关两者的区别仅在于采用了数值或以连续数值变化范围限定的技术特征的简化判断基础(1)权利要求限定的技术特征为一离散数值，对比文件直接披露该离散数值或披露了以该离散数值为一端值的连续数值范围，则无新颖性，否则为有新颖性；(2)权利要求限定的技术特征为一连续数值范围，对比文件披露了该连续数值范围中的一个离散数值(包括端值)或者一个该数值范围内的较窄的数值范围或者一个有共同端值或部分重叠的数值范围，则无新颖性，否则为有新颖性。三、相关专利基本知识重点简介（续）331.新颖性（续）•有关两者的区别仅在于采用了数值或以连续数值变化范围限定的技术特征的简化判断基础（续）权利要求中对比文件中披露1.离散数值a1a1无新颖性a1-a2，a0-a1，无新颖性2.数值范围a1-a4a2、a1或a4无新颖性a2-a3无新颖性a0-a1，a4-a5，a4-a10，a1-a10无新颖性a0-a2，a3-a5，a3-a10无新颖性3.数值范围a1-a4a0，a5有新颖性a0-a10有新颖性三、相关专利基本知识重点简介（续）341.新颖性（续）•有关包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利要求的判断基准主要判断这些技术特征是否隐含了或者导致了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，即能否将其与现有技术中的产品区分开来•同样的发明创造的处理仅仅对于同一申请人或不同申请人就同样的发明创造同日提出专利申请的，才根据法9条1款对专利申请的审查；而对于申请日有先后的，在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据