企业专利侵权之应对策略

企业专利侵权之应对策略—从SigmaTel与珠海矩力专利纠纷案分析美国337条款周兴芳律师福建名仕律师事务所本文完成于2007年03月任何一个企业，如果需要长期立足于社会，就必然涉及到知识产权问题，一个企业要想在更大程度上参与国际间的竞争，就必须更多地依靠和运用知识产权来保护自己。作为中国最重要贸易伙伴的美国，对我国企业惯用的手法是利用反倾销诉讼等措施。近年来，随着我国出口产品开始向技术密集型产品转型，美国337条款已经成为一种更严厉的打击手段开始出现。SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案就是一典型案例。一、案件的基本事实2005年1月4日，SigmaTel向美国德州奥斯汀市联邦法院提起诉讼，状告中国企业珠海炬力（ActionsSemiconductor）侵犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片（SOC）控制器的数项专利（分别是6137279号专利、6366522号专利、6633187号专利），请求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美国。3月14日，SigmaTel又向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，对珠海炬力进行投诉，并停止了在德州法院的诉讼。SigmaTel的诉讼请求：一是请求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的产品出口到美国；二是请求法庭裁决珠海炬力赔偿经济损失；三是请求法庭禁止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片；四是请求ITC利用337条款对珠海炬力进行其他制裁。诉讼状中，SigmaTel的事实与理由是：SigmaTel之前已进行详细调查并与炬力的技术进行对比发现炬力侵犯SigmaTel的多项专利，侵犯其有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器源保护，以及系统芯片启动序列。虽然，炬力已向第三者支付了版权费，但并不包括半导体芯片的功能，因此，请求裁决颁布排除令，并要求炬力赔偿损失。4月13日，ITC发表了接受SigmaTel的337调查声明，并要求炬力在20天内回应。珠海炬力随后作出了反应，其代理机构FinneganHenderson律师事务所对上述SigmaTel专利进行调查，通过专利文献、出版物、销售图册等方式审查该专利是否具有专利权，是否具备实用性、新颖性和创造性，专利权是否超过了有效期、是否使用了SigmaTel专利的全部技术要素。经调查，发现SigmaTel的《Adjustablepowercontrolmoduleandapplicationstherelf》（6137279号专利）不具备申请专利的条件，应当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel由于害怕6137279号专利被申请宣告无效，于是向ITC申请停止并撤销第6137279号专利的侵权调查。12月ITC同意了原告SigmaTel的申请。2006年3月21日早晨，美国国际贸易委员会主审法官作出初步裁决，珠海炬力几个数字芯片产品侵犯了SigmaTel的6366522号专利和6633187号专利并建议作出排除令。随后不久，做出救济措施的建议方案，提交ITC的委员审议。ITC将在6月19日作出终局裁定。就终局裁定，美国总统拥有最终决定权，有权在60天内做出维持或者否决的决定。二、所涉及的法律问题—337条款337条款是美国1930年关税法中的第337条。根据乌拉圭回合协议而修正的美国《1930年关税法》第337条的规定，如果任何进口活动存在不公平行为，并且对美国产业可能造成抑制和垄断，美国国际贸易委员会就可以应美国国内产业的申请，进行调查。337条款的保护范围包括在美国合法存在并可执行的专利、版权、注册商标以及电路模板设计（集成电路布图设计）等。其目的就是以国内法为依据，用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是为了保护美国的知识产权的权益不受侵犯，通过采取单方面制裁，以保护美国商业利益。因此，337条款主要是针对进口贸易中不公平的竞争（主要是知识产权侵权），采取的一种措施。337条款将美国进口中的不正当贸易分为两类：一类是一般不正当贸易，指所有人、进口商或承销商将产品进口到美国或进口后销售过程中的不正当竞争行为。其构成必须满足三个条件：一是有不正当行为，二是美国存在相关行业或该行业正在建立过程中，三是其损害达到一定程度；另一类是有关知识产权的不正当贸易，指所有人、进口商或承销商向美国出口、销售属于侵犯了美国法律保护的版权、专利权、商标权、集成电路布图设计权和设计方案权的产品的行为。其构成条件：一是有关知识产权的不正当贸易行为，二是美国存在与该相关的行业或正在建立该行业。美国或外国的受害人遇到不正当贸易时，可以采取双重救济方式，可向ITC申诉，也可以向联邦地区法院起诉。但申请人向委员会请求发起调查30日内，联邦地区法院应被诉人请求可中止案件审理。到ITC做出最后裁决后再行审理，委员会的记录可作为证据使用。下面介绍337条款的调查程序。（一）起诉起诉方必须具备一定的条件。一是证明被诉方有不正当行为存在（证明自己是合法的知识产权的拥有者或独占使用者；进口产品有侵犯上述知识产权的可能）；二是证明存在这样的国内产业，同时必须证明该产业的产品正在被上述的知识产权所保护（律师称为“经济因素标准”）和该产品对涉案的知识产权进行实质性的利用（律师称为“技术因素标准”）（二）受理作为准司法机构，ITC立案要求比一般法院形式审理的要求更严格。起诉方提交起诉书后，ITC将在30日内做出是否立案的决定，在此期间，ITC有权要求起诉方无限制地补充证据，以达到符合立案的要求（ITC不受理的情况很少发生）。ITC将申诉状副本送达被告后，被告应在20日日内对每项指控作出书面答复。如果被告届时不作出答复，也不参加听证会，ITC可认定侵权事实成立并作出缺席判决。对于不需要证明国内工业损害的侵权案件，ITC在调查开始后90天内，可应申诉人的申请，在后者交纳保证金的前提下发出临时排除进口令。（三）听证程序在正式的听证程序之前，也就是在立案后的1至2个月内，ITC会安排证据揭示和实体审理的预备会议，而正式的听证会将在立案后的7至8个月，特殊情况下可以延长。（四）初裁初裁程序由行政法官主持进行，一般是在立案后的9个月，主审法官根据听证会记录及相关事实证据做出初裁决定，并提交ICT委员会审议。（五）终裁ITC可对初裁决定做维持、撤销、修改的决定，也可要求行政审法官继续审查。如果初裁通过，公布之后就成为终裁，有关调查也就结束。此外，337条款承认被诉方的反诉权，被诉方如反诉，该反诉将会移交到对同案有管辖权的地区法院审理。（六）上诉在ITC作出终裁的60天内，当事人可以向美国联邦上诉法院上诉。如果裁决生效，被诉产品将被驱逐和制止销售。调查立案后的程序，审理一般不超过15个月，取证与听证在3个月内完成。（七）制裁如果ITC最终做出侵权认定，可以做出三种制裁措施：一是发布普遍排除令，美国海关可禁止所有侵害原告的同类产品进入美国，而不区别原产地或生产商，同时包括今后和目前尚未掌握的生产商和进口商；二是发布有限排除令，美国海关可禁止被告生产的产品进入美国，同时适用被告现在和今后生产的侵权产品，此外，包括侵权产品的下游和上游产品；三是发布禁止令，要求国内进口商停止进口侵害专利权的产品，不仅包括销售行为，也包括市场开发、分销、广告宣传等等行为，否则被处以巨额罚款（一般在排除令被证明无效时使用）。三、应对337条款的策略随着中国企业国际化进程的加快，中国企业卷入国际知识产权纠纷是不可避免的。SigmaTel诉珠海炬力专利侵权案就是SigmaTel利用专利侵权指控并试图阻止珠海炬力产品进入美国市场的典型案例。事情远非那么简单，SigmaTel意在阻止所有中国企业的相关产品进入美国市场。据《第一财经日报》报道，SigmaTel的全球授权计划已经在中国启动，中国所有MP3厂家未经SigmaTel授权生产销售MP3播放器，都将面临专利侵权指控。如何应对国际知识产权纠纷、如何应对337条款？（一）规避337条款首先是避免侵权。企业在对产品目标基本制定后，要搞清市场的竞争对手或潜在的竞争对手是谁；要搞清与自己出口产品相关的行业有哪些，特别是应当做一个专利检索，确定是否有可能涉及该产品的美国专利，或涉及该产品的制造方法的方法专利。同时，要查明产品利用了什么先进技术，其中哪些还处于专利保护中，哪些已经可以公开使用了。如果存在侵权的可能性则可以通过更换非专利方法来避开侵权，也可以交叉许可。也可以辩称自己没有侵犯对方的专利，这是因为举证责任在原告，原告必须克服一系列障碍才能立案。其次是避免掉入专利陷阱。无论开发还是仿制，切忌掉入专利陷阱。那么，什么是“专利陷阱”呢？我们知道，专利权自申请日起至该申请公布前，这时申请处于保密阶段。这一阶段对其权利的保护表现在对该发明专利申请后同样主题的申请因与其相抵触而将丧失新颖性，不能授予专利权。自该申请公布至其授予专利权前这一阶段是“临时保护”阶段。在这期间，申请人虽然不能对未经其允许实施其发明的人提起诉讼，予以禁止，但可以要求其支付适当的使用费。如果对方拒绝付费，申请人可以在获得专利权之后行使提起诉讼的权利。这一阶段申请人只有有限的独占权。许多企业为防止同行介入这个领域，就通过申请专利“跑马圈地”。因此，我们要避免掉入陷阱，如果自己走到前列，不妨“以其人之道还治其人之身”。当然，专利产品经由第三方重新设计，即使它可以实现等同功效，但只要实现的方式有所不同，就不会被视为侵权。再次是利用进口商规避风险。从具体操作时，企业出口应对出口国的知识产权进行调查，避免侵权。应注意进口商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若无，则应考虑法律风险，应在合同中订立任何有关侵犯知识产权的情况都应由该外商负责并赔偿己方损失的条款或订立仲裁条款。最后，实施出口多元战略以分散风险。实施多元化战略，改善出口结构，努力提高产品科技含量和附加值，变“以价取胜”为“以质取胜”，提高出口效益，同时加强企业间的合作。在继续加强对欧美、俄罗斯等重点市场以及日本、香港、东盟等周边国家和地区市场的开拓的同时，切实加大对澳大利亚、南亚、巴西以及中东、非洲等新兴市场的开拓力度，有步骤、有目的地开发市场，改变原有市场过于集中的战略，以减少对单一市场的过度依赖，避免风险（炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美国市场占炬力营业收入的比重不到10%，因此对公司营运无重大影响）。同时，要注意扩大内需，实行“两条服走路”的战略。（二）利用337条款一是要加强学习，提高对337条款及整个美国贸易法的认识，美国是我国第一大出口市场，在我国对外贸易中占有重要的位置。而我国加入WTO后与美国等主要贸易成员的磨擦频繁发生，贸易纠纷数量的增加和领域的扩展已经成为我国经济的重大问题。二是合理利用337条款。加强对知识产权保护的意识，要建立自己有效的知识产权保护网，对自己研究开发的技术和产品要积极申请专利包括在美国申请专利。利用337条款申请专利保护，从而保护自己产品的市场份额是美国公司的一种商业策略。其实，“以子之矛攻子之盾”，中国企业也可以这样做。我国出口企业在美国拥有专利，不但可以利用337条款来保护自己的产品，而且也可以用来阻挡其他公司的产品进入美国市场，包括美国海外企业的产品进入美国市场。日本企业已经学会在美国利用337条款打击其他国家的同行，而且正考虑在本国引入与美国337条款类似的制度。（三）应对337条款1、建立预警机制。建立预警机制是非常必要的，力求在短时间内做出应对方案。一般来说，跨国公司一般会在前期进行大量的调研活动，在广播、报纸上进行，试探对方的反应，而后采取谈判、发律师函等方式，最后才是诉讼。企业面临专利诉讼问题，有两个原因：一是我们的发展已经影响到了竞争对手的生存空间（例如，SigmaTel占据了全球70%以上的MP3播放器芯片市场，客户包括创新、三星、戴尔、索尼、东芝、Gateway、富士通等，但是SigmaTe在中国的市场不甚理想，其中珠海炬力在国内的市场占有率就达45%以上）；二是我们已经侵犯了别人的知识产权。这是先兆问题。2、寻求和解。和解也是企业选择解决问题的一条路径。想要在