专利投资风险弊端及纠纷防控办法

专利运营与融资孵化请进入：专利投资的弊端及应对从专利权的经营管理角度出发，专利投资有利于实现专利价值最大化，便于一些缺乏启动资金的小型高新技术企业的发展。从技术引进角度看，外商通过专利技术转移进行直接投资，有利于先进技术的引进。但是专利投资也存在较多弊端，尤其是在跨国公司国际技术专利内部化的趋势下，专利投资有利于先进技术的引进这一效用不是那么明显，而专利投资本身存在的一些难题，中方企业还不能有效应对。专利投资中的主要难题有：(1)专利技术作价的准确性；(2)专利权在出资后被宣告专利无效，或者遭遇第三方侵权指控；(3)技术投资的长期性与专利权的期限性之间的矛盾，以及利润分享问题；(4)外方凭借技术优势，在技术转让合同中设置一些限制性商业条款，实现对合营企业控制的问题等。针对专利投资中的弊端，投资方应采取措施积极应对：(1)、对专利技术进行合理作价；(2)、在合资合同中明确约定专利被宣告无效后，技术出资方应承担的责任，例如该技术出专利运营与融资孵化请进入：页资合同自始无效，技术出资方所占的公司股权应撤销，除非技术出资方采取其他措施弥补出资；(3)、在合资合同中明确约定，如果出资的专利技术侵害他人权益的，由该专利技术出资方承担责任，如果因专利侵权指控给公司或其他出资者造成损害的，由该专利技术出资方承担赔偿责任；(4)、要求专利技术投资方在其投资的技术老化后，尤其是在专利技术终止后，或提供新技术或改进原有技术或采取其他措施，例如增加其他方式的出资来弥补其由于技术贬值带来的企业资本的实质上的减少；(5)、合理限制专利技术出资的期限，例如，合资企业的合资年限可以根据专利权的存续期限而定。2专利投资中常见纠纷在专利投资中，围绕着专利技术作价和专利技术出资义务的履行这两点较易产生纠纷。例如。因对专利技术作价有争议而产生违约纠纷；或者，因专利技术出资方违反出资义务，未按约定技术转移手续，导致投资合同无效等。【案例1】上海某公司要求法国某公司实际履行出资仲裁案[案情简介】上海某公司（以下简称“甲方勺与法国某公司（以下简称“乙方”）计划在上海设立一家合营企业生产电脑磁头悬针。双方于2001年2月20日签订了合资合同，约定：新公司的注册资本为500万美元。其中：甲方出资300万美元，占注册资本60%;乙方出专利运营与融资孵化请进入：万美元，占注册资本40%。甲方以美元现金作为出资方式，用于购买合营公司生产机器设备和办公设备、运输车辆等；乙方以技术（含专利权和相关非专利技术）出资。合营公司的注册资本由甲、乙双方按其出资比例在工商部门注册登记后3个月内一次缴付。合资合同还约定：乙方应向合资企业及时转移相关工业产权，并针对合资产品的设计、制造工艺、测试检验等环节提供全面、完整、准确、可靠、先进的技术，并对此承担法律后果。同年底，合资公司领取了营业执照。然而，合营公司成立后半年内一直未能生产出合格产品，陷入无法继续经营下去的境地。甲乙双方因此产生争议，甲方遂将争议依据合资合同约定提请中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“仲裁委”）仲裁，请求裁决乙方立即移交全部技术资料并赔偿甲方经济损失45万元人民币。甲方声称，合资公司成立后，乙方一直没有提供全面完整的技术。在产品设计方面，被诉人仅提供了“产品图样”，而像“产品标准”、“产品设计计算书”、“产品设计说明书”、“产品工作原理图”等产品设计文件都未能提供；在产品制造方面，仅提供了冲床操作规范方面的文件，而生产过程中所需工艺技术文件明细表等程序文件、各道工序，特别是工序中的激光焊接、清洗、热处理的操作守则、作业指导书等文件均未提供；测试和检验方面，检验测试标准、各道工序检验测试方法及计量测试的控制等亦未提供。甲方向仲裁委提供了乙方向合营公司移交的部分技术资料作为证据。针对甲方的申诉，乙方向仲裁委提出三点主要答辩意见：专利运营与融资孵化请进入：页(1)甲方向仲裁委提供的技术资料是不完全的，实际上乙方此前也通过电子文本方式向合营公司移交了部分技术资料；(2)就乙方已经提供的技术资料而言，完全可以制造出合同约定的产品。但由于甲方没有选择训练有素的人去学习、消化乙方提供的技术资料，因此导致无法形成实际生产能力；(3)甲方的索赔金额没有法律依据，不应予以支持。根据上述理由，乙方请求仲裁委驳回甲方的申诉请求。【争议焦点】1．乙方是否按照约定向合营公司移交了全部专利和相关的非专利技术？2．在没有详细列明专利和非专利技术清单的情形下，如何认定乙方是否已经履行了技术出资义务？3．原告提出的赔偿数额是否具有合法依据？【仲裁庭裁决】仲裁庭经审理认为：由于甲乙双方并未对工业产权及技术资料的移交方式作出明确约定，因此应以合营公司是否实际收到并知悉有关工业产权及技术资料作为判定标准。由于电子邮件也是一种信息传递的方式，因此对于其作为移交方式之一予以认可。据此，仲裁委组织甲乙双方对乙方提供的电子文本形式的技术资料（以下简称“电子资料”）进行质证。除了对少部分电子资料予以议互外，甲方对于大部分电子资料都声称并未收到。专利运营与融资孵化请进入：页由于乙方不能提供充分证据证明其已将全部电子资料移交甲方，仲裁委仅对甲方认可的部分电子资料予以认定。在关于乙方提供的全部技术资料（包括书面资料和甲方认可的电子资料）是否达到合同约定要求方面，仲裁委委托上海市知识产权研究会组织专家组进行鉴定，结论为：乙方提供的技术资料不能涵盖生产合同约定的产品所必需的全部技术资料，仅凭乙方提供的技术资料无法生产出符合合同约定的产品。据此，仲裁委作出如下裁决：(1)被诉人立即按照合资合同约定向合营公司提供全面、完整的技术资料；(2)被诉人赔偿申诉人经济损失243万元人民币；(3)仲裁费和鉴定费由被诉人承担70%。【评析】在案例1中，争议焦点在于技术出资义务的履行。以专利技术出资的，如果在合营合同中又没有明确约定出资的技术形式，一般认为是以专利权出资入股，出资方应按照《公司法》的规定，办理专利权转移手续，同时应交付完整的专利技术资料。