作为财产的商标专用权

【教学目标】通过本章的了解商标权作为财产权所包含的内容以及如何使用这些权利。【教学重点】商标转让和移转，商标使用许可，商标权利质押；【教学难点】商标权利质押和财产保全与强制执行。第一节商标转让和移转商标专用权本质上是一种财产权。在获得商标专用权之后，商标权可以通过各种方式出租、套现以及质押他所拥有的这种专用权。商标专用权既可以原始取得，也可以继受取得。所谓继受取得，是指商标的所有权发生变动。根据商标注册人是否直接参与变动的过程，变动又分为两种情况：一种是注册商标专用权的主动转让，一种是注册商标专用权因转让以外的其他事由发生的移转。一、转让商标功能的演变还表现在商标是否可以自由转让上。巴黎公约要求商标至少应连同所在国的商誉一起转让。各国一般都允许商标转让，但商标是否可以独立转让却存在分歧。人们觉得离开原来的企业单独转让商标，总让人对商标的正式出处感觉不放心。直到1994年TRIPS协定才走出了决定性的一步，即无论是否连同所属的企业，商标均可以单独转让。其逻辑是，对消费者来说，最重要的是有企业在对商品的质量负责，而转让包括不带原有企业的转让，并不必然导致质量的下降。中国商标法规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。但受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。由于商标权人可能注册有若干个彼此近似的商标，为了避免转让造成近似商标分属不同主体的混乱，巴黎公约中有关于转让不得误导公众的规定。中国商标法也强调，对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。这一规定带有一些联合商标的痕迹，也就是说，它们虽然是分别独立获得注册，但在后的近似商标如果不是基于归属同一商标权人则不可能取得注册，因此它们之间存在内部的连带关系，分割转让将会破坏这种内在逻辑。国外视商标转让为私权的体现，只需要当事人同意即可。中国则强调，转让注册须经商标核准、公告后才能生效，转让公告日为转让生效日。转让注册商标，转让人必须是商标注册人，否则，无权将商标转让他人。凡连续转让注册商标的，应在第一次转让申请被核准后，再提交第二次转让申请，否则，商标局将不予受理。企业性质如果发生变化，商标应办理转让注册手续。二、移转转让必须建立在转让和受让双方当事人的主观一致的意思表示上，但现实生活中，注册商标专用权可能因转让以外的其他事由发生移转。这样，接受该注册商标专用权移转的当事人就应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。注册商标专用权移转的，注册商标专用权人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并移转；未一并移转的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃该移转注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。第二节商标使用许可一、商标使用许可概论最初的法律是不同意商标的许可使用的，因为商标是用来区别出处的，如果允许商标所有人以外的其他人使用，总的感觉是对商标基本功能的背离。随后，人们逐渐接受了许可使用他人商标这一现象，只要许可人同意加强质量监管、承担许可的后果并且向公众明示许可关系，法律也最终承认了商标注册人的许可使用权。在传统意义上商标是和特定的厂商联系在一起的，许可使用意味着使用同一个商标的企业可以有许多个。但事实上，消费者已并不关心同一品牌的商品是否来自同一厂商，但认为它们至少具有相同或相近的质量。商标的功能已开始有了变化，即从纯粹的区别出处向保障质量转换。商标所有人也正是通过商标使用许可合同，在牢牢控制被许可人的情况下扩展了自己的活动空间。中国1982年商标法允许商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。同时要求许可人监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。许可关系形成后，商标注册人就要对许可使用人的行为承担最后责任。最高法院2002年解释，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于“产品制造者”和“生产者”。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。商品通常是在商品或商品的包装上直接标注，服务商标只能出现在伴随服务的票据或用具上。商标局2002年认为，有关商品商标标注许可关系的规定，原则上应适用于服务商标。服务商标被许可使用人应当以其他适当方式让消费者了解其名称及地址。商标可以许可他人使用，许可使用的形式可以是独占、排他或普通许可，许可可以设置时间、地域或种类等方面的限制，商标权利人可以选择以违约或侵权为由，追究违反此类限制的行为。商标法第40条规定的商标使用许可包括以下三类：（1）独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；（2）排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；（3）普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。商标使用许可合同终止之后，被许可人继续销售合同终止前生产的带有许可人注册商标的商品，在没有约定或者当事人不能达成协议的情况下，可以根据具体情况确定合理销售期限、在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权；被许可人逾期销售的，构成侵权。TRIPS协定对商标许可使用原则上表示支持，并特别规定，他人在所有人控制之下对商标的使用，可以认为是在履行商标的使用义务，甚至为了加强对许可的管理，TRIPS协定也同意各成员规定商标许可使用的条件，例如确保许可商品的质量，但不允许实行商标强制许可。商标鉴于其特殊功能，强迫其所有人允许其他人使用显然是没有理由的。二、商标使用许可备案商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同，许可人应当自合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。未经备案的，除当事人另有约定外，不影响该许可合同的效力，但不得对抗善意第三人。而且，除当事人另有约定外，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。申请商标使用许可合同备案，应当提交商标使用许可合同备案表；商标使用许可合同副本；许可使用商标的注册证复印件。人用药品商标使用许可合同备案，应当同时附送被许可人取得的卫生行政管理部门的有效证明文件。卷烟、雪茄烟和有包装烟丝的商标使用许可合同备案，应当同时附送被许可人取得的国家烟草主管部门批准生产的有效证明文件。对已备案的商标使用许可合同，任何单位和个人均可以提出书面查询申请。不符合备案要求的，商标局予以退回并说明理由。许可人应当自收到退回备案材料之日起1个月内，按照商标局指定的内容补正再报送备案。不符合法律要求的文件的，商标局不予备案。对以欺骗手段或者其他不正当手段取得备案的，由商标局注销其商标使用许可合同备案并予以公告。若出现许可使用的商品范围变更的；许可使用的期限变更的；许可使用的商标所有权发生转移的；其他应当重新申请备案的情形，应当重新申请商标使用许可合同备案出现法定情形，应当书面通知商标局及其各自所在地县级工商行政管理机关：许可人名义变更的；被许可人名义变更的；商标使用许可合同提前终止的；其他需要通知的情形。三、商标许可联合建议2000年世界知识产权组织成员国大会通过了《关于商标许可的联合建议》。该条实际开列了成员国最多可以要求一份登记使用许可的请求书中有哪些说明和组成部分。也就是说，主管局可自由要求仅提供其中的若干组成部分，但不得提出其他的或额外的要求。不向主管局或成员国的任何其他机关登记使用许可，不得影响被许可使用的商标的注册有效性或对该商标的保护。成员国不得要求，被许可人依该成员国的法律享有参加由注册持有人提起的侵权诉讼，或通过此种诉讼获得因被许可使用的商标被侵权所致的损害赔偿的任何权利，须以登记使用许可为条件，除非本项不符合成员国的国内法。商标注册持有人以外的自然人或法人使用商标的，如得到注册持有人的同意，即应认为构成注册持有人本人的使用。如果成员国的法律要求对商标被许可使用这一情况予以说明，全部或部分地不遵守该要求，不得影响被许可使用的商标的注册有效性或对该商标的保护。第三节商标权利质押一、质押概论根据担保法第75条的规定，依法可以转让的商标专用权可以设定质押。以依法可以转让的商标专用权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。以依法可以转让的商标专用权出质的，出质人未经质权人同意而转让或者许可他人使用已出质权利的，应当认定为无效。因此给质权人或者第三人造成损失的，由出质人承担民事责任。二、质押程序国家工商局1997年专门制定了《商标专用权质押登记程序》。按照该登记程序，商标专用权质押登记机关是国家工商局，具体由商标局办理商标专用权质押登记。出质人与质权人应当订立商标专用权质押书面合同，向国家工商行政管理局商标局申请登记。还规定了商标专用权质押合同应当包括以下主要内容，申请商标专用权质押登记时应当提交的文件，不予登记的法定情形，以及登记机关应当撤销登记的情形。第四节商标财产保全和强制执行一、商标财产保全人民法院根据民事诉讼法有关规定采取财产保全措施时，如果需要对注册商标权进行保全，根据最高人民法院2001年《关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》，应当向商标局发出协助执行通知书，载明要求商标局协助保全的注册商标的相关信息。对注册商标权保全的期限一次不得超过6个月，自商标局收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该注册商标权继续采取保全措施的，人民法院应当在保全期限届满前向商标局重新发出协助执行通知书，要求继续保全。否则，视为自动解除对该注册商标权的财产保全。人民法院对已经进行保全的注册商标权不得重复进行保全。由于上述司法解释在执行中仍然存在一些不够明确的地方，2001年最高法院在致商标局对注册商标进行财产保全有关问题请示的复函中提出了具体的解决办法。二、商标强制执行查封保全商标只起到防止判决不能执行或难以执行的作用，真正的目的还是最后确保债权的实现。在现实生活中，有形财产执行难，债权人能够指望的就是债务人包括商标在内的无形资产。由于商标中沉淀了债务人以往的各种投入，即使企业破产倒闭，商标在市场上仍会有一定号召力，经过转卖过户，仍有可能起死回生。故将其拍卖，物尽其用。人民法院在执行中需要办理商标证书等有关财产权证照转移手续的，可以向有关单位发出协助执行通知书，有关单位必须办理。事实上，商标拍卖案虽然最后并不一定易主，大多引起了债务人的注意和关切，并促使了债权的实现。由于缺乏相关的法律规定，目前有些债权人在催债未果的情况下，动辄查封扣押他人的商标，并以拍卖相威胁的做法也会构成权利的滥用。思考题1．转让与移转的区别何在？2．不同类型的商标许可分别对权利人有何限制？3．不同类型的被许可人的诉权有何差别？4．商标质押或保全期间是否可以许可他人使用？