商标申请基础知识及技巧

第二部分商标申请基础知识目录商标注册申请商标转让、变更一、商标注册申请1、工具书介绍•商标注册查询、申请需指定商标使用的范围。分类的依据是《商品和服务类别区分表》第十版，区分表是商标检索、审查、管理工作的参考依据。•区分表每5年更新一次，增加新商品、删除过时商品。•《类似商品和服务类别区分表》共45个类别，其中，1-34类为商品，35-45类为服务。•如：笔记本电脑电子元件第9类；服装鞋帽第25类；广告第35类；培训组织活动会议41类。类别划分举例a.软件或互联网企业：第9类（软件、计算机等）；第16类（书籍、出版物等）；第35类（计算机数据库编入、网络广告等）；第37类（硬件安装修理等）；第38类（电子邮件、通讯等）；第41类（在线游戏、在线出版物等）；第42类（计算机服务、软件设计等）c.工艺品制造、销售企业第6类：普通金属艺术品，青铜（艺术品）第14类：珠宝，首饰，宝石及贵重金属制纪念品第19类：石头、混凝土或大理石艺术品第20类：骨、角、牙等不属别类的工艺品第21类：玻璃、瓷、陶的工艺品第24类：纺织品壁挂第35类：替他人销售第42类:外观设计服务因材质、功能的不同，工艺品有可能涉及以上类别,建议申请人全部注册类别选择的建议a.申请人主商标、重要商标注册范围要广泛；b.产品商标的关联商品、服务项目的关联服务也要选择注册；c.申请人今后有可能涉及的领域，可提前申请，以做未来使用的储备海尔商标全类申请海尔商标全类申请伊利公司牛奶类商标的注册•未注册全面造成不良后果的案例：•燕京啤酒于1983年注册商标，类别为32类，为了保护自己的权益，1998年又在所有类别中都注册了燕京商标，但是白酒类已被沈阳市辽新酒业有限公司注册在先，辽新酒业欲以200万将商标卖于燕京啤酒厂，燕京啤酒一直没有购买，品质差的燕京白酒对燕京啤酒产生了很大的负面影响。•未选准商品或服务类别案例•北京稻香村在包装盒上成功注册了“稻香村”商标，以为可以高枕无忧，对保定稻香村在糕点上注册的相同商标视而不见，苏州稻香村受让保定的商标并在北京生产、销售。北京稻香村既无法制止侵权者维权，更无法阻止苏州稻香村在北京的发展。4、如何判断商品和服务类似（1）类别与类别之间第12类：车辆，陆、空、海用运载器；第29类：肉，鱼，家禽及野味，肉汁，腌渍、干制及煮熟的水果和蔬菜，果冻，果酱，蜜饯，蛋，奶及乳制品，食用油和油脂；第32类：啤酒，矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料，水果饮料及果汁，糖浆及其他供饮料用的制剂；第35类：广告，实业经营，实业管理，办公事务；第41类：教育，提供培训，娱乐，文体活动；不类似如，第29类•肉，鱼，家禽和野味，肉汁，腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜，果冻，果酱，蜜饯，蛋，奶和奶制品，食用油和油脂2901，2902内包含的商品是不相互类似的２９０１肉，非活的家禽，野味，肉汁２９０２非活水产品２９０３罐头食品２９０４腌渍、干制水果及制品２９０５腌制、干制蔬菜２９０６蛋品２９０７奶及乳制品２９０８食用油脂２９０９色拉２９１０食用果胶２９１１加工过的坚果２９１２菌类干制品２９１３食物蛋白，豆腐制品（2）同一类别的不同类似群之间通常不类似（3）同一类似群的商品之间2907奶及乳制品（一）豆奶（牛奶替代品）290163（二）黄油290008，黄油乳脂290011，奶油（奶制品）290033，奶酪290034，牛奶290039，小牛皱胃中的凝乳（制干酪用）290042，酸乳酪290065，克非尔奶酒（奶饮料）290070，乳酒（牛奶饮料）290071，马或骆驼乳酒（牛奶饮料）290071，牛奶饮料（以牛奶为主的）290072，乳清290073，牛奶制品290074，人造黄油290078，食用酪蛋白290119，掼奶油290141，搅打过的奶油290141，凝乳290161※奶茶（以奶为主）C290069，可可牛奶（以奶为主）C290070，酸奶C290071，奶粉C290095，奶昔C290096，牛奶酱C290097同一类，并且在同一类似群组中的商品是类似商品。类似（4）特殊情况注：1．本类似群各部分之间商品不类似；2．可可牛奶（以奶为主）与3001加奶可可饮料，含牛奶的巧克力饮料类似；3．乳清与3202乳清饮料类似；4．奶茶（以奶为主）与3202奶茶（非奶为主）类似；5．酸奶与3013冻酸奶（冰冻甜点）类似；6．牛奶，牛奶饮料（以牛奶为主），牛奶制品，奶粉与0502婴儿食品，蛋白牛奶，白朊牛奶，婴儿用含乳面粉，婴儿奶粉类似；7．第（一）部分商品与3011豆浆类似，与第八版及以前版本3202豆奶，酸豆奶交叉检索。•不同类别的商品也有可能判定为类似商品。商标局会对类似商品进行交叉审查类似群后的注释•5、如何进行商标查询（1）查询的必要性1、商标查询是商标申请的重要必经程序2、商标查询也是为了避免客户商标在大量使用后因有在先商标又被驳回，浪费时间、金钱，更打乱市场规划及品牌运营。3、律师商标查询报告中对大量可能近似商标的分析判断，对商标的修改意见，使客户更有把握的进行商标申请，提高了商标申请的成功率，因此查询报告是律师取信于客户的重要方式。（2）中国商标网查询方法网址：一些商业性查询软件更新不及时，录入信息有错误，最好要在商标网上查询，准确性高使用方法：1.商标近似查询，可对商标的在先权利进行核查，一定要在近似的页面中查，输入类别、商标，使用自动查询，查询结果最全面，如想缩小查询范围，可再输入查询群组，或勾选查询类型。有些人在综合查询中查近似，是非常不准确的。2.综合查询，可以运用企业名称来查该公司注册的全部商标以及每个商标的状态•其他两种方式一般情况下用不到查到在先权利后，排除无效商标，再对近似商标做判断。可以按企业名称查询该公司注册的全部商标以及每个商标的状态6、如何判断商标的可注册性（1）商标是否违反商标法的禁用条款首先审视客户商标是否违反商标法第十条，如，是否与国家名称、政府间国际组织名称，县级以上行政区划名称相同或近似，等八项规定。•如：世界贸易组织（英文缩写为WTO，亦简称世贸组织）、欧洲联盟（英文缩写为EU，亦简称欧盟）、澄江（云南省玉溪市澄江县）等•客户委托此类商标申请时，代理人最好建议不申请或不代理某些特殊情况是可以获得注册的A.作为申请人名称全称整体注册；B.真实表示商标申请人所在地或者商品产地，且未突出使用国家名称部分；(中国1)C.商标整体具有其他含义；D.外国国家名称经该国政府同意的除外。德意志银行•（2）商标是否具有显著性特征主要内容为商标是否违反商标法第十一条的相关规定；•如，•美图美画第16类照片、图画表明产品名称、特点•U盘第9类软件、存储设备等产品的通用名称•XXXL、165/88A第25类服装表明产品型号其他缺乏显著特征的情况•过于简单或者过于复杂；•一个或者两个普通表现形式的字母；AC•普通形式的阿拉伯数字指定使用于习惯以数字做型号或者货号的商品上；0051；301•常用包装、容器或者装饰性图案；•单一颜色；•非独创表示商品特点短语或者句子；气质成就别墅生活•本行业或相关行业常用的贸易场所名称、商贸用语或标志；SHOPPINGMALL购物中心•企业的组织形式、本行业名称或者简称。团购•工具书：《商标审查及审理标准》7、如何判断近似商标一般原则（1）文字近似（音、型、义）：文字相同仅字体或者排列顺序不同；三字以上仅个别字不同且整体无含义；字型相近；字、词重叠；前加修饰字（新、大、老、真等)；完整包含他人知名度或显著性较强的文字商标。中文与英文含义相同畅轻轻畅格兰思特格兰威特伊利新伊利柯达柯达卡（2）图形近似：构图和整体外观近似；完整包含他人知名度或显著性较强的图形商标。（3）组合商标近似：文字、图形的其中一部分相同或近似均判定为整体近似。•动态原则a.不同商品判定商标近似的标准不同。b.贵重物品，易被公众认知及关注的商品判定商标近似的标准较低，如，汽车品牌；快速消费品商标近似的标准较高，如方便面，牛奶等。c.商品商标与服务商标近似的标准不同商品商标比服务商标近似的标准更加严格d.具有较高知名度商标与普通商标近似标准不同9、如何确定商标•A.商标•如商标是由中文、英文及图形构成的组合商标，根据商标法及其实施细则，注册商标不得自行改变其组合方式，即可理解为商标在实际使用时必须为申请时的原始形态，因此建议客户将各部分分别提出申请，成功注册后，各部分均为单件注册商标，同时即可灵活搭配使用。•组合商标注册的成功率较低。因为组合商标申请时不能拆分，如查询结果显示，其中一部分存在风险，也建议客户分别注册，可减少其他部分注册的难度。•B.色彩•商标如以黑白墨稿申报，使用中可任意填充颜色，任何颜色的具有相同外观的标识均视为注册商标。使用时可依据需要填充不同颜色，均被视为商标的合法使用。他人在为取得合法授权的情况下在相同或者类似的商品/服务项目上使用具有相同外观的标识，无论何种颜色，均被视为侵权行为。•如果选定颜色，只有被核准的颜色才视为注册商标的使用，且不能自行变更颜色。•因此，除非客户将特定颜色作为商标的显著特征，否则建议黑白墨稿申报商标注册申请。10、申请人主体的确定（1）以自然人的名义申请，可避免公司名称变更后再对商标变更的麻烦，更重要的是可以掌控商标专用权；由于个体工商户的诉讼主体是负责人，因此可以负责人的名义提交申请，便于确权、民事诉讼等（2）如以公司名义提交申请，尽可能以上级公司提交申请。如“集团公司”、“投资公司”、“控股公司”，尽可能不以子公司、分公司及共有形式注册申请商标。二、商标转让、变更申请商标转让流程•申请→受理→审查→公告→核发转让证明商标转让所需文件：A、《转让注册商标申请书》B、转让人和受让人的身份证明文件C、《代理委托书》商标局并不要求必须提交《商标转让合同》•商标转让时间：大约需要10个月左右商标转让中存在的风险1、相同近似商标未一并转让《商标法实施条例》第25条“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似的商标，应当一并转让，未一并转让的，由商标局通知其期限改正，期满不改正的，视为放弃该转让该注册商标的申请”2、转让人签订转让合同后，又申请注册相同或近似商标3、转让人收到商标局下发的转让通知书，向商标局明示“不同意转让”4、转让人未披露与他人尚未履行完毕的商标许可协议5、转让人签订转让合同后，与他人倒签商标许可协议《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。6、转让合同生效，转让人拒绝在转让申请文件上签字盖章7、商标权人被吊销或进入破产清算程序，签订转让合同的并非适格主体对商标转让的错误认识错误认识1：商标转让中，转让人应当负有更高的注意义务商标转让人可以约定转让商标查询结果并非真正权利人转让人对转让商标的权利状态负有如实陈述义务错误认识2：商标转让申请，必须向商标局提交“商标转让合同”我国商标转让申请，并不要求必须提交“商标转让合同”，只需要提交“商标转让申请书”，只要商标权人在申请书上盖章，即便“商标转让合同”中盖章签字者为第三人，也不会影响商标成功转让。如何规避商标转让中的风险1.作尽职调查确定商标权属查明是否有争议、许可是否有相同或近似商标是否有重复申请等2.要求转让人书面承诺“不重复申请，没有相同近似商标，如有一并转让”3.转让协议应约定“转让公告前受让人有权使用受让商标的条款”4.商标转让协议及商标转让申请文件签署应同时进行京工商发〔2007〕138号《北京市工商局关于商标侵权投诉立案标准及执法程序若干问题的意见》第四条（二）款不予立案的理由，包括：“（1）商标权利不确定；……（5）已就有关事实向人民法院起诉”。最高院法发〔2009〕23号《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系,使民事责任的承担有利于鼓