实审、复审以及无效程序中的修改

实审程序中的修改5.2修改根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件，同样应当符合专利法第三十三条的规定。根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。5.2.1修改的要求专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作出了规定，专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。5.2.1.1修改的内容与范围在实质审查程序中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，对申请文件的修改可能会进行多次。审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，要严格掌握专利法第三十三条的规定。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外，其法律效力参见本指南第三部分第二章第3.3节。如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。5.2.1.2主动修改的时机申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改：(1)在提出实质审查请求时；(2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。5.2.1.3答复审查意见通知书时的修改方式根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。然而，对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不予接受。(2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。例如，申请人主动将原权利要求中的技术特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”，尽管原说明书中记载了“弹性部件”这一技术特征，但由于这种修改扩大了请求保护的范围，因而不予接受。又如，本章第5.2.3.2节(1)的例1至例4中，即使这四种改变后的内容在原说明书中有记载，也不予接受，因为这样的修改扩大了其请求保护的范围。(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予接受。(4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。举例：这次审查指南的修改明确了不得主动将未在原权利要求书中未出现的技术方案作为新的从属权利要求。首先要明确，是未在原权利要求书中而不是未在说明书（即不超出原权利要求书的记载）中，所以这和33条（33条是不超出记载的范围，即不超出原权利要求书和说明书的记载）没有关系。给出一个例子原权利要求：1.一种工具，其特征在于，具有特征A2.如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述A长度为1-3cm，优选1.5-2cm。虽然审查意见没有指出，但在答复审查意见的过程中，申请人发现权利要求2保护范围不能确定，进行修改现在修改为：1.一种工具，其特征在于，具有特征A2.如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述A长度为1-3cm.3.如权利要求2所述的工具，其特征在于，所述A长度为1.5-2cm。这种情况下增加的权利要求就是允许的如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，则审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。如果审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的审查意见，可以在本次通知书中一并指出。5.2.2允许的修改这里所说的“允许的修改”，主要指符合专利法第三十三条规定的修改。5.2.2.1对权利要求书的修改对权利要求书的修改主要包括：通过增加或变更独立权利要求的技术特征，或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征，来改变该独立权利要求请求保护的范围；增加或者删除一项或多项权利要求；修改独立权利要求，使其相对于最接近的现有技术重新划界；修改从属权利要求的引用部分，改正其引用关系，或者修改从属权利要求的限定部分，以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对于上述修改，只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中，就应该允许。允许的对权利要求书的修改，包括下述各种情形：(1)在独立权利要求中增加技术特征，对独立权利要求作进一步的限定，以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改就应当被允许。(2)变更独立权利要求中的技术特征，以克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改就应当被允许。对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。例如，权利要求的技术方案中，某温度为20℃～90℃，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃～100℃，该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃～90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃，则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃～80℃或者60℃～90℃。(3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，就可允许这种修改。(4)删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷，这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。(6)修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。(7)修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例，这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此是允许的。上面对权利要求书允许修改的几种情况作了说明，由于这些修改符合专利法第三十三条的规定，因而是允许的。但经过上述修改后的权利要求书是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定，还有待审查员对其进行继续审查。对于答复审查意见通知书时所作的修改，审查员要判断修改后的权利要求书是否已克服了审查意见通知书所指出的缺陷，这样的修改是否造成了新出现的其他缺陷；对于申请人所作出的主动修改，审查员应当判断该修改后的权利要求书是否存在不符合专利法及其实施细则规定的其他缺陷。5.2.2.2对说明书及其摘要的修改对于说明书的修改，主要有两种情况，一种是针对说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改，另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改，上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，则都是允许的。5.2.3不允许的修改作为一个原则，凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。这里所说的申请内容，是指原说明书(及其附图)和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。5.2.3.1不允许的增加不能允许的增加内容的修改，包括下述几种。(1)将某些不能从原说明书(包括附图)和／或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和／或说明书。(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图)和／或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。(4)引入原申请文件中未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果。(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。(6)补入实验数据以说明发明的有益效果，和／或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。(7)增补原说明书中未提及的附图，一般是不允许的；如果增补背景技术的附图，或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图，则应当允许。5.2.3.2不允许的改变不能允许的改变内容的修改，包括下述几种。(1)改变权利要求中的技术特征，超出了原权利要求书和说明书记载的范围。【例1】原权利要求限定了一种在一边开口的唱片套。附图中也只给出了一幅三边胶接在一起、一边开口的套子视图。如果申请人后来把权利要求修改成“至少在一边开口的套子”，而原说明书中又没有任何地方提到过“一个以上的边可以开口”，那么，这