企业知识产权风险防范(2012.7.30)

1企业生产经营中的知识产权风险与防范江苏省知识产权局张春平2012年7月知识产权制度是企业在当代政治经济（市场经济/知识经济/全球经济）环境中生存发展所必须遵守的游戏规则(企业做大做强必将面临知识产权风险)。国内外知识产权法律制度一系列与知识产权相关的国际条约引言美国“337调查”：根据1930年美国关税法第337条，美国国际贸易委员会（ITC）有权对进入美国的产品就有关专利、商标侵权的申诉进行调查，此外也开展涉及盗用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广告等内容的调查。一旦成为“337调查”的目标，ITC可以立即禁止涉案产品进口及其在美国市场销售；而如果侵权成立，被告产品甚至所在国所有同类产品均将被禁止进入美国市场。实践中，超过90%的“337调查”涉及专利侵权指控。引言引言美国“337调查”愈演愈烈2012年2月，ITC发起对用于激光打印的墨盒及组件，照相手机、平板电脑及其他手持图像捕捉和传输设备，可调节能荧光灯等三类产品的“337调查”，共涉及50家美国本土及海外企业，苹果等公司位列其中，包括上海昊群数码科技、深圳金优田照明科技有限公司和珠海中润靖杰打印机耗材有限公司等13家中国企业均被列入名单中。2012年3月初，又有2家中国企业被“337调查”，分别是浙江义乌的一家文身器材公司和广州的一家美容美发用品商行。2012年5月18日ITC对４５家公司发起“337调查”，以确定这些公司在生产带有可伸缩ＵＳＢ连接器的电子设备时是否存在专利侵权行为，其中包括中国华为技术有限公司。具体涉案产品是照相机、便携摄像机、数码录音机、ＭＰ３播放器、无线调制解调器和闪存驱动器等带有可伸缩ＵＳＢ连接器的电子设备。引言中国企业成为“337调查”重点对象近年来，中国企业屡屡遭“337调查”，案件数量亦呈上升趋势。相关数据显示，2006年至2010年，共有56起关于中国企业遭遇美国“337调查”的案例，其间案例总数就超过前20年的总和。而到2011年时，涉及中国企业的“337调查”案例达到126起之多，至此，我国已经连续10年成为遭遇美国“337调查”案件数量最多的国家。案件号产品名称被控事由337-TA-473电视游戏系统及其附件专利侵权337-TA-476收音机及其零部件注册商标侵权337-TA-477八钼酸铵专利侵权337-TA-478接地电路故障断路器专利侵权337-TA-480嵌板紧固件专利侵权337-TA-486农用拖拉机和割草机商业外观侵权337-TA-487农用车辆及其零部件注册商标侵权、商标淡化337-TA-489昔多芬专利侵权337-TA-490功放芯片和宽带调谐芯片专利侵权337-TA-492塑料包装袋专利侵权337-TA-493无汞碱性电池专利侵权337-TA-498捕虫器专利侵权337-TA-500橡胶手套注册商标侵权337-TA-506光盘控制器芯片和芯片组专利侵权2002～2006年对华337调查案件统计（34件）2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)337-TA-509计算机和服务器专利侵权337-TA-511宠物食品专利侵权337-TA-514塑料食品包装专利侵权337-TA-516光驱及其零部件专利侵权337-TA-518护耳用具专利侵权337-TA-519个人计算机，监控器及其零部件专利侵权337-TA-521稳压电路专利侵权337-TA-522标记笔注册商标侵权、商业外观侵权337-TA-525半导体装置专利侵权、侵占商业秘密337-TA-533橡胶防老剂及其制品专利侵权337-TA-536撞球杆及其自动节配件和零部件专利侵权2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)337-TA-538音频处理集成电路及其制品专利侵权337-TA-542DVD/CD播放器录音机，彩色电视接收器、显示器及其零部件专利侵权337-TA-543基带处理芯片及芯片组、传输器接收机芯片、能源控制芯片及其制品包括移动电话手机专利侵权337-TA-545强化木地板专利侵权337-TA-547个人计算机、显示器及其零部件专利侵权337-TA-551激光条码扫描器、扫描仪及其零部件、相关产品专利侵权337-TA-563便携式蓄电池及其包装专利、商标、版权337-TA-564电压调节器、零部件及相关产品专利侵权337-TA-565墨盒及其零部件专利侵权1998-2011年涉及江苏企业337调查案件情况序号企业名称涉案产品产品类别立案时间裁定结果1江苏宏宝集团小型多用工具轻工1998缺席败诉普遍排除令2常州佳尔科药业集团有限公司4雄烯二醇医药2000.12.19缺席败诉有限排除令常州华邦制药集团有限公司3江苏悦达集团农用机械机电2003.02.13双方和解4连云港对外贸易公司西地那非和含有该成分的药用盐类和产品医药2003.03.06普遍排除令中国江苏对外经济合作公司5南通华生塑料制品公司塑料袋轻工2003.05.02缺席败诉普遍排除令6江苏新科电子集团有限公司光驱芯片及芯片集机电2004.04.14有限排除令7江苏舜天有限公司塑料食品盒轻工2004.06.22普遍排除令8苏州明基有限公司彩色电视接收器和彩色显示器机电2005.03.29双方和解9常州市赛力木业有限公司复合木地板林产2005.07.29普遍排除令常州武进中鑫木业有限公司常州市东家装饰有限公司江苏洛基木业有限公司10中国码捷（苏州）科技有限公司激光条码扫描器机电2005.10.26有限排除令11无锡开普动力有限公司数码变频发电机和水泵机电2006.09.19双方和解无锡凯马动力有限公司12常州市牛塘化工厂有限公司三氯蔗糖及含有三氯蔗糖的甜味剂化工2007.05.07胜诉盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司南通化学科技有限公司连云港中土物产国际贸易有限公司缺席败诉有限排除令南京诺朗科技有限公司13江苏南京金嘉和科技实业有限公司医用放大镜医疗器械2007.08.01缺席败诉有限排除令14江苏索普集团乙酸化工2008.03.05原告撤诉15江苏邗江飞宇电子设备厂同轴电缆接头机电2008.05.30缺席败诉有限排除令16中国辉腾电子（苏州）有限公司覆铜板机电2008.11.12双方和解17江苏南通外贸医药保健品有限公司非贝类葡萄糖胺生化2009.02.27胜诉18苏州佳世达科技有限公司液晶显示器及相关零部件机电2010.10.1219苏州佳世达科技有限公司液晶显示器及相关零部件机电2010.11.2320无锡市苏盛汽车部件有限公司起动电机和发电机机电2011.01.19双方和解21江苏豪森药业股份有限公司吉西他滨和具有同样成份的产品医药2011.03.2322江苏丹阳镇威汽配有限公司雨刮器产品机电2011.11.22企业面临的知识产权环境日益严峻发达国家不断强化知识产权政策措施美、日、欧等发达国家和国际组织从自身利益出发极力在国际上推行专利审查国际化，主张建立“世界专利”。这实质上是在推行专利全球一体化，即打破专利的地域性限制，由少数几个国家负责专利审查和授权，其他国家承认其审查结果。《美国贸易法》“301条款”、《美国关税法》337条款，推行知识产权境内外保护。推动将知识产权纳入WTO，使知识产权成为WTO的三大支柱之一。引言发达国家不断强化知识产权政策措施美国专门成立知识产权执法协调员办公室。制定解决国际知识产权侵权风险的政策，强化海外知识产权执法。在驻华使馆派驻知识产权专员，最近又在上海领事馆增加知识产权官员。英国、日本、韩国等国也在驻华使馆派驻知识产权官员或派驻相关有官方背景的知识产权相关机构。知识产权已成为跨国公司在国际投资与贸易中的“杀手锏”引言13企业生产经营中的知识产权风险与防范知识产权涉及企业生产经营和发展的各个环节和各个方面。原材料及设备采购(包括软件等)、产品开发及销售、技术转让（许可）与合作、委托加工（产品开发）、招投标、进出口贸易、产品展销、企业合资以及并购和上市……商标（商号）、专利、版权（软件）、商业秘密……14原材料（配件）、设备采购环节中的知识产权风险与防范风险采购的材料、设备或配件是侵权产品（供货方不是相关知识产权权利人或合法使用人包括是否有相关依存专利）从境外采购的合法产品在本国或其他国家使用、销售行为侵犯他人知识产权（平行进口风险，知识产权的地域性及其权利用尽）企业生产经营中的知识产权风险与防范“LUX力士”案荷兰联合利华公司享有“LUX”及“LUX力士”商标的专有权。上海利华有限公司通过与荷兰联合利华公司的合同约定享有“LUX”及“LUX力士”商标在中国地区的独占使用权，生产“力士”(LUX)品牌系列产品，并在中国消费者中获得了好评。但东南亚金融危机以来，我国周边国家的“LUX”产品因成本、价格便宜，纷纷通过各种渠道涌入中国市场。1999年6月7日，中国佛山海关依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》扣留了广州进出口贸易公司(被告)申报进口的一批泰国产“LUX”香皂。同月，上海利华以广州进出口贸易公司在未经商标持有人许可的情况下进口、销售泰国产的“LUX”香皂，侵犯了该公司“LUX”及“LUX力士”商标独占许可使用权为由，向广州市中级人民法院提起诉讼。经法庭调查，荷兰联合利华有限公司(许可方)与原告(被许可方)签订独占许可使用合同，其中约定“如果发现任何侵犯本协议授予的权利的行为，接受方有权对任何侵犯该种权利的侵权人采取法律措施(包括诉讼)或其他接受方认为适当的行为;协议有效期两年，自订立之日起生效”。法院认为原告是“LUX”商标及“LUX力士”商标在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)的独占许可使用人，其对上述商标独占使用的权利受到法律保护，被告进口的“LUX”牌香皂侵犯了原告的独占使用权。“米其林轮胎案”2009年4月24日，湖南省长沙市中级人民法院当庭审理宣判了一起特殊的知识产权案件。原告是以生产轮胎闻名的世界500强企业--法国米其林集团，被告是长沙市销售轮胎的两个个体工商户。2008年4月，原告发现被告经营销售侵犯原告注册商标专用权的产品，特向法院提起诉讼，请求被告赔偿经济损失10万元。被告则认为，其销售的轮胎为原告在日本的工厂生产的正品，且该产品系被告合法取得，并没有侵犯原告的商标专用权。法院一审判决被告停止侵权并赔偿原告经济损失5000元人民币。17原材料（配件）、设备采购环节中的知识产权风险与防范防范弄清采购的产品是否涉及知识产权，供方是否权利人或合法使用(包括是否有相关依存专利)弄清境外采购的产品在本国或其他相关国家是否有相应知识产权保护及其权利人或被许可人与供货方签订的采购合同中明确约定知识产权侵权赔偿责任；涉及平行进口的，应与权利人明确约定在有关国家和地区不侵犯其知识产权的条款企业生产经营中的知识产权风险与防范18新产品开发环节中的知识产权风险与防范风险落入他人专利保护范围新技术或产品在申请专利前被公开(丧失新颖性)申请的专利轻易被无效或权利要求保护范围过窄员工跳槽带走企业商业秘密或私自将相关技术成果申请专利企业生产经营中的知识产权风险与防范19新产品开发环节中的知识产权风险与防范防范检索专利文献(包括尚未进入国家阶段的PCT申请或未超过优先权期限的外国专利)分析有无规避专利侵权的技术路线或对有关专利提出无效利用专利信息提高研发起点，将创新成果及时形成相应知识产权（采取保密措施、把握好专利申请时机及时申请专利）培养专利工程师，配合技术研发人员及专利代理人写好专利申请文件(建立专利工程师参与研发的工作机制）与涉密人员签订保密协议，加强技术研讨会核心内容及研究实验成果的保密（建立相关会议纪要及研究实验记录制度）保密费？竞业限制补偿金明确职务研究成果的知识产权归属（建立职务发明成果归属及奖励制度）企业生产经营中的知识产权风险与防范20产品销售环节中的知识产权风险与防范风险新产品进入市场面临知识产权侵权指控产品参加展会或发布广告、产品宣传册（许诺销售）被控侵权销售人员跳槽带走企业客户资料及营销策略等专利产品