答复审查意见

在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。如果专利代理人和申请人能针对审查意见通知书撰写出令人信服的意见陈述书，并修改出合格的申请文件，则申请就有可能在较短的时间内被授权，大大缩短了实质审查程序；相反，提交的意见陈述书未对审查意见通知书作出满意的答复，就势必加长实质审查程序，甚至会使有可能取得专利的申请导致驳回的结果。因此，如何答复审查意见通知书是专利代理人的一项基本功，对于专利代理人和申请人来说应当通过实践积累经验，加以提高。一审查意见通知书简介实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书。第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授予专利权的发明专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。通常对于有授权前景的发明专利申请，第一次审查意见通知书在全面审查基础上指出专利申请文件存在的所有缺陷；而对于无授权前景的专利申请，第一次审查意见陈述书将充分论述该专利申请不能授予专利权的理由。由此可知，第一次审查意见通知书通常在审查意见通知书中最重要且内容最多。再次审查意见通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的，往往是对第一次审查意见通知书的补充，由再次审查意见通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。审查意见通知书由标准表格（通常又称作通知书扉页）和审查意见通知书正文两部分组成。在标准表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等，其中第一次审查意见通知书的标准表格中还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。在审查意见通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题，必要时还给出专利申请文件的修改建议。审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见可分为三大类。第一类是专利申请文件仅存在形式缺陷，这类专利申请明显有授权前景，通常只要按审查意见通知书对权利要求书和/或说明书进行修改就可授予专利权，以下简称肯定性结论意见。第二类是专利申请存在着不可克服的实质性缺陷，这类专利申请无授权前景，如果意见陈述书没有足够理由来改变审查员的观点，该专利申请将被驳回，以下简称否定性结论意见。第三类是该专利申请存在着实质性缺陷，需要根据专利申请的修改来确定其是否已消除这类缺陷，或者审查员对该专利申请的内容尚无把握的情况，通常此时将根据申请人在意见陈述书中所陈述的意见是否有说服力以及修改后的申请文件是否已克服缺陷确定可否授予发明专利权，以下简称不定性结论意见。2.专利代理人在答复审查意见通知书时的主要工作专利代理人从收到审查意见通知书到在指定期限内提交意见陈述书和/或修改专利申请文件这一段时间内的专利代理工作主要包括下述几项：阅读审查意见通知书、对审查意见通知书及其引用证据的分析、向委托人转达审查意见、专利申请文件的修改和撰写意见陈述书。(1)阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书时，专利代理人应当从下述三个方面去理解审查意见。(i)明确审查员实质审查后对该申请的总体倾向性意见。前面已经指出审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见分成肯定性、否定性和不定性三类结论意见。因而，通过阅读审查意见通知书应当明确该审查意见通知书究竟属于哪一类，以便对不同类审查意见通知书采取不同的处理办法。通常在阅读审查意见通知书时可从三个方面去了解该总体倾向性意见。首先从标准表格中第七栏（第一次审查意见通知书）或第六栏（再次审查意见通知书）中作出的选择来了解，其中第一个框相当于肯定性结论意见，第二个框相当于不定性结论意见，第三个框相当于否定性结论意见。其次可根据审查意见通知书正文内容判断：如果审查意见通知书中仅指出实质性缺陷而未对申请文件作全面审查，由此未指出申请文件所存在的全部缺陷，通常这就意味着该专利申请的前景很可能被驳回；如果审查意见通知书既指出申请文件的实质性缺陷，又同时指出申请的形式缺陷，即指出申请文件的所有缺陷，则该倾向性结论意见通常应为不定性结论意见；如果审查意见通知书中仅指出申请文件的形式缺陷，甚至给出具体的修改建议，则属于肯定性结论意见。此外，审查意见通知书多半在正文结尾部分还会给出比标准表格第七栏或第六栏中更具体、更明确的倾向性结论意见。(ii)阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上。由于申请文件存在实质性缺陷将会导致专利申请被驳回，对专利申请能否授权的前景起决定性作用，因而在阅读审查意见通知书时应当十分重视所指出的实质性缺陷。此外，根据专利法第五十六条的规定，权利要求书是确定发明（包括实用新型）专利保护范围的主要依据，国家知识产权局专利局实质审查时的主要审查对象是权利要求书，因而应当将对权利要求书的评价作为阅读审查意见通知书的重点。审查员除了在标准表格第六栏（第一次审查通知书）或第五栏（再次审查意见通知书）中给出对权利要求书和说明书的结论性意见外，在审查意见通知书正文部分对上述结论性意见逐条进行了具体分析，因而在阅读这部分时不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据（如评价权利要求无新颖性、创造性时所引用的对比文件）。需要说明的是，如果在审查意见通知书中对某个从属权利要求并未指出其实质性缺陷，在这种情况下很可能是一种暗示：将此权利要求限定部分的技术特征补充到引用的权利要求中并将其改写成新的独立权利要求，就有可能取得专利保护。(iii)将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。为加快实质审查，除准备驳回的申请案，在第一次审查意见通知书中会对所有权利要求逐项进行评价分析，还会在该通知书正文中指出权利要求书所存在的形式缺陷以及说明书所存在的全部问题。专利代理人在阅读审查意见通知书时应当将通知书中所指出的全部问题进行整理，加以归纳，最好列表；并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由，以便向委托人转达。此外，为避免在答复审查意见通知书时出现遗漏，可以在按照委托人的意见答复审查意见和修改申请文件时借助该所归纳、整理的问题表逐一核对，以保证在意见陈述中对审查意见通知书中指出的所有问题作出答复。(2)对审查意见通知书及其引用证据的分析对于上述第一类肯定性结论意见的审查意见通知书来说，其涉及的问题基本上属于申请文件的形式缺陷，通常只需要针对通知书中指出的缺陷修改申请文件就可。但对于上述第二类否定性结论意见和第三类不定式结论意见的通知书，则需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便在下一步转达审查意见时告知委托人，并能提出合理的建议。目前，一部分审查意见通知书在指出申请文件存在缺陷时论述得比较具体，此时只需要考虑通知书中的意见是否正确合理。但是，在不少审查意见通知书中仅仅笼统地指出其所存在的缺陷，而未具体说明理由，对于这种情况一定要结合申请文件本身的内容来理解通知书中指出的缺陷到底是什么原因造成的。例如，审查意见通知书指出申请文件中的权利要求未以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定，这可能有多种情况，一种是权利要求保护范围过宽，从而与说明书中给出的具体实施方式或实施例不相适应，另一种是指权利要求的技术方案未记载在说明书中，还有一种可能是将独立权利要求缺少必要技术特征或者权利要求未清楚限定发明的缺陷归属于权利要求未以说明书为依据，因此应结合申请文件的内容来判断通知书中所指出的缺陷属于哪一种情况。若通过分析尚不能理解通知书中指出缺陷的真实含义，最好能以电话方式请教一下审查员，以便能向委托人转达通知书的正确含义。对于审查意见通知书中引用对比文件指出权利要求不具备新颖性、创造性的情况，则应当结合对比文件所披露的内容来理解审查意见通知书所作的具体分析，不仅要将通知书中列出的对比文件逐篇与本申请进行对比分析，还要将这些对比文件结合起来与本申请进行对比分析，尤其要将它们结合起来与通知书认为无新颖性、创造性的权利要求的技术方案进行对比分析（有关如何进行分析可参见稍后部分所作进一步说明），在此基础上考虑有无可商讨的余地，以便在下一步转达审查意见时告知委托人。在上述正确理解审查意见通知书具体意见的基础上，应初步考虑一下可否通过修改申请文件来克服通知书中所指出的缺陷，以便在转达审查意见时告知委托人按照什么方向修改专利申请文件可为专利申请争取到比较有利的结果。(3)向委托人转达审查意见在正确理解审查意见后，就应当尽快向委托人转达该审查意见。对于肯定性结论意见的情况，在转达时可告知委托人通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷，不会影响到专利保护范围，通常应当按照通知书的要求作出修改。如果委托人不同意，认为这样的修改有可能导致缩小保护范围，应慎重考虑委托人的意见。此时若委托人的说法的确有道理，应帮助委托人作积极的争取；但多半情况是委托人对专利法及其有关知识不太了解，应当说服委托人最好按照审查意见修改申请文件，若委托人仍然坚持己见，就应当按照委托人意见办，不过需告知委托人这样做可能会出现不利后果（如拖长审批程序等）。对于否定性结论意见的情况，通过对审查意见通知书（包括申请文件的内容和引用的对比文件）的仔细分析可能会出现四种情况：完全同意审查意见、基本同意审查意见、审查意见可以商榷和不同意审查意见。第一种情况是认为通知书的意见正确，该专利申请的确不符合专利法的规定，无授权前景，此时仅需要向委托人转达审查意见，为帮助委托人理解可以对审查意见作些具体补充说明，由委托人自行决定如何处理，千万不要向委托人提出一些不妥当的建议，至多告知委托人若不同意上述审查意见时需要提出足够的、有说服力的理由。第二种情况是认为通知书所指出的实质性缺陷有一定道理，但通过修改申请文件能克服所指出的实质性缺陷，在这种情况下除了向委托人转达审查意见并对审查意见作补充说明外，还应当向委托人指出申请文件的修改方向，供委托人修改参考，在此同时还应当要求委托人在修改申请文件后从技术角度提供其所作修改可消除通知书指出的实质性缺陷的理由，以便答复时能说服审查员。第三种情况认为审查意见中提出的实质性缺陷是否存在值得商榷，也就是说认为审查意见通知书中所论述的申请文件存在实质性缺陷的全部或部分理由并不充分，有可能通过争辩改变审查员的观点。在这种情况下，应当向委托人说明存在这种可能，但对此并没有足够的把握。如果通过争辩取得成功，则专利申请有可能在一定程度上取得保护；但是若此时的争辩不能说服审查员而又未及时修改专利申请文件，则有可能会招致驳回专利申请，至少会延长审批程序。从而，请委托人确定如何作出答复。第四种情况是认为通知书中指出的实质性缺陷实际上并不存在（例如通知书中认为该申请可享受优先权而错误地引用了优先权日和申请日之间公开的外国专利文件来否定该申请的新颖性和/或创造性时），对于这种情况，在转达审查意见时应向委托人详细说明专利代理人自己的观点和具体分析意见，以供委托人在确定本申请案后续处理方案时与通知书中的意见作对比，从而作出合理的决断。需要说明的是，采用第四种转达意见方式时应当十分慎重，通常只有在十分有把握确认审查意见错误的情况下才提出，否则应当按照前面提到的第三种情况来对待。对于不定式结论意见的情况，通过对审查意见通知书（包括申请文件的内容和引用的对比文件）的仔细分析,可能出现三种情况：同意或基本同意审查意见、审查意见可以商榷、不同意审查意见。在向委托人转达审查意见时，采取的作法总体上与否定性结论意见情况相近，但又不完全相同。对于完全同意或基本同意审查意见通知书中指出的实质性缺陷的情况，除了转达审查意见和对审查意见作补充说明外，还向委托人指出申请文件的修改方向，希望委托人参考审查意见对申请文件进行修改，并说明修改的申请文件如何消除了通知书所指出的实质性缺陷，其中对基本同意审查意见的情况还应告知委托人，若按照审查意见修改会导致保